Анна Рабец

Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы

Рецензенты:

A. П. Сергеев, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

B. В. Ровный, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского права Юридического института Иркутского государственного университета;

А. С. Шевченко, кандидат юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского права Юридического института Дальневосточного государственного университета

© Рабец А. П., 2003

© Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003

Уважаемый читатель!

Серия книг «Теория и практика гражданского права и гражданского процесса», основанная Издательством «Юридический центр Пресс», пополнилась еще одним трудом – монографией А. П. Рабец «Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы».

В монографии комплексно исследуются проблемы правовой охраны товарных знаков в России на современном этапе. Особое внимание уделено вопросам, мало исследованным в научной литературе: содержанию, природе и пределам субъективного гражданского права на товарный знак; основаниям для отказа в регистрации товарного знака; соотношению товарных знаков со сходными объектами интеллектуальной собственности и иными обозначениями, принадлежащими к средствам индивидуализации и маркировки товаров; формам распоряжения товарным знаком и др.

До начала 90-х годов ХХ в. проблемам, связанным с товарными знаками, практически не уделялось внимания ни в законодательстве, ни в юридической науке. Остро стоял и вопрос использования знаков в количественном аспекте. Такая ситуация объяснялась главным образом причинами экономического характера: административной системой экономики, монополизацией государственной собственности, отсутствием конкуренции и частного предпринимательства.

С переходом к частной собственности и рыночной экономике положение изменилось, возросла заинтересованность изготовителей продукции в средствах индивидуализации производимых товаров, используемых в борьбе за потребительский рынок. Соответственно, возросла и актуальность проблематики правовой охраны товарных знаков, которая, в частности, предопределила теоретическую и практическую направленность работы автора.

Целью монографии А. П. Рабец является комплексное исследование правовых проблем охраны товарных знаков в РФ с учетом правоприменительной практики, выявление общих закономерностей, присущих институту средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, а также выработка предложений по совершенствованию законодательства в рассматриваемой области.

В работе анализируется практика Роспатента, арбитражных судов, антимонопольных органов, предложена и ее критическая оценка. Кроме того, в монографии дана характеристика нового Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”», отмечены его положительные и отрицательные моменты; говорится о целесообразности внесения изменений в основной законодательный акт, посвященный данной проблематике, после принятия четвертой части ГК РФ «Исключительные права».

Монография рассчитана на широкий круг читателей: специалистов в области интеллектуальной собственности, практикующих юристов, студентов и преподавателей юридических вузов.

В данной книге подробно исследуются вопросы понятия и сущности товарного знака, возникновения и прекращения права на товарный знак, содержание товарного знака.

Большое внимание в данном труде уделено отличию товарных знаков от сходных объектов интеллектуальной собственности: фирменных наименований, наименований мест происхождения товаров, промышленных образцов, объектов авторского права, сертификационных знаков, наименований доменов, производственных марок и клейм.

Надеемся, что предлагаемая книга окажет существенную помощь в решении непростых вопросов правовой охраны товарного знака и проблем, возникающих в связи с применением товарных знаков в РФ.

Редакционная коллегия

Январь 2003 г.

Предисловие

В настоящее время в Российской Федерации все более важное значение приобретают такие средства идентификации, как товарные знаки. С. И. Раевич отмечал, что «право на товарный знак является наиболее счастливым из всех видов исключительных прав: оно завоевывает себе признание в истории по общему правилу раньше, чем другие виды исключительных прав; ему предоставляют … столь длительный срок действия, какого другие виды этих прав не могут добиться и в результате длительной борьбы».[1] Отмеченную специфику товарных знаков можно объяснить тем, что данное обозначение имеет ценность не само по себе, а в связи с определенными товарами, идентификации которых оно служит.

До начала 90-х годов ХХ в. проблемам, связанным с товарными знаками, практически не уделялось внимания ни в законодательстве, ни в юридической науке. Остро стоял и вопрос использования знаков в количественном аспекте. Так, к концу 70-х годов прошлого столетия зарегистрированные товарные знаки имели менее 10 % предприятий и организаций СССР.[2] Данная ситуация объяснялась главным образом причинами экономического характера: административной системой экономики, монополизацией государственной собственности, отсутствием конкуренции и частного предпринимательства.

С переходом к частной собственности и рыночной экономике положение изменилось, так как сразу возросла заинтересованность изготовителей продукции в средствах индивидуализации производимых товаров, используемых в борьбе за потребительский рынок. Изменение роли товарных знаков в экономическом обороте видно по возрастающему количеству подаваемых заявок. Если в 1980–1990 гг. ежегодное число заявок на регистрацию товарных знаков колебалось от 3 до 7 тыс., то в последующий период эти цифры увеличились до 23–30 тыс.[3]

Значимость рассматриваемого объекта промышленной собственности обусловлена функциями, выполняемыми товарными знаками в коммерческом обороте. Заметим, что в правовой литературе нет единого мнения относительно количества функций товарного знака.[4] Однако в отношении основных функций рассматриваемого обозначения позиции исследователей совпадают.[5] При этом четкой грани между указанными функциями провести нельзя – они имеют экономическое значение и взаимно дополняют друг друга. В качестве важнейшей функции товарного знака можно выделить функцию индивидуализации. Цель товарного знака – идентифицировать путем легко распознаваемых и запоминающихся внешних признаков товар, выпускаемый или продаваемый конкретным предпринимателем. Кроме того, наносимый на товары знак выполняет на рынке функцию гарантирования качества товара, способствуя расширению клиентуры производителя. Наконец, всевозрастающее значение приобретает использование товарных знаков в рекламировании товаров. «Знак, используемый вне товара и на самом товаре, приобретает значение мощного средства рекламы как наиболее простой и впечатляющий фактор психического воздействия на покупателей».[6] В свою очередь немаркированные изделия остаются анонимными, что затрудняет их рекламирование.

Названные функции знака определяют его экономическое значение для предпринимателей и роль на рынке. Индивидуализируя товар конкретного изготовителя, гарантируя качество и рекламируя изделия, товарный знак выступает одним из важнейших факторов повышения рыночного спроса на продукцию определенного производителя, что открывает возможности для увеличения объемов производства и получения дополнительной прибыли.[7]

В современный период отношения, связанные с товарными знаками, имеют довольно подробную законодательную регламентацию. Вместе с тем Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г.,[8] возглавляющий систему правового регулирования рассматриваемых отношений, был принят почти десять лет назад. Поэтому возникла необходимость в дополнении, пересмотре и уточнении ряда положений указанного документа в связи с постоянным развитием общественных отношений в сфере товарных знаков, а также с учетом присоединения России к ряду международных конвенций. Кроме того, намерение страны вступить во Всемирную торговую организацию требовало приведения российского законодательства в соответствие с положениями Соглашения по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS). В этой связи Государственной Думой 13 ноября 2002 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”»,[9] внесший кардинальные коррективы в действующее законодательство о товарных знаках.

Вместе с тем при участившихся коллизиях между товарными знаками и сходными объектами интеллектуальной собственности необходимо обновление законодательства в сфере фирменных наименований, знаков соответствия и т. д., а также четкая регламентация правового режима наименований доменов. Без принятия подобных мер по совершенствованию законодательства в сфере товарных знаков механизм защиты прав владельцев знаков не будет обладать достаточной эффективностью.

Существенный шаг в деле упорядочения правовой охраны товарных знаков будет сделан в случае принятия четвертой части ГК РФ «Исключительные права». Так как сегодня развитие законодательства об интеллектуальной собственности отличается нескоординированностью, то существует объективная потребность закрепления в ГК РФ общих принципов правового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, сохранив тем самым возможность для дальнейшего теоретического и законодательного развития (в том числе путем совершенствования специального законодательства). В этом смысле итоговый проект части четвертой ГК РФ (раздел VII «Интеллектуальная собственность») от 8 июня 2002 г. представляется в основном соответствующим современным реалиям.[10]

Актуальность исследования определяется еще и тем, что происходит дальнейшая коммерциализация права на товарный знак, а именно: возрастает коммерческая стоимость товарных знаков, появляются новые возможности их использования и распоряжения ими.

Наконец, права на товарные знаки подвергаются сейчас нарушениям намного чаще, чем другие виды исключительных прав. Нарушения в указанной области приобрели не только качественно новые масштабы, но и разнообразные формы. Между тем незаконное использование чужого товарного знака не только причиняет ущерб правам и законным интересам правообладателя, но и является посягательством на «публичный интерес и потребителя, поскольку такое использование знака есть акт недобросовестной конкуренции, запрещенной законом».[11] Отмеченное требует нового подхода к оценке использования товарного знака и возможностей по его распоряжению, а также к выбору средств и способов защиты права на товарный знак.

Все вышесказанное предопределило теоретическую и практическую направленность данной работы, целью которой являются комплексное исследование правовых проблем охраны товарных знаков в РФ с учетом правоприменительной практики, выявление общих закономерностей, присущих институту средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, а также выработка предложений по совершенствованию законодательства в рассматриваемой области. Конечной целью проведенного анализа является обоснование ряда теоретических выводов, которые, по нашему мнению, могут стать основой для дальнейших научных разработок, а также учитываться при внесении изменений и дополнений в нормативные акты в области товарных знаков.

В структурном плане монография состоит из пяти основных глав. В первой главе работы исследуются особенности правовой системы РФ применительно к товарным знакам на современном этапе, а кроме того, освещена история становления отечественного законодательства по товарным знакам. Во второй главе рассматривается понятие, правовая природа, критерии охраноспособности товарных знаков, содержится классификация указанных обозначений по различным основаниям. В данной главе выделены черты, отличающие товарные знаки от сходных объектов интеллектуальной собственности, а также от иных обозначений, принадлежащих к средствам идентификации или маркировки товаров (наименований доменов, знаков соответствия и др.), сделаны выводы о существовании точек соприкосновения между различными институтами права интеллектуальной собственности. В третьей главе речь идет об основаниях возникновения и прекращения права на товарный знак, основаниях для отказа в регистрации товарного знака и о правовых аспектах процедуры регистрации обозначений. При этом основной акцент сделан на рассмотрении тех возможных изменений, которые было бы целесообразно закрепить в российском законодательстве с целью повышения эффективности правовой охраны товарных знаков. Четвертая глава посвящена исследованию юридических возможностей, предоставленных обладателю права на товарный знак законодательством. Анализируются природа, содержание и пределы субъективного права на товарный знак, рассматриваются правовые вопросы использования товарных знаков и формы распоряжения указанными объектами промышленной собственности. Наконец, работа завершается рассмотрением особенностей защиты права на товарный знак (пятая глава).

Таким образом, предметом исследования являются правовой режим товарного знака как объекта интеллектуальной собственности, соотношение товарного знака со смежными объектами, а также правовые проблемы, возникающие в процессе регистрации и использования рассматриваемых обозначений в коммерческом обороте.

В работе анализируется практика Роспатента, арбитражных судов, антимонопольных органов, предложена ее критическая оценка. Кроме того, в монографии дана характеристика нового Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”», отмечены его положительные и отрицательные моменты.

Глава 1

Российское законодательство о товарных знаках: общая характеристика

1.1. Развитие отечественного законодательства о товарных знаках

В процессе становления отечественного законодательства о товарных знаках можно условно выделить несколько самостоятельных этапов, каждый из которых отличается определенным подходом законодателя к регулированию отношений в области товарных знаков.

Первый этап представляет собой формирование дореволюционного законодательства по товарным знакам. Впервые указание на средство обозначения товаров (клеймо) в законодательстве России встречается в Новоторговом уставе XVII в., изданном при царе Алексее Михайловиче. Согласно этому документу клеймо ставилось в таможне и свидетельствовало об уплате пошлины, выполняя функцию своеобразной гербовой марки. Позднее с целью поощрения отечественных производителей Петр I разрешал некоторым из них на какой-то период не клеймить свои товары и тем самым освобождал их от пошлины. Такая мера не только приносила пользу, но и имела негативные последствия, ибо значительное количество товаров русских фабрик оставалось не клейменным. Кроме того, клеймо в указанный период не выполняло функции обозначения производственной принадлежности товаров. Выделение товарного знака из общего понятия клейма началось в 1744 г., когда по предложению Мануфактур-коллегии был издан первый русский правительственный Указ об обязательном клеймении всех русских товаров особыми фабричными знаками, чтобы можно было отличить их друг от друга.[12]

Более точные правила о клеймении были разработаны в Законе 1830 г. «О товарных клеймах». Этот документ обязал владельцев шляпных, суконных и других фабрик иметь прочные клейма. За подделку чужого товарного клейма предусматривалось уголовное наказание. В Законе 1830 г. определялись также виды товаров, не подлежащие клеймению. Однако четкого определения товарного клейма, оснований возникновения прав на него, а также правомочий владельца клейма данный акт не содержал.

В 1896 г. был принят новый Закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)», в соответствии с которым товарный знак приобрел самостоятельное значение как средство индивидуализации продукции конкретных товаропроизводителей, окончательно выделившись из массы клейм. Закон 1896 г. содержал понятие товарного знака (ст. 1). Право на товарный знак в соответствии с указанным документом возникало на основе его регистрации в Министерстве торговли и промышленности, которое вело реестр регистрируемых обозначений.[13] Если же товарный знак состоял исключительно из обозначения имени владельца предприятия или названия фирмы, право на него возникало без особой регистрации. Использование знака признавалось правом, а не обязанностью лица, кроме случаев, специально оговоренных Законом в ст. 2 (обязательная маркировка водочных изделий, изделий из золота, серебра и пр.). В соответствии с Законом «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» субъектами права на товарный знак, кроме фабрикантов и заводчиков, являлись все производители, т. е. кустари, ремесленники и т. д.[14] Право на товарный знак могло быть передано другому лицу, но не иначе как в случае отчуждения или сдачи в аренду самого предприятия с сохранением фирмы. Владелец товарного знака приобретал исключительное право на использование обозначения сроком от года до 10 лет со дня выдачи свидетельства.

Как видно, Закон 1896 г. являлся более прогрессивным по сравнению с Законом 1830 г. и вполне соответствовал торгово-промышленным отношениям развивающегося капиталистического государства. Многие его положения нашли отклик и в современном российском законодательстве о товарных знаках (возникновение права на товарный знак на основе его регистрации в компетентном органе; осуществление передачи права на знак под контролем государства в лице соответствующего ведомства и т. д.).

Послереволюционные нормативные акты по товарным знакам, принятые в 20–40-е годы, можно отнести ко второму этапу становления отечественного законодательства, регламентирующего охрану товарных знаков.

Первым актом, касающимся товарных знаков, был Декрет СНК РСФСР «О пошлине на товарные знаки» от 15 августа 1918 г.[15] Этот документ предполагал продолжающееся действие дореволюционного законодательства в сфере товарных знаков и был издан лишь в дополнение прежних нормативных актов. В Декрете содержались указания относительно размера и порядка уплаты пошлины на товарные знаки. Кроме того, согласно данному акту, все свидетельства, выданные в дореволюционной России как отечественным, так и иностранным предприятиям, следовало зарегистрировать в Народном Комиссариате торговли и промышленности. В свою очередь незарегистрированные свидетельства впредь считались недействительными.

17 июля 1919 г. было опубликовано постановление ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий»,[16] которое запретило государственным предприятиям использовать знаки, принадлежащие предприятиям до их национализации. Согласно указанному постановлению обозначения, вводимые взамен прежних, имели сугубо справочный характер, отличались простотой выражения, непременно содержали наименование предприятия, вышестоящего отдела, главка ВСНХ и изображение герба республики. Безусловно, подобные знаки были лишены товарного содержания и имели не большее значение, чем клеймо. Объяснить подобное можно тем, что в годы «военного коммунизма» товаров производилось мало и они тщательно распределялись. Следовательно, в данный период отсутствовала нужда в товарном знаке как средстве различия однородной продукции разных производителей. Как видно, после установления советской власти вместе с национализацией частных предприятий и коренной перестройкой экономики страны произошло нарушение знаковой системы отечественной промышленности. Но уже в 20-е годы правительство обратило внимание на растущую необходимость введения новых товарных знаков и строгого порядка их регистрации.

Переход к нэпу стимулировал развитие товарных отношений в стране. Поэтому именно тогда появились первые наиболее полные нормативные акты о товарных знаках послереволюционного периода. Основным документом, затронувшим широкий круг вопросов, связанных с товарными знаками, явился Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках» от 10 ноября 1922 г.[17] Декрет определил, что промышленные и торговые предприятия, как государственные, так и частные, могут отмечать внешним знаком свои товары при их выпуске или сбыте и единолично пользоваться им для отличия своей продукции от всей прочей. Декрет допускал, что юридическое лицо могло являться субъектом права на несколько товарных знаков. Указанный документ не устанавливал единого способа выражения товарных знаков, допуская в их качестве клеймо, тавро, ярлык и т. д. Кроме того, Декрет 1922 г. не требовал обязательного клеймения товаров производителями и продавцами. Следовательно, обозначение продукции товарным знаком являлось правом, а не обязанностью. Необходимым клеймение признавалось лишь там, где это диктовалось особыми условиями, например, в области здравоохранения и т. д.

Допуская произвольную форму выражения товарных знаков, характеризуемый нормативный акт определял ряд условий, касающихся их содержания. Прежде всего вводилось требование непременного указания в товарном знаке названия предприятия (ст. 3 Декрета). Одновременно запрещалось использовать знаки, содержащие название фирмы или наименование товара и принадлежащие другим юридическим лицам. Кроме того, законодательство предусматривало ряд ограничений, вытекающих из природы знака. Так, не признавались товарными знаки, не обладающие различительной способностью. Декрет от 10 ноября 1922 г. запрещал также пользоваться знаками, недостаточно отличающимися от уже зарегистрированных обозначений (п. «а» ст. 4), знаками, содержащими ложные или способные ввести в заблуждение сведения (п. «г» ст. 4) и т. д. Таким образом, данный документ содержал указание на критерии охраноспособности товарного знака.

Указанный Декрет регламентировал и вопросы, касающиеся защиты права на товарный знак. Владелец зарегистрированного знака в случае нарушения его права мог требовать прекращения пользования оспариваемым знаком, уничтожения незаконно проставленных знаков, а также возмещения причиненных убытков на общем основании. Незаконное использование чужого знака влекло условное наказание (ст. 8). Декретом от 10 ноября 1922 г. вводилась обязательная государственная регистрация товарных знаков, возложенная на Комитет по делам изобретений при ВСНХ. Товарный знак, не зарегистрированный в установленном порядке, не мог быть объектом исключительного права.[18]

Несколько позднее законодательство установило еще одно ограничение, вытекающее из интересов государства. Постановлением СНК СССР «О товарных знаках» от 18 июля 1923 г.[19] было запрещено кому бы то ни было пользоваться товарными знаками, принадлежавшими прежним владельцам национализированных предприятий. Запрещение вступало в силу с 1 марта 1924 г., а до этого срока такие знаки позволялось применять лишь национализированным предприятиям с тем условием, чтобы в товарный знак было включено указание на принадлежность данного предприятия государству.

Вопрос о запрещении старых знаков национализированных предприятий явился предметом горячих споров в ведомствах и в печати. Высказывалось мнение, что, исходя из соображений исключительно практических, учитывая малограмотность значительной части населения, в силу традиций и привычки потребителей к маркам старых владельцев национализированных предприятий, запрещать пользоваться прежними знаками нецелесообразно. Однако такие доводы были признаны несостоятельными, поскольку пользование старыми знаками могло ввести в заблуждение как относительно владельца предприятия, так и относительно возможного качества товаров и нанести ущерб интересам товарного оборота в целом.[20] Законодатель считал, что советские предприятия должны были создавать свои товарные знаки и с их помощью привлекать потребителя к собственной продукции.

12 февраля 1926 г. ЦИК СССР издал новое постановление «О товарных знаках»,[21] развивающее и конкретизирующее Декрет от 10 ноября 1922 г. Однако принципиальных изменений в вопросы, касающиеся правовой охраны товарных знаков, оно не внесло, так как основной целью принятия Постановления была необходимость единообразного регулирования отношений по товарным знакам на всей территории страны в связи с образованием СССР. Стоит подчеркнуть, что Декрет от 10 ноября 1922 г. и Постановление от 12 февраля 1926 г. были направлены на регулирование рыночных отношений, а потому воспроизводили многие нормы Закона 1896 г.[22]

Рост импорта продукции, появление большого количества товаров народного потребления в 30-е годы прошлого века вызвали необходимость приведения законодательства о товарных знаках в соответствие с изменившимися условиями. Поэтому 7 марта 1936 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О производственных марках и товарных знаках».[23] В целях усиления ответственности предприятий за качество выпускаемых изделий и обеспечения покупателю возможности выбора продукции хорошо зарекомендовавших себя производителей Постановление устанавливало, что впредь все государственные предприятия, предприятия общественных организаций, артели промысловой кооперации и кооперации инвалидов обязаны снабжать все выпускаемые ими изделия производственными марками, содержащими наименование предприятия, указания на его местонахождение, наименование народного комиссариата центрального управления, кооперативного центра, а также сорт товара и номер стандарта. Кроме того, предприятия в целях отличия выпускаемых ими изделий вправе были снабжать их постоянными оригинально оформленными отличительными знаками (товарными знаками).

Согласно Постановлению наличие товарного знака не освобождало предприятие от необходимости снабжать выпускаемую продукцию производственной маркой. Таким образом, впервые в нашей стране было введено обязательное клеймение товаров производственными марками. Право же на использование товарных знаков предусматривалось как факультативное. Однако имело место и обязательное использование товарных знаков для некоторых видов товаров, что устанавливалось Народным комиссариатом внешней торговли, Народным комиссариатом тяжелой промышленности, Народным комиссариатом здравоохранения.[24] Постановлением «О производственных марках и товарных знаках» был изменен и порядок регистрации товарных знаков. Регистрация знаков возлагалась на соответствующий комиссариат, который выдавал свидетельство на исключительное пользование товарным знаком (свидетельство выдавалось на срок, указанный заявителем, и не ограничивалось каким-либо предельным периодом времени).

Подобная децентрализация регистрации знаков по ряду министерств просуществовала недолго. В 1940 г. регистрация заявляемых обозначений в соответствии с Постановлением СНК СССР от 4 марта 1940 г.[25] вновь была возложена на одно ведомство, которым стал Народный комиссариат торговли СССР, а с 1959 г. – Государственный комитет по делам изобретений и открытий.[26]

Нужно отметить, что нормативные акты 20–40-х годов послужили основой для документов, принятых в сфере товарных знаков в 60–80-е годы ХХ в. (третий этап процесса становления законодательства о товарных знаках). Так, 15 мая 1962 г. Совет Министров СССР принял специальное постановление «О товарных знаках»,[27] в котором были переработаны и дополнены все ранее изданные по этому вопросу декреты и иные акты. В соответствии с указанным Постановлением 23 июня 1962 г. Комитет по делам изобретений и открытий утвердил Положение о товарных знаках.[28] Характерной чертой этих нормативных актов явилось превращение права на товарный знак в обязанность предприятий иметь и пользоваться зарегистрированными в установленном порядке обозначениями. Включение в документы, регламентирующие охрану товарных знаков, Положения о товарных знаках стало следствием начавшейся в начале 60-х годов разработки комплексного перехода к управлению качеством продукции. Однако одновременное введение вышеуказанной обязанности предприятий и принципа обязательной регистрации знаков до их использования (п. 2 Положения 1962 г.) на практике вызвало массу проблем и неувязок (например, в случаях, когда предприятие уже подготовило к выпуску товары, но не успело зарегистрировать товарный знак). Кроме того, отсутствовала и действенная система контроля за маркировкой предприятиями своей продукции зарегистрированными обозначениями, хотя определенная работа в этом плане проводилась государственными инспекциями по качеству и торговле. Поэтому в данной части «указанные нормативные акты широкой практической реализации не получили, ибо подавляющая масса товаров и после принятия этих актов производилась без маркировки их товарными знаками».[29]

Среди других нововведений Положения 1962 г. можно отметить то, что срок действия свидетельства на знак стал ограничиваться 10 годами с возможностью его продления (п. 20). Впервые вводилась правовая охрана знаков обслуживания, которые в правовом отношении приравнивались к товарным знакам (п. 1, 5 и др.).

Через некоторое время возникла необходимость в обновлении Положения 1962 г., поскольку правовые нормы, связанные с использованием и регистрацией товарных знаков следовало привести в соответствие с международными соглашениями, к которым присоединился СССР (с 1965 г. СССР стал членом Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а с 1967 г. – членом ВОИС). Поэтому 8 января 1974 г. Госкомизобретений СССР утвердил Положение о товарных знаках,[30] которое хотя и модернизировало действующие правила, но принципиальных изменений в правовой режим товарных знаков не внесло.

В первом разделе Положения о товарных знаках 1974 г. были сформулированы общие принципы регистрации и правовой охраны знаков. Второй раздел включал в себя ряд новых положений, которые не содержались в Положении 1962 г. Было дано новое определение товарного знака, более полно сформулированы требования, предъявляемые к товарным знакам, введено правило об использовании в составе сложных товарных знаков отдельных неохраноспособных обозначений или их компонентов, если они не занимают доминирующего положения в знаке. Принципиальное значение имело и положение, позволяющее регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, содержащие наименования происхождения товаров. Третий раздел указанного акта регламентировал процедуру регистрации знаков, а в четвертом разделе определялся порядок использования товарных обозначений и защиты прав их владельцев.

К рассматриваемому периоду формирования законодательства по товарным знакам можно отнести и другие нормативные акты, регламентирующие вопросы в области охраны товарных знаков (например, Инструкцию о порядке регистрации договоров или иных документов о выдаче лицензии или уступке патента на изобретение и промышленный образец, о выдаче лицензии или уступке права исключительного пользования товарным знаком, утвержденную Госкомизобретений СССР 20 декабря 1974 г., Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденную 14 марта 1980 г., и др.).

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века возникла необходимость в усовершенствовании законодательства по товарным знакам, так как многие нормы Положения 1974 г. не отвечали современным реалиям, в частности, становлению рыночных отношений, развитию предпринимательской деятельности. Поэтому 3 июля 1991 г. был принят Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания».[31] Однако данный нормативный акт в силу так и не вступил в связи с распадом СССР, несмотря на то, что он был весьма прогрессивным документом по сравнению с прежним законодательством (разрабатывался с учетом требований рыночной экономики, положений международных конвенций). Основные нормы указанного документа впоследствии (после распада СССР) были восприняты российским законодательством о товарных знаках, в первую очередь Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. (далее – Закон РФ о товарных знаках).

Таким образом, рассмотрев особенности развития современного нормотворчества в области правовой охраны товарных знаков, можно отметить, что как для первого, так и для четвертого этапов процесса становления законодательства в рассматриваемой сфере характерно регулирование отношений, связанных с товарными знаками, на уровне законов, тогда как в советский период эти вопросы регламентировались только подзаконными актами. Кроме того, исследование данного вопроса позволяет сделать вывод о преемственности документов, регламентирующих товарные знаки. При этом основные принципы охраны указанных средств индивидуализации продукции нашли отражение в современных нормативных актах по товарным знакам.

1.2. Система российского законодательства о товарных знаках

Характеристику системы российского законодательства о товарных знаках следует начать с документов, обладающих высшей юридической силой, т. е. с законов.

Центральное место среди нормативных актов, посвященных регулированию отношений в сфере товарных знаков, занимает Закон РФ о товарных знаках, вступивший в силу с 17 октября 1992 г. (в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г.). Указанный Закон регламентирует правовые, экономические и организационные отношения, возникающие по поводу трех сходных объектов промышленной собственности: товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров (далее – НМПТ). При этом для товарных знаков и знаков обслуживания в Законе РФ о товарных знаках установлен одинаковый правовой режим, что вполне оправданно, так как позволяет избежать дублирования нормативного материала.

Закон РФ о товарных знаках представляет собой нормативный акт, обладающий комплексным характером, так как он регулирует отношения в сфере товарных знаков различной отраслевой принадлежности. Нужно отметить, что комплексный подход к правовому регулированию общественных отношений в области рассматриваемых обозначений характерен для отечественного законодательства по товарным знакам. Однако по сравнению с ранее действующим законодательством практически все важные вопросы, относящиеся к правовой охране товарных знаков, регламентируются нормами гражданско-правового характера.[32] Вместе с тем в тексте Закона встречаются нормы, регулирующие административно-правовые (ст. 14, 44 и др.) отношения, а также содержатся отсылки к уголовному, финансовому и иному законодательству (например, ст. 46, 47).

В структурном плане характеризуемый документ состоит из трех разделов, разбитых на главы. В I разделе «Товарный знак и знак обслуживания» рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, регистрации указанных объектов, использования и передачи для использования товарных знаков, знаков обслуживания, а также прекращения их правовой охраны. Во II разделе рассмотрены те же вопросы, но применительно к НМПТ, учитывая специфику этого самостоятельного объекта промышленной собственности. В III разделе изложены заключительные положения Закона РФ о товарных знаках.

При этом группировку норм по указанным разделам можно признать довольно удачной.

Основные принципы правовой охраны товарных знаков, предусмотренные прежним законодательством, в Законе от 23 сентября 1992 г. сохранены. Например, как и в ранее действующем законодательстве, правовая охрана товарному знаку в РФ предоставляется на основании государственной регистрации, а не по факту начала его использования в коммерческом обороте (ст.1). Кроме того, данный нормативный акт содержит много новых и прогрессивных норм (расширен круг субъектов права на товарный знак; принципиально изменена система обжалования решений экспертных органов; более подробно регламентирован правовой режим использования товарных знаков и т. д.).

Закон РФ о товарных знаках внес определенную ясность в ряд спорных вопросов в области охраны товарных знаков, но он не был лишен определенных недостатков. Внесение в рассматриваемый нормативный акт соответствующих изменений и дополнений обусловливалось рядом причин.

Во-первых, слабые стороны Закона РФ о товарных знаках выявила практика его применения в новых для нашей страны условиях хозяйствования.

Во-вторых, корректировка норм данного документа была необходима в связи с серьезным обновлением гражданского законодательства. К примеру, Гражданский кодекс РФ, играющий основную роль в реформировании имущественных отношений в России, изменил круг субъектов гражданских правоотношений, урегулировал новые разновидности гражданско-правовых договоров, закрепил ряд других принципиальных положений.

В-третьих, требовалось адаптировать основной нормативный акт в сфере товарных знаков к правилам международных договоров, в которых участвует Россия. В этой связи заметим, что Закон РФ о товарных знаках (ст. 48) содержит важное правило о том, что «если международным договором РФ предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора». Следовательно, нормы международных соглашений РФ имеют преимущество перед внутренним законодательством, а их роль в регулировании отношений в сфере товарных знаков весьма значительна.

Рассматриваемый документ первоначально разрабатывался с учетом основных положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.),[33] Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (1891 г.),[34] Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (1957 г.),[35] Найробского договора об охране олимпийского символа (1981 г.),[36] участницей которых на тот момент была наша страна.

В Законе РФ о товарных знаках отражены основные унифицированные принципы, заложенные в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. К ним можно отнести: принцип взаимности, положения о конвенционном и выставочном приоритетах, нормы, определяющие условия аннулирования регистрации в случае непрерывного неиспользования товарного знака, положения о предоставлении охраны общеизвестным и коллективным знакам и др.

В рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности большое практическое значение имеет Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков, предусматривающее применение всеми странами-участницами единой системы классификации товаров и услуг.

В свою очередь Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков регулирует способ подачи заявок на международную регистрацию, а также права, возникающие в результате такой регистрации.

Несмотря на то, что наша страна давно присоединилась к указанным соглашениям, многие их положения либо вообще не учитывались при разработке законодательства по товарным знакам, либо понимались достаточно формально. К примеру, можно привести ситуацию, сложившуюся в России в сфере правовой охраны общеизвестных знаков. Хотя возможность предоставления охраны общеизвестным знакам в РФ существовала благодаря участию страны в Парижской конвенции, но длительное время реализовать ее на практике было невозможно в силу отсутствия специальной правовой регламентации указанного вида обозначений в Законе РФ о товарных знаках, а также органа, компетентного принимать решения о признании товарных знаков общеизвестными. В качестве другого примера отметим, что в законодательстве по товарным знакам не было норм, регламентирующих правовую охрану обозначений, не зарегистрированных как товарные знаки, но длительно используемых в коммерческом обороте и приобретающих в результате использования различительную способность. При этом ст. 6 quinquies С. (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности решала вопрос о возможности предоставления правовой охраны подобным обозначениям положительно.

Поэтому в настоящее время необходимость корректировки Закона РФ о товарных знаках во многом была обусловлена изменившимся подходом к некоторым правилам международных конвенций, в которых наше государство участвует длительное время.

Следует отметить, что после вступления в силу Закона РФ о товарных знаках Россия стала участницей еще двух договоров в области товарных знаков: Протокола к Мадридскому соглашению 1989 г.[37] и Договора о законах по товарным знакам,[38] положения которых также нужно было учитывать в процессе совершенствования законодательства по товарным знакам.

Наконец, намерение России вступить во Всемирную торговую организацию требует приведения российского законодательства в соответствие с положениями Соглашения по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS).[39]

В связи с указанными причинами Роспатент при участии заинтересованных органов исполнительной власти подготовил и направил в Правительство РФ проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”». Соответствующий Федеральный закон был принят Государственной Думой 13 ноября 2002 г.

Оценивая в целом изменения и дополнения, внесенные в Закон РФ о товарных знаках, заметим, что, с одной стороны, немало новелл обусловлено практикой применения данного Закона, например, уточнение форм предупредительной маркировки товарного знака. С другой стороны, как отмечалось, большинство изменений и дополнений рассматриваемого документа вызвано стремлением привести отечественное законодательство по товарным знакам в соответствие с международными соглашениями. Так, в соответствии с нормами Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст. 6 bis) и Соглашения TRIPS (ст. 16 (3)) в новой редакции Закона РФ о товарных знаках закреплен специальный правовой механизм охраны общеизвестных знаков в РФ (глава 2^1 «Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана»). Кроме того, согласно требованиям указанных соглашений (ст. 6 quinquies С.(1) Парижской конвенции и ст. 15 (1) TRIPS) и с учетом практики применения Закона РФ о товарных знаках в новую редакцию Закона РФ о товарных знаках внесена норма, позволяющая регистрировать обозначения, которые в результате длительного использования приобрели различительную способность (абз. 7 п. 1 ст. 6).

В качестве иных положительных новелл новой редакции Закона РФ о товарных знаках можно отметить, во-первых, то, что терминология рассматриваемого документа приведена в соответствие с требованиями законодательства в сфере интеллектуальной собственности (например, вместо термина «владелец товарного знака» введено понятие «правообладатель» или «обладатель исключительного права на товарный знак» (п. 3 ст. 2)). Во-вторых, в Закон РФ о товарных знаках включен новый действенный способ защиты права на товарный знак – выплата денежной компенсации в размере от 1 тыс. до 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Следует подчеркнуть, что внесенные в законодательство о товарных знаках изменения и дополнения носят кардинальный характер, поскольку коррективам подверглась практически каждая статья Закона РФ о товарных знаках. Более подробный их анализ будет дан при рассмотрении соответствующих вопросов.

Однако многие важные проблемы не нашли должного отражения в новой редакции Закона РФ о товарных знаках. Так, по-прежнему недостаточно четко и полно сформулировано понятие товарного знака; отсутствуют критерии отграничения товарных знаков от наименований доменов; не определен начальный момент действия во времени исключительного права на товарный знак и т. д. Следует отметить, что многие из указанных проблем были решены в проекте Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”». Например, указанный законопроект в соответствии с положениями Договора о законах по товарным знакам относил описание товарного знака к документам, прилагаемым к заявке. Согласно же новой редакции Закона РФ о товарных знаках, описание, напротив, является самостоятельной частью заявки.

Наконец, недостатком Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”» является и то, что он был принят до принятия части четвертой ГК РФ, регламентирующей интеллектуальную собственность, вследствие чего некоторые положения нового законодательства о товарных знаках впоследствии могут быть не согласованы с нормами ГК РФ. В связи с этим особого внимания заслуживает вопрос о применении к рассматриваемым отношениям норм ГК РФ.

Необходимо указать, что в ГК РСФСР 1964 г. право на товарный знак не рассматривалось наряду с правовыми институтами, охраняющими произведения науки, литературы, искусства, открытия, изобретения, рационализаторские предложения и промышленные образцы. Лишь в ст. 29 ГК РСФСР «Наименование юридического лица» упоминалось, что права и обязанности хозяйственных организаций, связанные с пользованием фирменным наименованием, производственными марками и товарными знаками, определяются законодательством Союза СССР. По сути, данная норма, имея отсылочный характер, ничего не говорила о содержании права на товарный знак. Поэтому отношения в сфере товарных знаков регулировались нормами Положения о товарных знаках 1974 г. и других общесоюзных подзаконных нормативных актов.

Специалисты высказывались за необходимость урегулирования вопросов правовой охраны товарных знаков в особом разделе ГК РСФСР, следующим за разделом «Изобретательское право».[40] В качестве аргументов отмечалось, что товарный знак, наряду с изобретением, промышленным образцом, представляет собой результат творческой деятельности, нематериальный объект, а владелец товарного знака имеет исключительное право его использования, порождающее определенные обязанности для всех других участников гражданского оборота. Однако в ГК РСФСР 1964 г. право на товарный знак так и не было признано самостоятельным институтом гражданского права. В принципе, исходя из того, что разделы «Право на открытие» и «Изобретательское право» никакого практического значения не имели, можно сделать вывод об отсутствии необходимости в подобном разделе по товарным знакам, который являлся бы бесполезным добавлением к Положению о товарных знаках 1974 г.

В свою очередь нормы действующего ГК РФ четко относят товарный знак к объектам интеллектуальной собственности (ст. 138). В соответствии со ст. 132 ГК РФ право на товарный знак входит, наряду с другими средствами индивидуализации юридического лица, в состав предприятия как единого имущественного комплекса. Кроме того, в действующем Кодексе впервые урегулирован договор коммерческой концессии (глава 54), являющийся одной из правовых форм передачи права на товарный знак для использования. Вместе с тем в ГК РФ содержатся положения, без которых невозможно применение Закона РФ о товарных знаках. Так, реализация п. 3 ст. 2 указанного Закона, определяющего субъектов права на товарный знак, должна базироваться на положениях ст. 23 ГК РФ «Предпринимательская деятельность», а также на положениях главы 4 Кодекса «Юридические лица».

В настоящее время решается вопрос о принятии четвертой части ГК РФ «Интеллектуальная собственность». Заметим, что вопрос о месте указанных норм Кодекса в системе правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в том числе и товарных знаков, вызвал неоднозначное отношение специалистов. Например, согласно точке зрения руководителя рабочей группы по разработке проекта В. А. Дозорцева, существующие черты сходства как в идеальной природе всех результатов интеллектуальной деятельности и исключительном характере прав на них, так и в порядке оформления этих прав позволяют обособить некие общую и особенную части исключительного права.[41]

По нашему мнению, если против общей части исключительных прав (интеллектуальной собственности) возразить трудно, то в отношении необходимости подробной регламентации отдельных институтов права интеллектуальной собственности возникают сомнения. Полагаем, что подробное регулирование в Кодексе отношений, например в области товарных знаков, приведет к несомненному дублированию, а также к противоречию отдельных норм ГК РФ и норм специального законодательства по товарным знакам. Это может привести к отмене действующего Закона РФ о товарных знаках, что негативно скажется на сфере охраны товарных знаков. Поэтому, на наш взгляд, более справедлива позиция авторов альтернативного законопроекта указанной части ГК,[42] считающих, что соответствующие нормы Кодекса призваны выполнять роль связующего звена между общими актами гражданского законодательства и специальными законодательными актами по охране объектов промышленной собственности. Заметим, что данный подход нашел отражение в итоговом проекте четвертой части ГК РФ.

К другим законам, в которых решаются отдельные вопросы правовой охраны товарных знаков, можно отнести УК РФ[43] (ст. 180), Федеральный закон «О рекламе» от 14 июня 1995 г.,[44] Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. (с изменениями и дополнениями)[45] и др. Так, Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в редакции Федерального закона от 9 октября 2002 г. содержит новые положения, в соответствии с которыми запрещается приобретение исключительных прав на правомерно использующиеся товарные знаки другими лицами с целью недобросовестной конкуренции (п. 2 ст. 10).

В связи с обозначившейся в последние годы проблемой требуются определенные изменения Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее – Закон РСФСР о конкуренции на товарных рынках). Речь идет о товарных знаках известных зарубежных фирм, которые нередко становятся объектом недобросовестных действий со стороны отечественных организаций при выходе иностранных компаний на российский рынок.[46] Поэтому в Закон РСФСР о конкуренции необходимо включить положения, запрещающие приобретение исключительных прав на правомерно использующиеся товарные знаки другими лицами с целью недобросовестной конкуренции. Заметим, что указанные изменения содержатся в законопроекте о внесении изменений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», разработанном Министерством по антимонопольной политике.[47] Схожие положения включены и в проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках» (ст. 29, 30).

Реализация государственной политики в области охраны товарных знаков должна найти отражение также в изменении Таможенного кодекса РФ. В частности, в данный документ необходимо включить положения, регулирующие права таможенных органов по пресечению нарушения исключительных прав отечественных владельцев товарных знаков, т. е. пресечению массового ввоза на территорию России товаров, маркированных чужими товарными знаками или знаками, сходными с ними до степени смешения.

В системе законодательства о товарных знаках важное место занимают подзаконные акты, принятые в развитие Закона РФ о товарных знаках и других законодательных актов. Среди них в первую очередь можно выделить нормативные акты, принимаемые Правительством РФ. К ним можно отнести Положение о патентных поверенных, утвержденное Постановлением СМ РФ от 17 февраля 1993 г.,[48] а также Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное Постановлением СМ РФ от 12 августа 1993 г.[49] Далее к подзаконным актам в сфере товарных знаков относятся нормативные акты, утверждаемые Роспатентом РФ. Среди таких актов нужно отметить: Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом РФ 29 ноября 1995 г. (в редакции приказа Роспатента от 19 декабря 1997 г.), Правила продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в РФ, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания, утвержденные Роспатентом РФ 16 сентября 1993 г. (в редакции приказа Роспатента от 27 июля 1998 г.),[50] Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утвержденные Роспатентом РФ 26 сентября 1995 г., с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 27 июля 1998 г.,[51] Правила аннулирования регистрации товарного знака при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака, утвержденные Роспатентом РФ 27 июля 1996 г., с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 27 июля 1998 г.,[52] Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ, утвержденные приказом Роспатента от 17 марта 2000 г.[53]

Как видно, подзаконные акты в рассматриваемой области носят в основном общий характер, т. е. распространяются на всех субъектов, имеющих отношение к охране и использованию товарных знаков.

Таким образом, систему отечественного законодательства по товарным знакам образуют Закон РФ о товарных знаках, ряд других законов, подзаконные акты, принятые в развитие положений Закона РФ о товарных знаках Правительством и Роспатентом, а также международные договоры.

Завершая рассмотрение вопроса, связанного с характеристикой российского законодательства по товарным знакам, кратко остановимся на судебной практике, сложившейся в рассматриваемой сфере. Следует отметить, что отечественная судебная практика по спорам, связанным с защитой прав на товарный знак, долгое время фактически отсутствовала. В первую очередь такое положение объяснялось тем, что в соответствии с ранее действующим законодательством многие споры по товарным знакам подлежали разрешению в административном порядке. Однако в связи с принятием Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.[54] и Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.,[55] закрепивших право граждан на обжалование в суд любых решений и действий органов исполнительной власти, нарушающих права и свободы граждан, а также ГК РФ (п. 2 ст. 11) споры, рассматриваемые ранее исключительно в административном порядке (рассмотрение возражений против регистрации товарного знака и против решений экспертизы об отказе в регистрации обозначения), в настоящее время подлежат рассмотрению в суде, если исчерпаны административные методы их разрешения.

На практике арбитражные суды стали принимать иски о пересмотре решений Апелляционной палаты[56] после решения Президиума Верховного Суда РФ по делу «Хьюблайн».[57] Кроме того, в Информационном письме от 27 января 1997 г. «О некоторых вопросах подведомственности арбитражным судам споров, связанных с применением Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”»[58] Высшим Арбитражным Судом РФ были даны два важнейших указания о том, что споры, связанные с регистрацией товарных знаков, подлежат рассмотрению в арбитражном суде и о необходимости соблюдения установленного законом административного порядка урегулирования разногласий до обращения в суд.

Таким образом, в настоящее время суд может контролировать решения административных органов в области товарных знаков. Так, в ст. 43^1 Закона РФ о товарных знаках прямо закреплено, что решения Палаты по патентным спорам, принятые по возражениям и заявлениям, могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством РФ.

Заметим, что количество споров, связанных с товарными знаками, в последние годы заметно увеличилось и, на наш взгляд, появилось достаточно материалов для обобщения судебной практики. Однако до сих пор Высшим Арбитражным Судом РФ не принято руководящего постановления по практике применения законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с товарными знаками. В этих условиях существенный интерес вызывает Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» от 29 июля 1997 г.,[59] заложившее общие подходы к толкованию отдельных норм Закона РФ о товарных знаках.

Проанализировав систему действующего российского законодательства о товарных знаках, отметим, что серьезная нормотворческая работа, проведенная в последние годы в области товарных знаков, в настоящее время не может считаться полностью завершенной, и общественные отношения по поводу регистрации, использования и защиты товарных знаков находятся в постоянном динамичном развитии. В ближайшее время должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках подзаконные акты, развивающие и конкретизирующие положения указанного документа. Кроме того, Закон РФ о товарных знаках прямо предусматривает в ряде своих норм необходимость принятия новых нормативных актов в сфере товарных знаков (например, согласно ст. 43^1 данного документа должен быть разработан порядок подачи возражений и заявлений в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения). Наконец, требуется дальнейшее совершенствование правил самого Закона РФ о товарных знаках.

Глава 2

Понятие и правовая сущность товарного знака

2.1. Понятие и признаки товарного знака

Товарный знак по своей сущности нельзя назвать явлением уникальным, ибо обозначения, индивидуализирующие товары, представляют собой лишь небольшую часть огромного института знаков, играющих принципиальную роль в формировании и развитии человеческого мышления. Прежде чем перейти к анализу понятия и признаков товарного знака, попытаемся выяснить, применимы ли к товарным знакам основные положения, характеризующие институт знаков в целом.

В современном мире существует бесконечное множество знаков и знаковых систем. Кроме языка в его фонетической и письменной форме, представляющего основную знаковую систему, человечество разработало большое количество знаковых групп, используемых в самых разных областях (например, государственные эмблемы, железнодорожные знаки и т. д.). К этим широко распространившимся в ХХ столетии знаковым группам относятся и товарные знаки.

Исследованием природы знака занимается специальная наука – семиотика (от греч. semios – знак). Давая характеристику знаку, специалисты в области семиотики отмечали, что чувственно воспринимаемый предмет, указывающий на другой предмет, отсылающий к нему организм или машину, называется знаком этого предмета, а сами ситуации, в которых один предмет функционирует в качестве знака другого предмета, называются знаковыми ситуациями.[60] В данной формулировке явно просматривается сущность товарного знака, ибо товарные знаки – действительно чувственно воспринимаемые предметы (например, зрительно воспринимаемые графические изображения), которые указывают на другой предмет, т. е. на товар. Организмом или восприемником товарного знака является реальный или потенциальный покупатель.

Анализируя значение знака, отметим, что любой знак обладает предметным значением, поскольку отсылает человека к обозначаемому предмету, а также смысловым значением, представляющим собой след предмета, хранящегося в памяти человека, воспринимающего знак. Это характерно и для товарного знака. Вместе с тем в товарном знаке предметное и смысловое значения должны органически сочетаться. Человек может помнить знак или просто понимать содержание его рисунка, но, если в его памяти не возникнет представление о товаре, знак не выполнит своих основных функций.

Другим важным положением семиотики является характеристика знаковой ситуации, которая предполагает наличие четырех компонентов: предмета, выполняющего функцию знака; предмета, к которому знак отсылает; человека, воспринимающего знак; смыслового значения знака, определяющегося опытом восприемника. Все эти элементы присутствуют в ситуации, возникающей при использовании товарного знака. Во-первых, существует определенное обозначение, выполняющее функции товарного знака; во-вторых, имеется конкретный изготовитель товара, к которому товарный знак относится и отсылает; в-третьих, существует человек, воспринимающий знак (покупатель реальный или потенциальный); в-четвертых, присутствует смысловое значение знака, на которое будет оказывать влияние опыт покупателя (его отношение к товару данного изготовителя). Смысловое значение товарного знака вызывает действие или предпосылку к действию – человек купит или захочет купить товар либо, напротив, постарается избежать этой возможности. Так или иначе, товарный знак выполняет свою коммуникативную функцию, что является основным признаком знаковой ситуации.[61]

Таким образом, определение знака и его значения, разработанные семиотикой, соответствуют природе товарного знака, что дает право вполне обоснованно считать товарный знак одним из видов многопланового института знаков. Из знаковой природы рассматриваемого обозначения вытекает, что, во-первых, им может быть лишь такой объект, который является продуктом интеллектуальной деятельности человека и который предназначен для восприятия его определенными людьми (покупателями). Во-вторых, товарный знак представляет собой объект, воспринимаемый органами чувств.[62] И, наконец, в-третьих, из знаковой природы товарного знака следует, что он обособлен по отношению к маркируемым им товарам. Как отмечал С. И. Раевич, «товарными знаками признаются … лишь постоянные знаки и притом являющиеся все же чем-то извне прикрепленным, приданным товару, но отнюдь не составляющим часть его самого».[63] Заметим, что знаковый характер товарного знака оказал влияние на классификацию рассматриваемых обозначений, а также на определение родового критерия охраноспособного товарного знака.

Наряду с проявлениями знаковой природы товарный знак обладает и своей собственной спецификой как социальная реальность и как правовая категория, характеризующаяся в первую очередь соответствующим понятием и признаками. Остановимся вначале на характеристике товарного знака как социальной реальности.

Подобно другим объектам промышленной собственности товарные знаки способны существовать вне правовой системы и независимо от нее. Следовательно, товарный знак является социальной реальностью, лежащей вне права. Однако правовые нормы могут придать юридическое значение тем или иным товарным знакам.

Как правило, товаропроизводители, заинтересованные в продаже своих товаров, сознательно снабжают хорошую продукцию заметными, легко воспринимаемыми и запоминающимися обозначениями. Но и в тех случаях, когда они этого не делают, покупатели сами находят и запоминают характерную внешнюю черту, чтобы потом безошибочно выбрать нужный товар. Обозначение, запечатленное в сознании неопределенного круга лиц – действительных и потенциальных покупателей, ассоциируется в этом общественном сознании с наличием у данного товара специфических потребительских свойств, обусловленных источником происхождения товара, и реально становится товарным знаком по мере его внедрения в общественное сознание.

Вопрос о том, охраняется ли данное условное обозначение государством, лежит в иной плоскости. Правовые нормы могут придать то или иное значение товарным знакам. При этом товарные знаки, отвечающие предусмотренным законодательством требованиям, становятся в установленном порядке официально признанными объектами правовой охраны. В данном случае товарный знак можно рассматривать как юридическую категорию. Другие условные обозначения, которые таким требованиям не соответствуют либо не зарегистрированы в установленном порядке, охраной не пользуются, однако объективно могут существовать как товарные знаки, выполняя отличительную функцию. В этом случае товарный знак можно расценивать как социальную реальность.

Таким образом, основа товарного знака – материальна. Она представляет собой характерную внешнюю черту товара или его упаковки, доступную непосредственному чувственному восприятию. Однако материальную основу товарного знака – обозначение, способное стать товарным знаком или ставшее таковым, неверно отождествлять с товарным знаком, подобно тому, как образ изобретенной машины (материального объекта) нельзя отождествлять с изобретением (техническим решением задачи). Обозначение – лишь необходимый элемент в сложном понятии товарного знака, по своей сущности лежащий в области общественного сознания.[64]

В литературе товарному знаку как социальной реальности дано следующее определение: «Товарным знаком является отражение в общественном сознании объективно существующей установленной связи между специфическими потребительскими свойствами товара определенного рода и характерной внешней чертой этого товара или его упаковки».[65]

Теперь рассмотрим товарный знак как правовую категорию, в частности проанализируем понятие и признаки указанного объекта. От того, насколько четко и полно в законодательстве сформулированы понятие, критерии охраноспособности товарного знака, во многом зависит предоставление правовой охраны заявленному обозначению, а в дальнейшем – защита прав владельцев товарных знаков.

Подход законодателя к определению понятия товарного знака различался в зависимости от этапа процесса становления отечественного законодательства по товарным знакам.

Так, на дореволюционном этапе в соответствии с Законом «О товарных знаках» 1896 г. (ст. 1) товарными знаками признавались «всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или их упаковке и посуде, в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев».[66] Заметим, что указанное определение вполне корреспондирует понятию товарного знака, закрепленному в современном законодательстве.

На постреволюционном этапе развития отечественного законодательства акцент делался не на определении понятия товарного знака, а на характеристике содержания обозначения.[67] Большее внимание в этот период законодатель уделял правовому регулированию производственных марок. Таким образом, хотя понятие товарного знака в это время не отличалось определенностью, однако указание на основные функции товарного знака оно содержало (например, в соответствии со ст. 1, 2, 6 и 9 Декрета СНК РСФСР от 10 ноября 1922 г. под товарным знаком понимался знак, которым промышленные и торговые предприятия, как государственные, так и частные, могли внешне отметить свои товары при их выпуске или сбыте и пользоваться этим знаком на исключительном праве для отличия своих товаров от товаров других предприятий).

Впервые достаточно определенно понятие рассматриваемого объекта промышленной собственности было сформулировано в Положении о товарных знаках 1962 г. (третий этап становления законодательства о товарных знаках). В соответствии с п. 1 указанного нормативного акта товарным знаком (и знаком обслуживания) признавалось оригинально оформленное художественное изображение (оригинальные названия и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковки, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т. д.), служащее для отличия товаров и услуг одного предприятия от однородных товаров и услуг другого предприятия и для их рекламы.

В Положении о товарных знаках 1974 г. (п. 13) товарный знак (знак обслуживания) определялся как зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий.

Приведенные определения имели недостатки, которые совершенно справедливо критиковались в литературе. В частности, неточно сформулированное определение товарного знака в Положении 1962 г. послужило одной из причин того, что в нашей стране долгое время в подавляющем большинстве регистрировались изобразительные знаки, так как выражение «оригинально оформленное художественное изображение» создавало впечатление, будто товарным знаком могло быть главным образом художественное изображение. Кроме того, в понятии товарного знака отсутствовало указание на родовой критерий данного объекта (условное обозначение). Приводимый в Положении 1962 г. перечень обозначений, допускаемых к регистрации в качестве товарных знаков, во-первых, не был исчерпывающим, а во-вторых, закреплял возможность регистрации «отдельных сочетаний букв, цифр», что являлось отрицательным моментом, ибо подобные сочетания обладают очень невысокой различительной способностью и законами многих государств вообще не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков.[68]

Положение 1974 г. в определенной мере освободило понятие товарного знака от вышеперечисленных недоработок. Однако и оно содержало не совсем приемлемое определение. Одним из его существенных недостатков являлась относимость к товарным знакам только обозначений, служащих для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий. И. Э. Мамиофа, обоснованно отмечая избыточность данного требования для товарного знака как юридической категории, указывал, что поскольку товарные знаки подлежат представлению к регистрации до начала их использования в нашей стране, то все регистрируемые обозначения не удовлетворяют условию «служащие для», а многие зарегистрированные не удовлетворяют ему и впоследствии, пока не внедрены в общественное сознание и не служат покупателям при выборе товаров.[69] Следовательно, буквальное применение данного определения на практике привело бы к заведомо неприемлемым последствиям.

В 80-е годы стали проявляться и другие отрицательные черты определения товарного знака по Положению 1974 г. В частности, в понятии данного объекта в качестве субъекта права на товарный знак выступали только предприятия, что уже не отвечало экономическим реалиям жизни общества.

Вышеуказанные замечания свидетельствовали о неудовлетворительности существующего легального определения товарного знака. Поэтому в указанный период предлагались (с учетом отмеченных в законодательстве недостатков) новые определения товарного знака. Многие авторы старались конструировать определение понятия рассматриваемого объекта по типу легальных определений изобретения, промышленного образца, содержащихся в действующих в то время нормативных актах.

Так, И. Э. Мамиофа считал, что товарным знаком признается обозначение, удовлетворяющее предъявляемому Положением критерию новизны и способное служить для отличия товара одного изготовителя от однородных товаров других изготовителей (при этом юридическое значение имеет только надлежаще зарегистрированный товарный знак).[70]

Полагаем, что из прозвучавших в литературе формулировок понятия товарного знака определение, предложенное И. Э. Мамиофой, можно назвать наиболее приемлемым, так как, во-первых, оно было свободно от недостатков Положения о товарных знаках 1974 г., а во-вторых, содержало критерии охраноспособности рассматриваемого объекта промышленной собственности.

В свою очередь Е. А. Ариевич определял товарные знаки как «охраняемые знаки, отличающие товары юридических лиц и граждан от однородных товаров других юридических лиц и граждан и предназначенные для их рекламы и облегчения выбора потребителем товаров определенного качества».[71]

Хотя к достоинствам данного определения можно отнести более точное указание на круг субъектов права на товарный знак, тем не менее, автор не выделил в понятии знака конкретную категорию физических лиц, имеющих право регистрировать товарные знаки. Положительным моментом данного понятия является и закрепление основных функций товарного знака, что в силу выраженного служебного характера указанного объекта обогащает определение.

Между тем недостаток приведенного понятия заключается в формулировке товарного знака через родовой критерий «знак», вместо использования традиционного признака «условное обозначение».

В. М. Сергеев определил охраняемый товарный знак как «обозначение, используемое в установленном порядке для маркировки определенных видов товаров с целью их рекламы и отличия от однородных товаров других предприятий».[72] В этом определении подчеркнута важность рекламной функции товарного знака, что представляется вполне целесообразным. В то же время условие использования является, на наш взгляд, избыточным для рассматриваемого понятия.

Легальное определение товарного знака в настоящее время закреплено в Законе РФ о товарных знаках (ст. 1). Первоначально в указанном документе под товарным знаком и знаком обслуживания понимались обозначения, способные отличать, соответственно, товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.

Как можно заметить, в приведенном определении отсутствовали недостатки, характерные для прежних нормативных актов, и этим оно выгодно отличалось от предшествующих определений. В частности, сформулированное в Законе РФ о товарных знаках понятие товарного знака имело важную особенность, представляющую интерес как для предпринимателей, так и для других заинтересованных лиц. Впервые в отечественном законодательстве о товарных знаках в число субъектов права на товарный знак были включены, помимо юридических лиц, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

В соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Как видно, новый вариант понятия товарного знака довольно близок прежнему определению рассматриваемого объекта промышленной собственности. На наш взгляд, главным достоинством нового определения товарного знака является то, что в нем отражена правовая сущность данного обозначения как средства индивидуализации продукции участников гражданского оборота в соответствии с терминологией ГК РФ.

Анализируя далее приведенное определение, следует отметить, что оно относится к двум объектам промышленной собственности: к собственно товарному знаку и знаку обслуживания. Разграничение между указанными обозначениями проходит по объекту маркировки. Товарные знаки различают однородные товары разных производителей, а знаки обслуживания служат средством индивидуализации однородных услуг, оказываемых разными лицами. Знаки обслуживания применяются для обозначения деятельности транспортных, страховых, туристических фирм, отелей, банков и т. д. Все положения отечественного законодательства, относящиеся к товарным знакам, применимы к знакам обслуживания, но с учетом объекта их маркировки.

«На практике формальным критерием для отнесения обозначения к товарным знакам или знакам обслуживания служит выбор конкретного класса (индекса) МКТУ».[73] Согласно Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг все возможные виды товаров относятся к классам с 1-го по 34-й, а услуг – с 35-го по 42-й. Однако в действительности указанные различия часто стираются, ибо одно и то же обозначение может быть зарегистрировано на имя конкретного лица и по классу товаров, и по классу услуг.

Действующим Законом РФ о товарных знаках для товарных знаков и знаков обслуживания установлен одинаковый правовой режим, что вытекает из ст. 1 данного нормативного акта. В то же время нельзя не отметить некоторые отличия рассматриваемых объектов. Главное отличие заключается в разном режиме использования товарных знаков и знаков обслуживания в контексте требований ст. 22 (п. 2, 3) Закона. Так, основной формой использования товарного знака считается его применение на товарах и (или) их упаковках. Лишь при наличии уважительных причин использованием может быть признано применение знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и т. д. Но для знаков обслуживания, наоборот, такое использование является основным. Это объясняется природой услуг, которые, в отличие от товаров, имеющих материальную форму, могут быть как материальными, т. е. получающими объективированное выражение в предмете природы либо в личности самого потребителя услуг, так и нематериальными, т. е. не получающими овеществленного выражения, отличного от самой деятельности, в которой они воплощены.[74] Если обратиться к названиям классов услуг в соответствии с МКТУ, то можно заметить, что большинство входящих в эти классы услуг носят нематериальный характер (например, класс 39-й – «Транспортировка и хранение», класс 41-й – «Образование и развлечения»). Следовательно, в большинстве случаев услуги не могут быть носителями знаков обслуживания.

Полагаем, что в тексте Закона РФ о товарных знаках различия в режиме использования товарных знаков и знаков обслуживания должны быть четко прописаны, ибо применение на практике ст. 22 указанного документа может вызвать определенные проблемы.

Несмотря на многие положительные моменты рассматриваемого определения, представляется, что оно должно содержать более четкие указания на функции товарного знака. Следует отметить, что при определении понятия товарного знака в Положении 1962 г. были подчеркнуты различительная и рекламная функции обозначения. Это указание можно отнести к немногим достоинствам определения товарного знака, закрепленного в данном документе. Однако во всех последующих нормативных актах (в том числе в новой редакции Закона РФ о товарных знаках), содержащих определение товарного знака, указания на рекламную функцию данного объекта отсутствовали. Вместе с тем значение рекламной функции товарного знака в настоящее время трудно переоценить. Во-первых, в условиях изобилия товаров разных производителей именно реклама облегчает для потребителя выбор товаров надлежащего качества. При этом использование товарных знаков напрямую связано с системой защиты прав потребителя от некачественных товаров и подделок. Заметим, что знак, используемый с помощью рекламы вне товара и на самом товаре, является мощным фактором психологического воздействия на покупателей. Во-вторых, завоевавший доверие товарный знак способствует продвижению на рынке любых товаров, маркированных данным знаком. В-третьих, продвижение товарного знака на рынке оказывает большое влияние на репутацию фирмы, а основным способом продвижения обозначения является реклама.

Кроме того, с помощью рекламы товарный знак сам по себе способен сформировать интерес к товару. Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 мая 1997 г. № 1489/97 по делу, связанному с использованием в рекламе товарного знака «Довгань», указано, что для поддержания интереса к товару необязательна трансляция изображения самого товара, а достаточно изображения различительных элементов, напоминающих о товаре, в том числе товарного знака.[75] Вместе с тем реклама товарного знака осуществляется, как правило, совместно с рекламой самого товара.

Поэтому представляется, что в определении товарного знака должна отражаться не только функция индивидуализации, но и рекламная функция.

Необходимость включения в понятие товарного знака указания на его основные функции отмечалось не только отечественными специалистами, но и зарубежными авторами. Так, известный исследователь товарных знаков К. Дж. Веркман в своей работе опирается на следующее определение товарного знака: «Товарный знак есть нечто вроде знака или подписи на товаре или услуге, позволяющих определить их создателя или организатора, удовлетворяющих его законную гордость и налагающих на него ответственность».[76] Из приведенного определения можно сделать вывод о том, что в нем закреплено указание на несколько функций товарного знака: отличительную («определяющую создателя»), рекламную («удовлетворяющую гордость»), гарантийную («налагающую ответственность»).

В заключение характеристики понятия товарного знака отметим, что рассматриваемому объекту промышленной собственности предоставляется правовая охрана, если он отвечает ряду нормативно установленных критериев охраноспособности. Признаки товарного знака обусловливаются основным назначением знака индивидуализировать товар и выделять его из массы подобных изделий, производимых другими изготовителями. Признаками товарного знака являются:

1) условное обозначение;

2) новизна;

3) различительная способность;

4) регистрация знака в установленном порядке.

Указанные критерии охраноспособности могут быть выведены из норм Закона РФ о товарных знаках, однако прямо в указанном документе не закреплены. Представляется, что с включением признаков товарного знака в его понятие последнее стало бы более полно и четко отражать сущность рассматриваемого обозначения. Кроме того, в этом случае понятийный аппарат, относящийся к охране товарных знаков, будет приближен к понятийному аппарату, связанному с охраной объектов патентного права.

Наконец, в формально-логическом определении рассматриваемого объекта необходимо отразить более четкое указание на правовой статус субъектов права на товарный знак.

С учетом приведенных соображений определение понятия товарного знака в настоящее время можно сформулировать следующим образом. Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение, удовлетворяющее предъявляемым законодательством требованиям новизны и различительного характера и зарегистрированное в установленном порядке с целью рекламы и индивидуализации товаров (услуг) конкретного юридического лица или физического лица – предпринимателя среди однородных товаров (услуг) других юридических лиц или физических лиц – предпринимателей.

Рассмотрим подробнее признаки товарного знака.

В качестве родового критерия товарного знака из легального определения данного объекта можно выделить условное обозначение. Условное обозначение является своего рода символом, который помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или в сопроводительной документации, и заменяет собой подчас длинное и сложное название изготовителя товара.[77] Товарный знак есть условное обозначение в первую очередь потому, что он является чем-то извне приданным товару, а не составляет часть его самого. Поэтому товарным знаком не будет считаться помещение на изделии полных сведений, касающихся изготовителя товара, указывающих на время, место его производства и т. д. Вместо таких сведений и употребляется условное обозначение, способное привлечь покупателей.

Нужно отметить, что, в отличие от других видов собственных имен, выполняющих в основном функции обозначения, особую роль в семантической структуре товарного знака играет принцип «двуплановой семантики». Ведь товарный знак не только обозначает данный вид товара, но и вызывает ассоциации со значениями других слов (например, товарный знак шоколадной смеси «Wish» (желание) не только обозначает эту смесь, но и вызывает желание испробовать ее).[78] Чем положительнее подобные ассоциации, тем лучше товарный знак выполняет свою основную функцию – привлечение покупателя.

Заметим, что дореволюционные цивилисты в качестве родового критерия товарного знака использовали понятие «наружная отметка», по сути, тождественное термину «условное обозначение». Например, Г. Ф. Шершеневич под товарным знаком понимал те наружные отметки, которыми купец стремится отличить в глазах потребителей свои товары от товаров всякого другого купца.[79]

В отечественной литературе в качестве родового критерия товарного знака вместо термина «обозначение» предлагалось использовать термин «знак». Авторы данной точки зрения (В. М. Сергеев в своих ранних работах, Е. А. Ариевич),[80] по всей видимости, исходили не только из требований терминологического единообразия, но и из законов семиотики, которая оперирует исключительно термином «знак». Однако, учитывая, что законодательство с 1974 г. при формулировке понятия товарного знака оперирует термином «обозначение» в качестве признака товарного знака, такое решение вопроса представляется нецелесообразным. Критерий «условное обозначение» несет соответствующую смысловую нагрузку, что позволяет выделить товарные знаки из всего многообразия знаков.

Отметим, что в международных соглашениях в качестве родового признака товарного знака иногда используется понятие «символ». Например, в соответствии со ст. 15 (1) Соглашения TRIPS товарным знаком может быть признан любой символ или комбинация символов, служащих для выделения товара или услуги из ряда других товаров и услуг и способных составить товарный знак. При этом страны-участницы могут в качестве условия регистрации выдвигать требование о том, что знак должен восприниматься зрительно. Заметим, что в российском законодательстве подобное требование отсутствует, что позволяет регистрировать в качестве товарных знаков звуковые, обонятельные и другие нетрадиционные обозначения.

Кроме того, что товарный знак должен представлять собой условное обозначение, он обязан обладать новизной, выражающейся в отличии товарного знака от известных обозначений, вошедших в торговый оборот.

Как отмечалось, легальное определение товарного знака не содержит прямого указания на новизну знака как критерий его охраноспособности. Вместе с тем, с точки зрения действующего законодательства (п. 1, 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), новыми будут считаться такие условные обозначения, которые не являются тождественными или сходными до степени смешения: а) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; б) с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров; в) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом РФ, кроме случаев, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями. Кроме того, условное обозначение, заявленное к регистрации, не должно быть тождественным охраняемому в РФ фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках).

Исследование приведенных норм позволяет сделать вывод о специфике признака новизны товарного знака по сравнению с требованием новизны, предъявляемым к объектам патентного права.

Во-первых, при экспертизе новизны товарных знаков учитываются лишь ранее заявленные или зарегистрированные в РФ обозначения. Регистрация товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного обозначения товарным знаком в нашей стране. Исключением из данного правила являются общеизвестные товарные знаки, в отношении которых установлен специальный правовой режим.

Заметим, что обозначению, отвечающему признаку новизны, может быть отказано в регистрации либо произведенная регистрация будет признана недействительной из-за несоответствия знака другим требованиям Закона РФ о товарных знаках. Однако, на наш взгляд, указанные основания для отказа в регистрации не всегда применяются правомерно. Например, решением Апелляционной палаты, подтвержденным впоследствии решением арбитражного суда г. Москвы, была признана недействительной регистрация товарного знака «Paklan» на имя АО «Московское патентное бюро». Формально указанная регистрация отвечала всем установленным критериям охраноспособности (в том числе признаку новизны), ибо немецкая фирма Paklan GmbH, представившая возражение в Апелляционную палату, имела правовую охрану спорного обозначения лишь на территории ряда зарубежных стран (Германии, Австрии, Франции и др.). Вместе с тем Апелляционной палатой и судом было установлено, что регистрация знака вне территории РФ на имя другого владельца повышает вероятность введения потребителя на территории России в заблуждение относительно изготовителя, поскольку может вызвать у потребителя отношение к товарам, маркируемым знаком «Paklan», как к товарам немецкой фирмы.[81] Как видно, приведенные решения противоречат закрепленному в Законе РФ о товарных знаках критерию новизны. Полагаем, что в рассматриваемой ситуации суд в первую очередь должен был исходить из факта нарушения АО «Московское патентное бюро» антимонопольного законодательства, выражающегося в недобросовестной конкуренции. Однако данный аспект в арбитражном суде должной оценки не получил.

Во-вторых, новизна знака связана с товаром, для маркировки которого он предназначен. Таким образом, новизна знака не означает неизвестности обозначения вообще, а заключается в том, что определенный товар ранее такого обозначения не имел. В связи с этим новизна обозначения определяется не относительно всех использующихся товарных знаков, а лишь в пределах обозначений, применяемых в отношении однородных товаров. В литературе это правило получило название «принцип специализации знака».[82] При сопоставлении знаков с целью определения новизны заявленных обозначений учитываются лишь те, которые используются для обозначения такого же вида товаров.

В-третьих, вопрос новизны знака может быть предрешен оригинальностью исполнения обозначения, ибо в качестве товарных знаков, наряду с абсолютно новыми словами и изображениями, могут быть зарегистрированы используемые знаки, но выполненные в оригинальной графической манере либо являющиеся новыми в иной сфере применения.

В-четвертых, новизна товарного знака означает, что среди известных обозначений отсутствуют не только идентичные ему обозначения, но и сходные, т. е. совпадающие с ним лишь частично. Новизна устанавливается путем сопоставления с зарегистрированными или заявленными к регистрации обозначениями, а также с охраняемыми в РФ в силу международных договоров.

Наличие в коммерческом обороте тождественного обозначения исключает новизну знака и является безусловным препятствием для признания его охраноспособным. Отметим, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака).

Значительно труднее оценить новизну при наличии в обороте лишь сходного обозначения.[83] Нужно подчеркнуть, что Закон РФ о товарных знаках понятие сходства исчерпывающим образом не раскрывает. Однако в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 14.4.2) указаны ориентиры для решения данного вопроса: обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Из этого следует, что «совпадение отдельных элементов обозначения само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака».[84]

При проведении исследования новизны отечественная экспертиза выработала определенные принципы установления сходства товарных знаков:[85]

а) недопустимо смешение знаков в торговом обороте и введение тем самым в заблуждение потребителей;

б) оценка сходства обозначений основывается на восприятии их средним покупателем (со средней степенью внимательности и подготовки);

в) руководствуясь особенностями восприятия товарного знака потребителями, в первую очередь выделяются основные моменты сходства, а не различия сравниваемых знаков;

г) при установлении сходства учитываются все возможные аспекты восприятия – зрительные, слуховые, а также общее впечатление, создаваемое знаком. В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака оценка степени сходства обозначений проводится с учетом ряда факторов. Так, при сравнении словесных знаков выявляются звуковое (фонетическое), смысловое и графическое (визуальное) сходство (п. 14.4.2). Наиболее опасным для этих разновидностей обозначений является звуковое сходство, которое обусловливается совпадением длины знака, числа слогов, наличием близких или совпадающих звуков и слогов, расположением близких звуков и словосочетаний по отношению друг к другу и т. д. При этом словесные товарные знаки сравниваются как со словесными обозначениями, так и с комбинированными знаками, в композицию которых входят словесные элементы. Например, в свое время было отказано в регистрации обозначениям «Лумс», «Micalin» из-за того, что указанные знаки обладали значительным сходством с зарегистрированными товарными знаками «Лумз», «Vicalin» для тех же классов товаров.[86]

Основными критериями при экспертизе объемных и изобразительных обозначений являются зрительный образ знака и его смысловое значение. Определенной спецификой обладает проверка на новизну комбинированных знаков, в которых исследуется каждый элемент в зависимости от его характера.

В-пятых, новизну товарного знака не исключает его открытое использование, если оно предшествовало дате подачи заявки, за исключением тех случаев, когда это использование носило столь широкий и продолжительный характер, что знак вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида.[87]

Из анализа рассмотренных особенностей новизны товарного знака можно сделать вывод об относительном характере указанного критерия охраноспособности обозначения.

В литературе выделялась еще одна особенность новизны товарного знака, состоящая в том, что ей могут противопоставляться только применяемые обозначения. Согласно такому взгляду, обозначения, которые ранее служили товарными знаками, но к моменту истребования охраны вышли из употребления, могут приобрести новизну, а фактическая их известность и применение в качестве товарного знака в прошлом не будут для этого препятствием.[88]

Полагаем, что такой подход к новизне обозначений, ранее используемых в качестве товарных знаков и обладающих определенной известностью, но по каким-либо причинам утратившим правовую охрану, является достаточно формальным и не вполне соответствует Закону РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 6). Заметим, что применение указанных обозначений другими лицами в отношении однородных товаров может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и его качества. Поэтому использование известных ранее товарных знаков другими субъектами предпринимательской деятельности вполне можно расценить как недобросовестную конкуренцию. В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ о товарных знаках регистрация подобных обозначений может быть признана недействительной либо в регистрации сразу должно быть отказано согласно п. 3 ст. 6 указанного документа. Однако данные положения Закона РФ о товарных знаках на практике в упомянутых ситуациях учитываются не всегда.

Представляется, что в Законе РФ о товарных знаках необходимо установить определенный срок ожидания регистрации для лица иного, чем прежний владелец товарного знака или его правопреемник. Такой срок не может быть менее трех лет с даты прекращения действия регистрации на имя прежнего обладателя права на товарный знак. При этом в случаях признания регистрации товарного знака недействительной либо прекращения действия права на товарный знак вследствие неиспользования обозначения, правило о сроке ожидания регистрации применяться не должно. Кроме того, вполне допустима повторная регистрация знака, утратившего правовую охрану, на имя прежнего правообладателя.[89]

С признаком новизны тесно связан вопрос, касающийся приоритета товарного знака. По общему правилу приоритет заявленного обозначения устанавливается по дате подачи заявки, удовлетворяющей требованиям законодательства, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 9 Закона РФ о товарных знаках). В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного их них. При этом в течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В противном случае заявки признаются отозванными.

Наряду с общим правилом определения приоритета Закон РФ о товарных знаках содержит ряд льготных правил, которые могут применяться при установлении приоритета в случаях, указанных в законе (конвенционный, выставочный приоритет). Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявка поступила в течение шести месяцев с указанной даты. В свою очередь приоритет товарного знака, помещенного в экспозициях официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств – участников Парижской конвенции, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявка поступила в течение шести месяцев с указанной даты.

Кроме указанных случаев приоритет товарного знака может устанавливаться в соответствии с международными договорами РФ по дате международной регистрации знака, а в соответствии с Договором о законах по товарным знакам (ст. 7) и Законом РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 9) существует возможность установления приоритета по выделенной заявке.

Новизна знака хотя и означает его неповторимость, но, тем не менее, полностью не может обеспечивать выполнение им отличительной функции. Поэтому другим важнейшим признаком товарного знака является его различительная способность.

В литературе под различительной способностью товарного знака понимается «способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара и его производителя».[90] Следовательно, различительный характер товарного знака заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознавать этот знак, а соответственно и товар, среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, т. е. выбран произвольно и не навязан товаром, что вытекает из такой важной черты товарного знака, как обособленность указанного объекта по отношению к тем объектам, которые он должен обозначать. Таким образом, если требование новизны предъявляется к знаку для того, чтобы выделить его среди других товарных знаков, то требование различительной способности обозначения ставит своей целью его оценку по отношению к тем обозначениям, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.[91]

Условие об отличительной способности знака по-разному формулируется в различных государствах. В Парижской конвенции закреплено, что иностранному заявителю может быть отказано в регистрации, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из символов или указаний, способных служить в торговом обороте для обозначения рода, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения изделий или времени происхождения либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана (ст. 6 quinquies B 2). Соглашение TRIPS (ст. 15) выдвигает отличительную способность знака в качестве главного критерия для возможности его регистрации.[92] Указанные положения развиваются и дополняются в нормах национальных законодательств.

Требование различительного характера товарного знака закреплено в Законе РФ о товарных знаках (п. 1 ст. 6) и конкретизировано в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.3). Согласно указанным документам не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место, время, способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Различительный характер товарного знака может быть связан с формой знака, т. е. допустимыми видами товарных обозначений, а также с его содержанием – смысловым характером обозначения.

С точки зрения формы из-за отсутствия отличительных свойств не принимаются к регистрации обозначения в виде цифр, отдельных букв, не имеющих смыслового характера, линий, простых геометрических фигур, простых изображений товаров и их наименований и т. д. Кроме того, не обладают различительной способностью объемные обозначения, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением. Подобные символы, лишенные каких-либо индивидуальных черт, не способны выполнять функции разграничительного характера. Однако в ряде случаев возможны отступления от указанного правила: во-первых, когда обозначение широко и долго использовалось, в результате чего оно приобрело дополнительную различительную способность, став общеизвестным (например, BMW), и, во-вторых, когда применяется норма ст. 6 quinquies (a) Парижской конвенции, допускающей получение за границей охраны знака в таком виде, в каком он был зарегистрирован в стране происхождения, независимо от того, что в данной зарубежной стране подобные обозначения не принимаются к регистрации.[93]

Оценка отличительной способности знака по его содержанию является более сложной. Так, к числу обозначений, не обладающих отличительными свойствами по своей смысловой нагрузке, относят обычные словесные обозначения, не являющиеся в необходимой степени оригинальными. Часто употребляемые, банальные слова, лишенные какой-либо выразительности, не могут стать специальным товарным символом, поскольку они не способны создать индивидуальную характеристику изделий.[94] Решение вопроса о том, являются ли слова невыразительными, общеупотребительными, целиком зависит от субъективной оценки специалистов федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Другое важное требование, связанное с отличительным характером товарного знака, состоит в том, что он не должен быть обозначением, прямо и непосредственно выражающим товарную характеристику изделий. Содержание знака должно иметь независимый характер по отношению к объекту маркировки, восприниматься как вымышленный символ, не отражающий товарной природы изделий.[95] Только тогда он может осуществлять функцию различительного средства товара среди массы однородной продукции.

В связи с этим к содержанию знака предъявляются следующие основные требования. Прежде всего знак не может быть описательным обозначением товара. Он не может быть видовым обозначением товара. И, наконец, знак не может являться общепринятым символом или термином.

Среди обозначений, непосредственно связанных с характеристикой товара, основное место занимают описательные обозначения. Описательным признается такой знак, который является простым указанием места или времени производства товара, его назначения, способа производства, качества, цены товара и т. д. Для того чтобы обозначение считалось в полном смысле описательным, оно должно раскрывать природу товара, его состав, свойства, которые позволяют идентифицировать товар и определяют выбор этого товара покупателем.[96]

Следует отметить, что вопрос об описательном характере знака достаточно сложен. Это объясняется тем, что товарный знак помимо отличительной выполняет еще и рекламную функцию. Поэтому в него стремятся вложить сведения о каких-либо положительных свойствах изделия. Вместе с тем подобные обозначения не содержат признаков, которые выделяли бы изделия из ряда подобных, и, следовательно, не обусловливают их различия. Например, экспертизой было отказано в регистрации товарному знаку «Большое путешествие», представляющему собой словесное обозначение в виде двух описательных слов. Решение было мотивировано тем, что в отношении услуг, связанных с организацией путешествий, обозначение «Большое путешествие» не обладает различительной способностью, т. е. подпадает под действие п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках (слово «путешествие» указывает на вид услуги, для маркировки которой предназначалось обозначение, а слово «большое» является описательным по отношению к любым товарам и услугам). Указанное решение ВНИИГПЭ было оставлено в силе Апелляционной палатой, а в последующем – Арбитражным судом г. Москвы.[97]

В связи с большим количеством отказов в регистрации описательных обозначений возникает вопрос о допустимой степени использования описательных элементов при разработке товарных знаков. Практикой выработаны некоторые подходы к решению данного вопроса. Считается, что знак в целом может сообщать об определенных достоинствах товара, но только не прямо, а в иносказательной форме, с использованием аналогий (например, «Зеленые листья» – для биокефира). С этой целью используются слова и изображения, которые по прямому смыслу могут быть отдаленными от предназначения изделия, но вместе с тем отражать его важные свойства.[98] Заметим, что в результате прямого, а не иносказательного указания в обозначении на вид и назначение товаров, приведенных в перечне заявки (товары 16-го класса МКТУ: пеленки, детские трусы из бумаги и целлюлозы), Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака символу «Drypads» (перевод составляющих слов «сухой» и «мягкая прокладка»). Арбитражный суд г. Москвы оставил данное решение в силе.[99]

Следует подчеркнуть, что в ряде зарубежных стран при определенных обстоятельствах существует возможность получения правовой охраны описательным обозначениям.[100] В настоящее время соответствующие правила зафиксированы в отечественном законодательстве о товарных знаках (абз. 7 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). Их введение в Закон РФ о товарных знаках обусловлено тем, что, во-первых, существует значительное количество обозначений, не обладающих различительной способностью и не зарегистрированных в качестве товарных знаков, которые приобретают различительный характер в результате длительного использования в коммерческом обороте. Во-вторых, возможность предоставления правовой охраны указанным обозначениям, главным образом описательным, обусловлена положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которыми «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака» (ст. 6 quinquies С. (1)). Более четко приведенное правило сформулировано в ст. 15.1 Соглашения TRIPS: «Если обозначение не обладает различительной способностью в отношении соответствующих товаров или услуг, страны-члены могут ставить возможность регистрации знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе его использования».

Следующую группу обозначений, также рассматриваемых как лишенные отличительных черт, составляют обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида (например, «Нейлон», «Беломор» и др.). Вследствие универсализации применения некоторые наименования становятся в глазах массового потребителя определителем вида товаров. Они полностью или в значительной степени утрачивают способность быть средством индивидуализации изделий, вызывать представление об источнике их происхождения.[101] В результате они не могут выполнять функции товарных знаков. Заметим, что и в соответствии с дореволюционным законодательством товарным знаком не могло служить обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для отличия товаров известного рода.[102]

Нужно отметить, что отдельными организациями-изготовителями предпринимались попытки закрепления за собой исключительных прав на некоторые видовые обозначения. Так, в свое время Роспатентом в качестве товарного знака было зарегистрировано обозначение «Аспирин» на имя немецкой фирмы «Байер». В результате подобной регистрации фирма получила исключительное право на использование товарного знака «Аспирин», что вызвало протест со стороны производителей данного препарата. В данном случае явно просматривалось нарушение п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Вследствие признания факта всеобщего употребления термина «аспирин» как обозначения товаров определенного вида без наличия какой-либо взаимосвязи с фирмой – изготовителем данного лекарства Апелляционная палата Роспатента в результате рассмотрения возникшего спора совершенно справедливо признала недействительной регистрацию вышеназванного товарного знака на имя фирмы «Байер».[103]

Таким образом, когда в результате широкого и длительного применения знак превращается в «свободный», он ассоциируется не с производителем, а с каким-то видом продукции. Подобные обозначения также могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак (при условии, что они не занимают в нем доминирующего положения).

Наконец, не являются товарными знаками обозначения, относящиеся к общепринятым терминам (обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым принадлежат товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация). Подобные обозначения напрямую связаны с объектом маркировки (например, изображение ножниц для швейной промышленности), а следовательно, не могут выполнять функцию индивидуализации товаров. Так, Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации товарного знака «Sleever» в связи с тем, что знак представляет общепринятый технический термин, означающий в области деятельности заявителя (производство товаров 16 и 17-го классов: пленки и втулки из термостойкой пластмассы, предназначенные для обертывания и украшения сосудов) машину для обертывания рукавным материалом, область применения которой – упаковка и тара.[104]

Подход к требованию различительной способности товарного знака как к самостоятельному признаку охраноспособности знака в литературе неоднозначен. Одни ученые (например, А. П. Сергеев)[105] не выделяют данное требование среди других критериев охраноспособности товарного знака, полагая, по-видимому, что он поглощается признаком новизны. Другие авторы (А. Н. Григорьев, Н. И. Коняев),[106] наоборот, считают указанный критерий одним из наиболее важных.

По нашему мнению, признак различительного характера товарного знака имеет право на самостоятельное существование наряду с другими критериями охраноспособности указанного объекта по соображениям, приведенным выше. Кроме того, выделение данного признака диктуется как международной законодательной практикой, так и нормами отечественного законодательства о товарных знаках.

Обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном порядке зарегистрировано. Требование регистрации обозначения, в отличие от Положения о товарных знаках 1974 г., прямо не содержится в определении понятия товарного знака, но вытекает из ряда норм Закона РФ о товарных знаках (ст. 2, 3 и др.).

Таким образом, лишь с момента официального признания обозначения товарным знаком можно говорить о нем как о самостоятельном объекте правовой охраны. Российское законодательство не охраняет незарегистрированные в Роспатенте обозначения, за исключением так называемых общеизвестных знаков, которые охраняются в РФ без регистрации в соответствии с международными договорами.

Использование товарного знака до его регистрации не закрепляет за пользователем права на товарный знак и не может подтвердить приоритета обозначения. В отношении незарегистрированных товарных знаков не может возникнуть ни временная правовая охрана, предоставляемая изобретениям, ни право преждепользования. Критерий регистрации товарного знака указывает и на то, что зарегистрированные знаки юридически признаны и существуют как юридическая категория (в отличие от товарных знаков, существующих в социальной реальности).[107]

Кроме указанных, в литературе предлагаются и некоторые другие критерии охраноспособности товарных знаков. Например, Н. И. Коняев среди таких признаков товарного знака, как новизна и различительный характер, выделяет требование художественности изображения, т. е. его соответствия эстетическим требованиям. По мнению указанного автора, не могут признаваться товарными знаками безвкусные рисунки, словосочетания и т. п.[108]

На наш взгляд, некоторые моменты, указывающие на данный признак, содержались в понятии товарного знака, сформулированном в Положении 1962 г. Однако в настоящее время с данной точкой зрения согласиться нельзя, так как в законодательстве подобное требование не содержится и смысловой нагрузки не несет. С позиций требований, учитываемых при разработке товарных знаков, несомненно, берется во внимание и художественность обозначения. «Однако отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака по мотиву его нехудожественности будет незаконным, если только при этом заявленное обозначение не противоречит принципу гуманности и морали».[109]

Те же самые возражения вызывает и критерий оригинальности товарного знака, предлагаемый некоторыми специалистами. Так, по мнению Э. П. Гаврилова, оригинальность изобразительных и комбинированных знаков заключается в художественной выразительности, композиционной целостности, а для словесных знаков под оригинальностью понимается новизна слова вообще или новизна слова в данной области применения.[110] Тем не менее на признак оригинальности в законе прямых указаний нет, а содержание данного критерия раскрывается в таком требовании к товарному знаку, как новизна.

2.2. Виды товарных знаков

Товарные знаки можно классифицировать по различным основаниям. Так, по форме выражения различаются: словесные, изобразительные, объемные, комбинированные товарные знаки и знаки особых видов (звуковые, обонятельные, световые и др.). Данная классификация товарных знаков обусловлена их знаковой природой. В основу деления рассматриваемых обозначений можно положить и другой критерий, связанный с их знаковым характером. В зависимости от основных видов фонетически применяемых знаковых систем товарные знаки делятся на словесные (языковые знаки), изобразительные (неязыковые знаки), комбинированные (как правило, сочетание языковых и неязыковых знаков) и иные.[111]

Заметим, что в литературе высказывались различные мнения относительно трактовки указанных видов товарных знаков. Первый подход (искусствоведческая тенденция) выражался в стремлении рассматривать в качестве товарных знаков только знаки, созданные средствами графического искусства.[112] Полагаем, что указанная точка зрения была обусловлена практикой применения Положения о товарных знаках 1962 г., согласно п. 1 которого товарный знак представлял собой в первую очередь оригинально оформленное художественное изображение. В соответствии со вторым подходом к товарным знакам, помимо обозначений, созданных средствами дизайн-графики, необходимо относить и фонетические знаки (словесные товарные знаки, у которых охраняется только само слово).[113] Наконец, третий подход сводился к расширительной трактовке видов товарных знаков.[114] Сторонники указанной тенденции предлагали охранять в качестве товарных знаков, помимо традиционных обозначений, мелодии, позывные, запахи, т. е. нетрадиционные товарные знаки.

Современное российское законодательство по товарным знакам придерживается третьего подхода к решению указанной проблемы. Закон РФ о товарных знаках не содержит запрета на регистрацию нетрадиционных обозначений. В соответствии со ст. 5 данного нормативного акта в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Обеспечение правовой охраны нетрадиционным знакам в нашей стране можно объяснить не только бурным развитием техники, но и расширением границ рекламы и торговых связей между странами.

Кроме рассмотренной классификации существуют и иные подразделения товарных знаков. По числу субъектов права на их применение различают индивидуальные и коллективные товарные знаки (ст. 20 Закона РФ о товарных знаках). Кроме того, в зависимости от степени известности обозначения у потребителей товарные знаки можно разделить на обычные и общеизвестные (глава 2^1 Закона РФ о товарных знаках).[115]

Классификация товарных знаков имеет как важное теоретическое, так и практическое значение. Прежде всего она позволяет выявить специфику того или иного обозначения, оказывающую влияние не только на восприятие обозначения потребителями либо на характер его использования, но и на процесс регистрации товарного знака. Например, в зависимости от формы выражения товарного знака предъявляются определенные требования к описанию заявленного обозначения (п. 3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака). В случае же специфики заявленного на регистрацию обозначения (объемного, звукового, светового, коллективного) заполняется дополнительная графа в материалах заявки (п. 3.5 Правил). С помощью классификации товарных знаков можно также выделить обозначения, пользующиеся особым правовым режимом (общеизвестные и коллективные товарные знаки). И, наконец, классификация товарных знаков помогает отграничить их от сходных объектов промышленной собственности (промышленных образцов, НМПТ и др.).

Остановимся более подробно на характеристике различных видов товарных знаков.

Словесные, изобразительные, объемные, комбинированные и иные товарные знаки

1. Словесные товарные знаки

Среди разновидностей товарных знаков, различаемых по форме выражения, словесные обозначения занимают особое место. Такие знаки являются наиболее распространенными в силу отличительных свойств, заключенных в смысловом значении слова.

Значимость словесных товарных знаков определяется рядом факторов. Во-первых, словесные обозначения легче воспринимаются (не только зрительно, но и на слух) и быстрее запоминаются, чем иные виды знаков. Во-вторых, возможность создания рассматриваемых товарных знаков практически не ограничена. В-третьих, словесные обозначения с большой степенью точности отражают положительные свойства обозначаемых ими товаров. При этом они способны вызывать у потребителей ассоциации, благоприятные для изготовителя продукции. Наконец, в-четвертых, словесные обозначения имеют огромные преимущества в плане рекламы. Следует отметить, что при наличии в знаке словесного элемента он почти всегда становится доминирующим независимо от того, преобладает ли он по объему над другими элементами, или нет.

В настоящее время словесные знаки все более вытесняют изобразительные обозначения, хотя последние исторически появились раньше других видов товарных знаков. Заметим, что в мировой практике словесные знаки составляют около 80 % всех использующихся товарных знаков.[116] Между тем в нашей стране преимущества словесных обозначений длительное время не принимались во внимание. Интенсивный рост количества знаков со словесными элементами стал наблюдаться лишь после присоединения СССР к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарных знаков (п. 2.2) словесные обозначения представляют собой слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. При этом словесный знак легче запоминается, если он понятен по смыслу и выражает сущность обозначаемого объекта.

В литературе встречается деление словесных товарных знаков на два типа.[117] С одной стороны, это знаки, у которых охраняется только само слово, поскольку в заявке не дается его особого шрифтового решения. В основу подобных знаков положен звуковой способ. Соответственно, восприятие этих обозначений зависит от их смысла и звука. Графическое изображение таких товарных знаков не имеет существенного значения.

К другому типу относятся знаки, выполненные в особой графической манере. В них охраняется шрифт, характер расположения букв, их относительный размер и другие визуальные элементы. Способ восприятия указанных обозначений главным образом визуальный, в результате чего у потребителя возникает стабильный визуальный образ обозначения. Поэтому специалисты относят словесные обозначения, выполненные в оригинальной графической манере, к особому типу изобразительных знаков – логотипам.[118] К примеру, зарегистрированным логотипом является написание слова «Аэрофлот». Вместе с тем, определяя природу указанных товарных знаков более точно, можно отметить, что в этих знаках сочетаются черты как словесных, так и изобразительных обозначений, ибо при их регистрации охраняется не только шрифтовое решение слова, но и само слово.

В свою очередь по способу создания обозначения словесные товарные знаки можно разделить на две основные группы: знаки в виде слов естественного языка и знаки в виде слов, образованных искусственно.[119]

Товарные знаки первой группы отличаются более высокой степенью запоминания, так как к ним относятся обычные слова или сочетания слов различных языков (связанных с объектом маркировки, характером деятельности организации, фирменным наименованием юридического лица и т. п.). В рассматриваемой группе товарных знаков удачными считаются «ассоциативные» знаки, которые переносят символ одного объекта на товары другого вида (например, обозначение «Apple», используемое для маркировки компьютеров).

Важное место среди словесных обозначений этой группы занимают собственные имена физических лиц. Обозначения в виде имен, фамилий или псевдонимов во многих странах регистрируются в качестве товарных знаков наравне с другими обозначениями (например, Ford, Philips). Но в каждой стране есть некоторые различия в подходе к правовой охране таких товарных знаков.

В ряде государств обозначения, состоящие из фамилий, охраняются как товарные знаки, но при этом не отрицается право другого лица с такой же фамилией использовать ее в своей коммерческой деятельности. В США и Великобритании фамилия может служить в качестве товарного знака только в том случае, если она приобретает вторичное значение, т. е. потребитель воспринимает фамилию как товарный знак, а не как указание на конкретное лицо. Примером может служить товарный знак «Мс Donald's», который воспроизводит распространенную шотландскую фамилию, выраженную в притяжательной форме. А в Японии, Франции и некоторых других странах имя собственное физического лица может получить правовую охрану как товарный знак, если созданному на его основе обозначению будут присущи отличительные черты (к примеру, особое графическое оформление).[120]

Возможность регистрации имен собственных в качестве товарных знаков в Российской Федерации вытекает из п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках. При этом имена собственные подлежат правовой охране в качестве товарных знаков только в том случае, если они являются новыми и обладают различительной способностью в отношении товара, для обозначения которого они предназначены.[121] Примерами подобных обозначений могут служить: фамилия предпринимателя Владимира Довганя, зарегистрированная в качестве товарного знака для продуктов питания, товарный знак «Алла Пугачева», зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров, использование в товарном знаке фамилии и инициала «А. Коркунов» и др.

К обозначениям второй группы относятся искусственно образованные слова, специально созданные для использования в качестве товарных знаков и обладающие новизной, а также оригинальностью. Искусственные слова, как правило, регистрируются для обозначения новых веществ, препаратов, материалов. Так, Фондом имени В. В. Караваева были зарегистрированы товарные знаки «Аурон» и «Витаон», обозначающие медицинские бальзамы. Заметим, что обозначения указанной группы обладают большей различительной способностью, чем товарные знаки, образованные из слов естественного языка, и удачно подчеркивают новизну продукта. Многие из товарных знаков, созданных на основе искусственно образованных слов, приобрели статус общеизвестных (например, «Кока-Кола»). Часто искусственные слова создаются исходя из названия предприятия, которое используется для создания нового слова. К примеру, владельцем товарного знака «Кодак» является компания «Истмен Кодак».

Заметим, что в процессе разработки словесного товарного знака могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что объем лексики любого языка, в том числе русского, исчерпаем. Поэтому отечественные производители могут в скором времени столкнуться с дефицитом вариантов простых словесных обозначений.[122] Полагаем, что в подобной ситуации, помимо использования неологизмов, возможно привлечение ресурсов иных языков, применение сочетаний слов,[123] а также слов, вышедших из употребления.

Одним из путей расширения предметной области правовой охраны товарных знаков является регистрация не только основного знака, но и его вариаций. Создание и использование так называемых серий товарных знаков преследуют в первую очередь рекламные и коммерческие цели. Серия товарных знаков представляет собой совокупность знаков, имеющих общий элемент или единую структуру, регистрируемых на имя одного заявителя и используемых преимущественно на однородных товарах.[124] Возможность регистрации вариантов товарных знаков была закреплена Положением о товарных знаках 1974 г. (п. 9). В отличие от указанного документа современное законодательство по товарным знакам практически не регламентирует вопросы, связанные с разработкой серий товарных знаков. Однако оно не лишает предпринимателей права на выбор количества товарных знаков.

2. Изобразительные товарные знаки

Изобразительные товарные знаки составляют значительную часть общего фонда товарных знаков, зарегистрированных в РФ. Хотя в последние годы в литературе делается акцент на преимуществах словесных знаков как наиболее эффективного вида товарных знаков,[125] тем не менее проблема создания и использования изобразительных обозначений сохраняет свою актуальность в силу большого масштаба их применения (к началу 90-х годов ХХ в. в России около 70 % товарных знаков являлись изобразительными).[126] К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости (п. 2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака).

Изобразительные обозначения можно условно подразделить на следующие подвиды:

– знаки с отвлеченным символическим содержанием;

– знаки, имеющие отношение к процессу производства;

– знаки, отражающие характер продукции;

– знаки с буквенным элементом.[127]

Отличительными чертами изобразительного знака являются: использование графических элементов; построение изображения по принципу художественной композиции; цветовое решение рисунка в целом. Согласно Закону РФ о товарных знаках (п. 2 ст. 5) изобразительный товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Кроме того, товарным знаком может быть признана определенная комбинация цветов. Вместе с тем возможность регистрации в качестве товарного знака цвета как такового отечественным законодательством не допускается. Это в первую очередь связано с недостаточной различительной способностью отдельного цвета в отношении определенных товаров. Однако за рубежом существует практика получения некоторыми компаниями правовой охраны того или иного цвета. Главным условием предоставления такой охраны, как правило, является наличие у цвета различительной способности, приобретаемой в результате использования на соответствующих товарах. Так, Верховный суд США признал золотисто-зеленый цвет охраноспособным в отношении деталей сушильного пресса.[128] Тем не менее в законодательстве зарубежных стран указанная проблема до конца не решена.

Главной стороной восприятия изобразительных знаков является визуальная сторона. Поэтому к числу достоинств данных обозначений следует отнести их высокие рекламно-эстетические свойства. Броская символика, четкая структура делают изобразительные знаки одинаково понятными для потребителей самых разных стран. Более того, изобразительные знаки отличаются простотой, т. е. они конструктивно компактнее многобуквенных словесных знаков, что упрощает их применение на готовых товарах. В то же время, выполнение изобразительного знака на невысоком графическом уровне, перегрузка его сложными элементами не позволяют успешно выполнять функцию индивидуализации однородных товаров.

3. Объемные товарные знаки

Наряду с плоскими (словесными и изобразительными обозначениями) существуют и объемные (пространственные) товарные знаки. К объемным обозначениям в соответствии с п. 2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур, т. е. изображения товарного знака по длине, ширине, высоте. Такое обозначение относится либо к самому маркируемому изделию (особой формы мыло, свеча и т. п.) либо к его упаковке (оригинальная форма флакона для духов, коробки для конфет). Примером объемного товарного знака является бутылка «Coca-Cola».

Пространственное художественное решение может охраняться не только в качестве объемного товарного знака, но и промышленного образца. Поэтому важной проблемой, которая будет рассмотрена ниже, является разграничение указанных объектов промышленной собственности.

Если в качестве объемного товарного знака регистрируется форма изделия, то к подобного рода обозначениям предъявляются более жесткие требования с точки зрения их различительной способности по сравнению с другими видами товарных знаков. Это объясняется тем, что потребитель обычно видит в товарном знаке нечто внешнее, отдельное от самого товара и специально предназначенное для различия однородных товаров. Поэтому «форма объекта, заявленного в качестве объемного знака, не должна быть непосредственно обусловлена его функцией».[129] Иначе обозначение не будет обладать различительной способностью. Форма изделия, заявленного в виде объемного знака, должна быть новой, оригинальной и способной выделить товар определенного изготовителя из группы однородных товаров. Заметим, что в ряде стран, где законодательство прямо не предусматривает регистрации объемных товарных знаков (Швейцария, ФРГ), на практике правовая охрана данных обозначений становится возможной, если будут обоснованы их отличительные свойства.[130]

Ранее отмечалось, что в качестве объемного знака может быть зарегистрирована оригинальная упаковка товара. Подобный товарный знак также должен отвечать ряду определенных требований. В частности, упаковка должна соответствовать характеру товара, стилю организации-изготовителя, вкусам потребителей. Кроме того, она выполняет и рекламную функцию. Как справедливо указывалось в литературе, вышеназванные требования, предъявляемые к упаковке, в советский период практически не соблюдались.[131] Однако и в настоящее время упаковки российских товаров проигрывают зарубежным по ряду параметров. Вместе с тем качественная упаковка, быстро и точно передающая информацию об особенностях товара, его производителе лучше функционирует и как товарный знак. При этом сведения, содержащиеся на упаковке, должны быть продуманы таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность информации: доходчивость и запоминаемость. На эти моменты в первую очередь оказывает влияние лаконичность графики.

Следует подчеркнуть, что в Реестре товарных знаков доля объемных обозначений значительно меньше, чем словесных, изобразительных и комбинированных. Однако полагаем, что в настоящее время интерес к объемным обозначениям должен повыситься, ибо в последние годы остро стоит проблема создания конкурентоспособных отечественных товаров, отвечающих высокому художественному и качественному уровню.

4. Комбинированные товарные знаки

Комбинированные товарные знаки создаются на основе различных сочетаний буквенных, словесных и изобразительных элементов (сочетание рисунков и букв, слов и цифр и т. д.). Достаточно выразительны комбинированные объемные знаки со словесными или изобразительными элементами, наносимыми на упаковку либо изделие. Примером комбинированных обозначений являются товарные знаки компаний «Вимм-Билль-Данн», «Адидас» и др. Одним из наиболее распространенных видов комбинированных товарных знаков являются разнообразные этикетки, где в определенной цветовой гамме обычно сочетаются словесные и изобразительные элементы.

Комбинированные товарные знаки обладают большими различительными возможностями, благодаря объединению смыслового значения слова и наглядности рисунка. Яркий отличительный характер знака обусловливает его широкое применение в коммерческом обороте.

Как правило, комбинированные знаки состоят из словесной и изобразительной частей, причем смысловое значение могут иметь обе части. Причем обычно изобразительная часть иллюстрирует словесную часть знака. Такие знаки должны отвечать требованиям, которые предъявляются как к словесным, так и изобразительным знакам. Словесная и изобразительная части должны быть композиционно и сюжетно взаимосвязаны, образовывая единое целое.

Чтобы эффективно выполнять свою основную функцию – индивидуализации товара, товарный знак должен иметь оригинальное дизайнерское решение.[132] В первую очередь это относится к изобразительным, объемным и комбинированным обозначениям. В современных условиях данное требование обусловлено неписаными законами рынка.

5. Особые виды товарных знаков

Товарные знаки особого вида представляют собой обозначения, рассчитанные на восприятие органами чувств. К ним относятся звуковые, световые, обонятельные и иные обозначения, ассоциирующиеся у потребителей с определенными видами товаров или услуг.

Следует подчеркнуть, что нетрадиционные товарные знаки регистрируются достаточно редко и главным образом в качестве знаков обслуживания (позывные радиостанций, телекомпаний и т. д.). В отличие от большинства зарубежных стран в РФ почти отсутствует практика регистрации подобных обозначений. В последние годы Роспатент[133] регистрировал особые виды знаков, как правило, на имя иностранных пользователей. Вместе с тем есть примеры оформления прав на нетрадиционные знаки и российскими организациями. Так, на имя московского мясокомбината «Микомс» зарегистрирован звуковой знак, представленный нотной записью.[134] В свою очередь на имя радиостанции «Маяк» был зарегистрирован звуковой товарный знак в виде вступительного такта музыки к песне «Подмосковные вечера».[135]

Среди рассматриваемых обозначений, пожалуй, самыми распространенными являются звуковые знаки (музыкальные мелодии и другие акустические сигналы). Законодательство по товарным знакам ряда развитых стран (Польши, Германии, США) содержит прямое указание на возможность регистрации звуковых товарных знаков. В Российской Федерации требования к регистрации звуковых обозначений зафиксированы в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 3.2.(2)). Правила относят к звуковым знакам, в частности, следующие виды звука: музыкальное произведение, его часть, шумы какого-либо происхождения. При испрашивании регистрации музыкального произведения необходимо предоставление его нотной записи.

Бесспорно, все заявляемые к регистрации разновидности звуковых знаков должны обладать необходимыми критериями охраноспособности товарных знаков, в том числе и различительным характером. Вместе с тем, как показывает зарубежный опыт, звук, состоящий из шумов, часто не обладает различительной способностью. Поэтому к регистрации шумов какого-либо происхождения следует подходить крайне осторожно. Кроме того, существует и проблема предоставления для регистрации шумов, не передаваемых нотами (шум дождя, рычание зверя и т. п.). К сожалению, в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака данный вопрос не регламентируется. Полагаем, что единственно возможным средством предоставления шумов для экспертизы является их запись на звуковых носителях. Более того, подчас для проведения экспертизы требуется и наличие звукозаписи музыкального произведения, ибо предоставление обозначения в виде нотной записи рассчитано в первую очередь на визуальное восприятие. Следовательно, в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака необходимо уточнение требований, необходимых для регистрации звуковых знаков.

За рубежом гораздо реже получают правовую охрану другие разновидности нетрадиционных знаков. В отечественной же практике данные обозначения пока не распространены. К числу таких товарных знаков относятся обонятельные знаки (оригинальные запахи товаров), а также световые знаки (различные световые эффекты).

Нужно отметить, что в процессе регистрации нетрадиционных знаков могут возникнуть определенные сложности. Так, техническая проблема связана с особенностями хранения и воспроизведения указанных обозначений регистрирующим органом в случае предоставления им правовой охраны. Например, необходимы специальные боксы для хранения запахов. В случае увеличения числа заявок на регистрацию особых видов товарных знаков эти вопросы потребуют незамедлительного решения.

Еще одна проблема касается публикации сведений о регистрации нетрадиционных обозначений в Бюллетене товарных знаков. Согласно п. 29 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, в Бюллетень по понятным причинам не включается изображение нетрадиционных товарных знаков. Вместе с тем требуются указания на специфическую природу товарного знака, если он является звуковым или световым. Такое положение затрудняет возможность третьим лицам ознакомиться подробно с зарегистрированными нетрадиционными знаками и, следовательно, в необходимых случаях оспорить такую регистрацию. Поэтому представляется, что в число сведений о регистрации товарных знаков особых видов, подлежащих опубликованию, должно включаться краткое описание нетрадиционного товарного знака.

Обычные и общеизвестные товарные знаки

Обычными являются товарные знаки, в качестве необходимого условия правовой охраны которых выступает их государственная регистрация. В свою очередь, общеизвестным товарным знаком признается обозначение, пользующееся высокой степенью известности у потребителей и ассоциирующееся в их представлении с определенными товарами высокого качества. Среди отечественных товарных знаков решением Высшей патентной палаты Роспатента общеизвестными товарными знаками признаны следующие обозначения: «Известия», «Уралмаш», «Ява», «Здоровье», «Клинское», «Coca-Cola».[136] Заметим, что некоторые знаки достигли такой степени известности, что стали восприниматься как национальные символы страны (например, «Cristian Dior» (Франция), «Toyota» (Япония) и др.). Таким образом, главным отличительным свойством общеизвестных обозначений по сравнению с обычными товарными знаками служит их широкая известность. Это обстоятельство обусловило особое правовое положение общеизвестных знаков.

Для эффективного обеспечения защиты прав владельцев указанных обозначений законодательство о товарных знаках многих государств (Германии, Франции и др.) предусматривает специальные условия охраны общеизвестных знаков. При этом режим охраны известных обозначений основывается на нормах не только национального законодательства, но и международных соглашений, в частности Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст. 6 bis). В ряде стран (Австрия, Япония) права владельцев общеизвестных знаков защищаются в соответствии с законами о недобросовестной конкуренции.[137] Наконец, на основании ст. 6 bis Парижской конвенции осуществляется охрана общеизвестных товарных знаков в тех странах, где нет специальных норм, регламентирующих правовой статус этих обозначений.

Россию в настоящее время можно отнести к числу государств первой группы. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров. Кроме того, правовому режиму общеизвестных знаков посвящена отдельная глава указанного Закона (2^1). Наконец, условия предоставления правовой охраны указанным обозначениям четко зафиксированы в Правилах признания товарного знака общеизвестным в РФ, утвержденных Роспатентом 13 марта 2000 г. (далее – Правила).

Режим общеизвестных товарных знаков состоит в придании им преимущественной охраны без специальной регистрации в сравнении с более поздними знаками данной страны, применимыми к идентичным или сходным продуктам; закреплении за компетентным органом решения вопроса об общеизвестном характере знака; применении такого режима в обязательном порядке для стран – участниц Парижской конвенции.[138] Следовательно, товарный знак, признанный общеизвестным, может в соответствии с п. 1 ст. 7, ст. 28 Закона РФ о товарных знаках, а также ст. 6 bis Парижской конвенции служить основанием для отказа иному лицу в регистрации товарного знака, признания недействительной регистрации товарного знака иного лица или запрещения иному лицу использовать товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с общеизвестным знаком, предназначенным для применения в отношении однородных товаров, при условии, что дата, начиная с которой товарный знак стал общеизвестным, является более ранней, чем дата приоритета товарного знака иного лица (п. 1.1 Правил).

Установление специфического правового режима охраны общеизвестных товарных знаков имеет определенные цели. Во-первых, это защита интересов обладателей прав на общеизвестные обозначения, ибо незаконное использование общеизвестных знаков вследствие их большой экономической ценности может принести значительные убытки и опорочить деловую репутацию производителя. Во-вторых, целью особого правового режима рассматриваемых обозначений является защита интересов потребителей, так как недобросовестное использование общеизвестных знаков может вызвать отрицательные последствия в виде введения покупателей в заблуждение относительно товара или его производителя. В-третьих, правовая охрана общеизвестных знаков установлена с целью пресечения недобросовестной конкуренции.

Наряду с общеизвестными знаками, получившими достаточное распространение в границах одного государства, в литературе выделяются и так называемые мировые знаки, известность которых вышла за пределы национального рынка.[139] Это связано в первую очередь с тем, что в некоторых странах признаются две категории знаков: общеизвестные и мировые (известные во всем мире). При этом правовая охрана мировых знаков обеспечивается без учета принципа однородности товаров, установленного Парижской конвенцией.

Полагаем, что необходимость в выделении такой разновидности товарных знаков, как «мировые» отсутствует. Данные обозначения представляют собой товарные знаки, наиболее известные из общеизвестных, и отвечают всем требованиям, предъявляемым к последним. Более того, основные международные конвенции в рассматриваемой области (Парижская конвенция и Соглашение TRIPS), а также национальные законодательства по товарным знакам не содержат каких-либо норм, относящихся к охране мировых знаков. Регулирование охраны мировых обозначений осуществляется на основе законодательства о недобросовестной конкуренции, а также судебной практики.[140] Наконец, ни в одной из стран нет специальной административной процедуры, связанной с признанием товарного знака мировым.

Вместе с тем наличие обозначений, занимающих исключительное положение не только на национальном, но и на международном рынках и достигших очень высокой различительной способности, порождает необходимость в расширении пределов их правовой охраны. Это касается, главным образом, охраны общеизвестных товарных знаков в отношении не только однородных, но и неоднородных товаров. Следует подчеркнуть, что в литературе по этому вопросу содержатся и другие взгляды. Так, по мнению В. В. Орловой, общеизвестный знак может получить усиленную охрану только потому, что стал известен для определенных товаров. Другим же товарам, для которых он был зарегистрирован, предоставляется «обычная» охрана «нормального» знака.[141] Однако довольно часто общеизвестные товарные знаки в результате длительного применения на высококачественных товарах ассоциируются в представлении покупателей не с конкретным видом товаров, а с определенным источником происхождения и уровнем качества продукции. В этом случае использование общеизвестного обозначения неправомочным лицом в отношении не только однородных, но и неоднородных товаров может нанести существенный ущерб владельцу знака и ввести в заблуждение потребителей. Кроме того, если товарный знак, подобный общеизвестному, будет использоваться для других товаров, не вызывая смешения с товарами владельца известного обозначения, то потребители постепенно будут привыкать к использованию знака иными производителями, что приведет к утрате им исключительного значения. Поэтому сегодня актуальна охрана общеизвестных товарных знаков в отношении неоднородных товаров.

Как отмечалось, ст. 6 bis Парижской конвенции содержит запрет на регистрацию и использование третьими лицами товарных знаков, тождественных или сходных с общеизвестными, только в отношении однородных товаров. Вместе с тем в Соглашение TRIPS включены положения о дополнительной охране общеизвестных знаков в отношении неоднородных товаров (ст. 16 (3)) при условии, что «нарушающий» знак или его существенная часть существенно близки к общеизвестному товарному знаку в части воспроизведения, имитации или его перевода. При этом использование «нарушающего» знака на различных товарах должно указывать на связь, существующую между ним и товарами владельца общеизвестного товарного знака, и, кроме того, на то, что интересы владельца, вероятно, должны быть затронуты вследствие такого использования.[142]

Для вступления России во Всемирную торговую организацию отечественное законодательство должно быть приведено в соответствие с указанным Соглашением. Поэтому в литературе было высказано мнение о необходимости введения в Закон РФ о товарных знаках положений, обеспечивающих усиление режима правовой охраны общеизвестных знаков, установив в соответствующих случаях (например, если использование «нарушающего» знака будет указывать на связь между товарами, в отношении которых он используется, и владельцем общеизвестного знака) их охрану и в отношении неоднородных товаров.[143]

Данный вывод подчеркивает и то обстоятельство, что государствам, связанным обязательствами вышеназванных международных договоров, рекомендуется охранять общеизвестные товарные знаки в соответствии с Совместной резолюцией о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, одобренных Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза в сентябре 1999 г. и Положениями в отношении охраны общеизвестных товарных знаков.[144] В соответствии со ст. 4 (1) указанных Положений, независимо от товаров и/или услуг, в отношении которых знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, он считается находящимся в противоречии с общеизвестным знаком, если этот знак или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака и если присутствует хотя бы одно из приведенных в п. b ст. 4 (1) условий (например, в случае недобросовестного использования этим знаком преимуществ отличительного характера общеизвестного знака либо если использование этого знака ослабит недобросовестным образом отличительный характер общеизвестного знака). Как видно, приведенные положения основаны на нормах Соглашения TRIPS.[145]

Заметим, что законодательство и практика большинства зарубежных государств идут по пути расширения охраны общеизвестных обозначений. Так, Закон Великобритании 1994 г. предоставил владельцам общеизвестных знаков возможность оспаривать регистрацию идентичных знаков на имя третьих лиц в отношении неоднородных товаров, предотвращая тем самым ослабление различительной способности своих знаков.[146]

Между тем в российском законодательстве по товарным знакам длительное время сохраняется подход к охране общеизвестных знаков лишь в отношении однородных товаров. Так, согласно п. 1.1 Правил правовая охрана предоставляется общеизвестным знакам, предназначенным для применения в отношении однородных товаров, а в соответствии с п. 4, 5.1 указанного документа в решении Высшей патентной палаты об удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным, а также в перечне общеизвестных в РФ обозначений указываются сведения о перечне товаров и услуг, в отношении которых обозначение признано общеизвестным. Сходные положения присутствуют и в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (абз. 3 п. 1 ст. 7; абз. 2 п. 1 ст. 19^1).

При этом обновленное законодательство по товарным знакам содержит в этом отношении некоторые положительные моменты. В частности, согласно п. 2 ст. 19^1 при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы. Однако, на наш взгляд, указанные правила сформулированы нечетко, ибо, во-первых, в абз. 2 п. 2 ст. 19^1 Закона РФ о товарных знаках говорится об усилении режима правовой охраны уже зарегистрированных товарных знаков, но ничего не сказано об охране в отношении неоднородных товаров других категорий общеизвестных обозначений (например, охраняемых на территории РФ без регистрации в соответствии с международным договором РФ). Во-вторых, рассматриваемые правила находятся в определенном противоречии с абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

Статья 6 bis Парижской конвенции не содержит определения общеизвестного товарного знака и критериев оценки общеизвестности обозначения, относя решение этих вопросов к компетенции государств-участников. Следует отметить, что в российском законодательстве по товарным знакам на протяжении длительного периода понятие и признаки общеизвестных обозначений не регламентировались. Такое положение затрудняло работу экспертных органов, обязанных в рамках экспертизы заявленного обозначения проводить поиск на тождество и сходство заявленного товарного знака с общеизвестными (п. 14.4.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания). Между тем в юридической литературе делалось множество попыток выработать приемлемое определение общеизвестного товарного знака, содержащее критерии установления общеизвестности. При этом одни авторы давали, на наш взгляд, довольно узкое определение рассматриваемых обозначений, понимая под общеизвестным товарный знак, получивший известность на территории одной страны благодаря длительному применению.[147] Другие ученые, напротив, предлагали, чересчур содержательные определения. К примеру, Н. П. Грешнева считала, что общеизвестным в нашей стране признается товарный знак, который в результате длительного интенсивного использования является хорошо известным в России широкому кругу потребителей и служит гарантией высокого качества продукции и товаров, маркируемых этим знаком.[148] В настоящее время механизм установления общеизвестности товарных знаков закреплен в Законе РФ о товарных знаках и в Правилах признания товарного знака общеизвестным в РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 19^1 Закона РФ о товарных знаках под общеизвестным в РФ товарным знаком понимается товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании государственной регистрации, товарный знак, охраняемый на территории РФ без регистрации в соответствии с международным договором РФ, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ, если такие товарные знаки или обозначения в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в РФ широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Анализируя указанное понятие, можно сделать следующие выводы. Представляется, что приведенное в Законе РФ о товарных знаках определение общеизвестного товарного знака сформулировано достаточно содержательно. Указанный документ признает в качестве общеизвестных три группы обозначений, обладающих общими признаками общеизвестности.

К первой группе относятся товарные знаки, охраняемые на территории РФ на основании государственной регистрации. Полагаем, что государственная регистрация товарного знака, даже если он является общеизвестным, обеспечивает его надежную правовую охрану. Однако у владельца зарегистрированного обозначения могут быть причины для признания Высшей патентной палатой общеизвестности знака, например, для предотвращения в будущем каких-либо конфликтных ситуаций, для официального установления даты, с которой товарный знак стал общеизвестным в РФ[149] и т. д.

Ко второй группе отнесены товарные знаки, охраняемые на территории РФ без регистрации в силу международного договора РФ. В данном случае речь идет об обозначениях, охрана которых получена в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему. Вместе с тем п. 2.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака указывает, что охраняемыми в силу международных договоров считаются в первую очередь обозначения, признанные общеизвестными товарными знаками в РФ, охраняемые в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции.

Наконец, к третьей группе общеизвестных знаков относятся обозначения, используемые в качестве товарных знаков, но не имеющие правовой охраны на территории России. В литературе к указанной группе общеизвестных знаков относят обозначения, в отношении которых поданы заявки по национальной процедуре или испрошена охрана в рамках Мадридского соглашения или Протокола к нему, но решения Патентного ведомства о регистрации или предоставлении охраны еще нет.[150]

Полагаем, что такой подход к трактовке рассматриваемой группы общеизвестных знаков довольно узок. По нашему мнению, к ним также можно отнести обозначения, не отвечающие некоторым критериям охраноспособности товарного знака и не подлежащие государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но которые в результате интенсивного использования приобрели на территории РФ широкую известность. Это, в частности, могут быть знаки, не обладающие достаточной различительной способностью или носящие описательный характер (обозначения, представляющие сочетания букв, не имеющие словесного характера и т. д.). Различительная функция подобных обозначений будет обусловлена исключительно их общеизвестным характером. Кроме того, по всей видимости, к рассматриваемой группе обозначений можно отнести получившие широкую известность в РФ товарные знаки государств, не связанных обязательствами Парижской конвенции и поэтому не охраняемые в России в силу международного договора, если владельцы указанных обозначений не зарегистрировали их в установленном порядке.

Вопрос, касающийся правовой охраны общеизвестных знаков, имеет еще один аспект. Речь идет о критериях общеизвестности обозначения, четкое определение которых имеет большое практическое значение. Как отмечалось, до недавнего времени законодательство по товарным знакам не фиксировало признаков общеизвестности. При этом в литературе получило отражение обоснование различных критериев общеизвестности, многие из которых были учтены при разработке Правил (п. 1.1) и новой редакции Закона РФ о товарных знаках (глава 2^1).

По нашему мнению, указанные документы выделяют три основных признака общеизвестности:

а) широкую известность товарного знака в РФ среди соответствующих групп населения;

б) интенсивное использование на территории РФ;

в) устойчивую связь в сознании потребителей между общеизвестным товарным знаком и изготовителем определенных товаров.

Полагаем, что указанные критерии в целом соответствуют принципам, выработанным мировой судебной и административной практикой, закрепленным в обобщенном виде в Положениях по охране общеизвестных знаков.

При решении вопроса об общеизвестности товарного знака Высшая патентная палата, Палата по патентным спорам (после ее образования) или суд в первую очередь должны ориентироваться на мнение потребителей. Данный вывод опирается на зарубежный опыт и учитывает основную особенность общеизвестных товарных знаков. Заметим, что в Положениях в отношении охраны общеизвестных знаков среди обстоятельств, принимаемых во внимание при решении вопроса об общеизвестности обозначения, на первом месте стоит степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества (ст. 2 (1)). Данное обстоятельство неоднократно подчеркивалось и в отечественной литературе.[151] Поэтому в качестве основного критерия, имеющего наиболее существенное значение при решении вопроса об общеизвестности, следует выделить признак широкой известности обозначения среди соответствующих групп населения.

При установлении рассматриваемого критерия возникает закономерный вопрос: какому потребителю и в какой степени должен быть известен товарный знак? Заметим, что к определению круга потребителей можно подойти весьма субъективно. Поэтому необходимы точные ориентиры, на которые должен опираться при выявлении мнения потребителей компетентный орган. Полагаем, что при определении группы потребителей, представляющей соответствующий сектор общества, можно учитывать содержание Положений в отношении охраны общеизвестных знаков. В соответствии со ст. 2 (2) указанного документа под сектором общества понимаются: во-первых, действительные или потенциальные потребители соответствующих товаров и/или услуг, к которым применяется знак; во-вторых, лица, на которые возложен сбыт таких товаров и/или оказание услуг; в-третьих, деловые круги, занимающиеся тем видом товаров и/или услуг, к которым применяется знак. При этом Положения указывают и на возможность расширения круга лиц, входящих в данный перечень. На наш взгляд, такая формулировка позволяет достаточно точно и объективно очертить круг потребителей того или иного товара, маркируемого товарным знаком, претендующим на статус общеизвестного. Следовательно, если речь идет об установлении общеизвестности обозначения в отношении товаров массового потребления, то в качестве соответствующей группы потребителей могут выступать любые потребители, соответствующие категории «среднего покупателя» (по признакам возраста, пола, образования, социального и материального положения, связи с товаром, обозначенным товарным знаком). В свою очередь при выявлении общеизвестности товарных знаков, предназначенных для продукции производственно-технического назначения, нужно принимать во внимание мнение потребителей, относящихся как к торговым, так и к производственным кругам.

Определив группу потребителей, необходимо выяснить, какая степень известности товарного знака может быть оценена как широкая известность обозначения. В законодательстве и судебной практике различных стран степень известности товарного знака определяется неоднозначно. Нужно отметить, что отечественными учеными по этому вопросу также высказывались различные мнения. Например, специалисты Роспатента рекомендуют для признания знака общеизвестным число ответов в пользу общеизвестности не менее 90 % среди «специалистов-потребителей» конкретных видов товаров и не менее 60 % среди «средних потребителей».[152]

Полагаем, что вряд ли целесообразно устанавливать такую четкую границу известности товарных знаков. Процентный показатель опроса потребителей должен оцениваться в любом случае в совокупности с рядом определенных факторов, оказывающих существенное влияние на известность обозначения. К таким факторам можно отнести вид товара, маркируемого знаком, претендующим на общеизвестность. Причем для некоторых товаров будет вполне достаточно и 50 % известности.[153]

На общеизвестность влияет также территория известности знака. Без сомнения, масштабы российского рынка намного превышают рынки развитых европейских стран. На наш взгляд, ввиду обширности территории нашей страны при установлении общеизвестности совсем необязательно учитывать известность знака на всей территории РФ, за исключением случаев распространения и рекламы товаров, маркируемых указанным обозначением, во всех регионах России. Можно ограничиться известностью знака в тех субъектах РФ, где реализуется соответствующая продукция. Отметим, что, согласно ст. 2 (3) Положений в отношении охраны общеизвестных знаков, условием для заключения об общеизвестности не может быть наличие известности для абсолютного большинства граждан страны. Вместе с тем знак должен быть известным именно в России.

Кроме того, при установлении степени известности обозначения нужно учитывать срок использования товарного знака, так как если знак используется на одной территории длительное время, а в другом регионе реклама и поставка начаты недавно, результаты опроса потребителей будут существенно различаться.

Таким образом, количественные показатели известности во многом будут определяться местом опроса потребителей, видом маркируемых товаров, а также рядом других обстоятельств. Так, при установлении степени известности обозначения Коллегия Высшей патентной палаты учитывает сведения о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность (п. 2.2 Правил). При этом заявитель может предоставить материалы, удостоверяющие общеизвестность знака в стране происхождения и в других странах (факты признания общеизвестности компетентными государственными органами). Следовательно, мировая репутация товарного знака также имеет значение при решении вопроса об общеизвестности обозначения.

Широкая известность обозначения подтверждается результатами опроса потребителей. В соответствии с Правилами указанный опрос должен проводиться специализированной независимой организацией с учетом рекомендаций Роспатента (п. 2.2). Однако с практической точки зрения к субъектам, проводящим подобный опрос, более логично было бы отнести обладателя права на товарный знак и представителей Высшей патентной палаты (Палаты по патентным спорам) с привлечением в необходимых случаях социологов и психологов.

Другим критерием при установлении общеизвестности обозначения является признак интенсивного использования товарного знака на территории РФ. Полагаем, что данный критерий носит характер дополнительного, хотя Закон РФ о товарных знаках и Правила, на наш взгляд, выделяют его в качестве определяющего признака общеизвестности.

Указанный критерий применяется и в зарубежной законодательной и судебной практике. Однако в некоторых странах имеется иной подход к рассматриваемому признаку: использование в своей стране не является обязательным. Обязательной является лишь общеизвестность, которая возможна в результате известности за границей.

По мнению Н. П. Грешневой, интенсивность использования товарного знака не может служить показателем общеизвестности, ибо является по своей сущности лишь способом достижения общеизвестности товарным знаком.[154] Указанное мнение представляется не вполне обоснованным. Безусловно, известность товарного знака не возникает без его использования. Вместе с тем использование известных обозначений имеет свои особенности, выражающиеся как раз в интенсивном применении знака. Причем такое интенсивное использование, предполагающее осуществление обладателем права на обозначение различных мероприятий, привлекающих покупателей к его товарам, не должно прекращаться и после достижения знаком высокой степени известности среди соответствующих групп потребителей. Иначе обозначение может потерять свою репутацию общеизвестного товарного знака. Поэтому законодательное закрепление рассматриваемого критерия вполне оправданно.

В соответствии со ст. 19^1 Закона о товарных знаках и п. 2.2 Правил интенсивность использования товарного знака устанавливается применительно к территории РФ. Между тем в Положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (ст. 2 (1)) закреплено, что при установлении общеизвестности товарного знака должны учитываться продолжительность, степень и географический охват любого использования этого знака.

В Правилах указан лишь примерный перечень сведений, свидетельствующих об интенсивном использовании обозначения. Полагаем, что основными факторами такого применения товарного знака могут служить: а) объем реализации соответствующих товаров; б) способы использования товарного знака, в том числе широкая рекламная кампания; в) среднегодовое количество потребителей товара; г) положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики.

Более спорным является вопрос о сроке интенсивного использования обозначения. В литературе высказывалось мнение о необходимости значительного по времени периода интенсивного использования знака для признания его общеизвестным.[155] Более того, длительный срок использования товарного знака предлагался в качестве дополнительного критерия общеизвестности. Представляется, что требование многолетнего интенсивного использования знака на территории РФ не соответствует современным реалиям, ибо сегодня добиться известности товарного знака с помощью рекламы, международного туризма, использования знака в Интернете можно за сравнительно небольшие сроки.

Между тем срок использования общеизвестного знака, а следовательно, и дата, с которой заявитель считает свой знак общеизвестным на территории России, в некоторых случаях может иметь решающее значение. Так, если установлено, что имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным, заявленный знак не может быть признан общеизвестным.

Наконец, в качестве третьего критерия общеизвестности, также имеющего характер дополнительного, выступает устойчивая связь в сознании потребителей между общеизвестным товарным знаком и производителем товаров. Этот признак, как свидетельствует мировая судебная практика, имеет существенное значение при разрешении конфликтов между зарегистрированным товарным знаком и обозначением, претендующим на общеизвестность. Широкая известность товарного знака в отношении продукции определенного изготовителя достигается с помощью высокого качества товаров владельца известного обозначения, проведением рекламной кампании и т. д.

Помимо названных, общеизвестность могут подтверждать и другие второстепенные факторы: стоимость товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах, наличие, срок и территория любых регистраций товарного знака и проч.

Завершая характеристику общеизвестных знаков, отметим, что в состав критериев охраноспособности указанных обозначений должны входить и такие общие для всех товарных знаков признаки, как новизна и различительная способность. Кроме того, общеизвестный товарный знак должен соответствовать иным требованиям, установленным в ст. 6, 7 Закона РФ о товарных знаках (например, не вводить в заблуждение потребителей, не быть ложным и т. д.). Вместе с тем ни Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ, ни Закон РФ о товарных знаках не содержат соответствующих указаний.[156] Отсутствие в законодательстве четкой регламентации критериев охраноспособности общеизвестного товарного знака, как справедливо отмечалось в литературе, закладывает в будущую правоприменительную практику возможность применять Закон РФ о товарных знаках не единообразно.[157]

Индивидуальные и коллективные товарные знаки

Как отмечалось, право на товарный знак может принадлежать одному или нескольким субъектам. Соответственно, индивидуальный товарный знак – это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного предпринимателя (юридическое или физическое лицо). В свою очередь коллективным товарным знаком является товарный знак объединения лиц, предназначенный для обозначения товаров, производимых и/или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками (п. 1 ст. 20 Закона РФ о товарных знаках).[158]

Целью охраны коллективных товарных знаков является единообразная маркировка товаров, совместно изготавливаемых или реализуемых несколькими предпринимателями. Основные положения о коллективных знаках содержатся в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст. 7 bis). В частности, правилами указанной конвенции предусмотрено, что допускается охрана коллективных знаков также в странах, в которых ассоциированное владение коллективным знаком не практикуется (если ассоциация организуется не в соответствии с законом страны, где испрашивается правовая охрана товарного знака, это не может служить причиной отказа в такой охране).

Правовая охрана коллективных обозначений известна законодательству СССР с 1936 г. В Постановлении Правительства СССР от 7 марта 1936 г. устанавливалось, что «тресты, объединения, а также торговые организации могут иметь товарный знак, общий для всех входящих в их состав предприятий».[159] В Положении о товарных знаках 1974 г. были заложены общие принципы регулирования коллективных знаков, которые сводились к признанию указанных обозначений как одного из видов товарных знаков, пользующихся правовой охраной, и установлению круга пользователей коллективным знаком. Однако более четкую регламентацию правового положения коллективные знаки получили с принятием Закона РФ о товарных знаках (глава III).

Правовое положение коллективных знаков в других странах в основном также регулируется нормами законов о товарных знаках (США, Италия, Франция и др.). В Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании коллективные знаки охраняются специальными законами, которые дополняют законы о товарных знаках.

Прямое законодательное регулирование коллективных обозначений позволяет определить важнейшие признаки их правового режима.

Во-первых, обладателем исключительного права на коллективный знак может быть только объединение лиц. Заметим, что в целях приведения законодательства по товарным знакам в соответствие с ГК РФ из новой редакции Закона РФ о товарных знаках изъято указание на конкретные организационно-правовые формы коллектива, регистрирующего на свое имя коллективный знак (п. 1 ст. 21). Вместе с тем создание и деятельность такого коллектива не должны противоречить законодательству государства, в котором оно создано. В свою очередь лицам, входящим в состав объединения, принадлежит лишь право пользования коллективным знаком. Это обеспечивает возможность органам объединения устанавливать условия использования коллективного знака.

Во-вторых, пользователями коллективного товарного знака могут быть только такие входящие в объединение лица, за которыми по закону признается субъективное право на индивидуальный товарный знак. Сведения о лицах, имеющих право на пользование коллективным знаком, включаются в Реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.

В-третьих, лица, входящие в объединение, могут по своему усмотрению использовать коллективный знак в качестве единственного средства маркировки товаров либо наряду с ним применять индивидуальное обозначение. При этом целесообразность двойной маркировки напрямую зависит от известности на рынке производителя и его индивидуального товарного знака.

В-четвертых, обязательным условием для всех участников объединения, пользующихся коллективным знаком, является обеспечение установленных требований к качеству товаров. С одной стороны, качество продукции должно быть высоким, а с другой – непременно одинаковым независимо от того, какое из предприятий производит товар. Только при выполнении указанных требований коллективный знак может быть средством отличия товаров, выпускаемых данным объединением, от однородной продукции других производителей.

Так как п. 1 ст. 21 Закона РФ о товарных знаках предусматривает выпуск и реализацию производителями товаров с едиными качественными или иными общими характеристиками, регистрацию коллективного знака на имя объединения лиц, производящих разнородные товары, можно рассматривать как противоречащую действующему законодательству.

В-пятых, объединение, на имя которого зарегистрирован коллективный знак, обладает функциями контроля за его использованием, в первую очередь за применением знака к товарам определенного качества. В связи с этим полезно было бы использовать опыт зарубежных фирм, которые учреждают специальные органы контроля за соблюдением установленного качества товаров, производимых предпринимателями, применяющими коллективный знак.[160] Особенности правового режима коллективного знака обусловливают необходимость утверждения специального документа. Таким документом является Устав коллективного знака, утверждаемый объединением и содержащий условия по использованию знака членами объединения. Помимо сведений о наименовании объединения, регистрирующего коллективный знак на свое имя, перечне лиц, имеющих право пользования этим знаком, цели регистрации коллективного знака, устав коллективного знака должен содержать перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться этим знаком, а также критерии оценки указанных характеристик товаров. Отметим, что в настоящее время отсутствуют какие-либо законодательные предписания относительно критериев оценки единых качественных или иных общих характеристик товаров, что затрудняет их описание заявителем при составлении устава коллективного знака. Это осложняет анализ уставов коллективных знаков посредством экспертизы при рассмотрении заявок на регистрацию таких обозначений.[161]

Кроме того, устав должен предусматривать конкретные меры по применению различных санкций в случае нарушения его условий. Такие санкции должны применяться в первую очередь к тем предпринимателям, которые не соблюдают требований к заданному стандарту качества продукции. Полагаем, что на случай серьезного нарушения обязательств каким-либо членом объединения в уставе целесообразно предусмотреть временный запрет пользования коллективным знаком, ибо иначе это может нанести урон деловой репутации других лиц, входящих в объединение.

В-шестых, режим использования коллективных знаков идентичен использованию индивидуальных обозначений. Однако, в отличие от последних, коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы организациям, не входящим в объединение.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что между обычными и коллективными знаками имеются существенные различия. В отличие от индивидуальных знаков коллективные обозначения могут содержать описание характеристик товаров. Кроме того, регистрация коллективного знака предполагает наложение на его обладателей коллективных обязанностей – поддержание высокого качества. Качество товаров с индивидуальным знаком может ухудшаться без какой-либо ответственности для правообладателя. Наконец, коллективные знаки идентифицируют товары как таковые, тогда как индивидуальные обозначения индивидуализируют конкретного изготовителя.[162] Вследствие указанной специфики коллективные знаки регистрируются в специальной части Государственного реестра товарных знаков.

Следует отметить, что в последние годы возникла проблема прав на «советские» товарные знаки, которые ранее использовались рядом производителей для обозначения одинаковых товаров.[163] Имели место случаи, когда отдельные лица стали регистрировать на свое имя обозначения, прежде длительно использующиеся группой предприятий в отношении конкретной продукции, но по каким-то причинам не зарегистрированные в качестве коллективных знаков. По мнению В. Джермакяна, подобная регистрация должна быть аннулирована как противоречащая общественным интересам.[164] Указанная точка зрения представляется довольно спорной. Можно согласиться с мнением ряда авторов, считающих, что в каждом отдельном случае весьма затруднительно доказать противоречие действий конкретного лица именно общественным интересам, а не интересам группы предприятий.[165] Поэтому вряд ли подобные действия могут быть признаны нарушающими законодательство в сфере товарных знаков по причине противоречия общественным интересам.

В литературе предлагаются и иные основания для признания регистрации товарного знака, ранее использовавшегося группой предприятий, на имя отдельного лица недействительной. Так, согласно позиции Л. Н. Альшулера и В. В. Николаевой,[166] в Закон РФ о товарных знаках следует ввести положение о возможности аннулирования неправомерной регистрации на имя одного юридического лица тех обозначений, которые могут быть зарегистрированы только в качестве коллективных знаков.

Полагаем, что необходимость в подобных дополнениях Закона РФ о товарных знаках отсутствует. Заметим, что довольно трудно дать четкое понятие обозначению, которое может быть зарегистрировано только в качестве коллективного знака. Видимо, речь идет о знаках, использовавшихся еще в советские времена группами предприятий для маркировки одних и тех же товаров, но не зарегистрированных как коллективные знаки. Следовательно, данные обозначения были лишены правовой охраны. Учитывая, что с момента принятия Закона РФ о товарных знаках прошел длительный период времени, действительно заинтересованные предприятия давно должны были оформить свои права на коллективное обозначение, даже если бы для этого необходимо было объединиться в ассоциацию. Если же группа предприятий, выпускавших многие годы продукцию, известную в стране, по каким-то причинам не успела оформить свои права на коллективный знак, то в этом случае для аннулирования регистрации можно прибегнуть к основаниям, зафиксированным в абз. 2 п. 1 ст. 6 и абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках (в связи с тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида либо из-за способности знака ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя). Заметим, что сходный вариант решения данного вопроса предлагался специалистами Роспатента.[167]

Наконец, в новой редакции Закона РФ о товарных знаках с целью устранения указанных проблем закреплено важное правило, в соответствии с которым коллективный знак и заявка на его регистрацию могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и заявку на регистрацию товарного знака и наоборот (п. 4 ст. 21). Порядок такого преобразования устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2.3. Отличие товарных знаков от сходных объектов интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности, являющееся подотраслью российского гражданского права, состоит из определенных институтов, между которыми нет достаточно четкой границы. Применительно к теме исследования такую взаимосвязь правовых норм, а следовательно, и соответствующих объектов интеллектуальной собственности можно проследить, опираясь на Закон РФ о товарных знаках. Статья 7 указанного документа обусловливает необходимость в четком соотношении прав на товарные знаки и схожие объекты правовой охраны, т. е. объекты, имеющие сходные с товарными знаками функции и некоторые общие принципы построения правовой охраны (фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров), либо объекты, которые могут получить правовую охрану не только в качестве товарных знаков (объекты авторского права, промышленные образцы).

Особую важность исследование взаимосвязи и различий указанных объектов интеллектуальной собственности приобретает в случае, когда права на них принадлежат разным субъектам и существует необходимость «разведения» этих прав. Определив общие и отличительные признаки товарного знака и сходного объекта интеллектуальной собственности, можно выработать схему выхода из конфликтных ситуаций. С другой стороны, отличия товарных знаков от смежных объектов правовой охраны необходимо учитывать в соответствии с требованиями российского законодательства о товарных знаках при проведении экспертизы товарного знака. Наконец, рассмотрение указанного вопроса поможет определить место права на товарный знак в системе права интеллектуальной собственности.

Полагаем, что при разграничении товарных знаков с иными объектами интеллектуальной собственности (изобретениями, полезными моделями, рационализаторскими предложениями, селекционными достижениями и др.) особых проблем не возникает в силу значительного различия как самих объектов правовой охраны, так и субъектов права на них. Вместе с тем особую значимость приобретает отграничение товарных знаков от ряда обозначений, не являющихся объектами интеллектуальной собственности, но принадлежащих к средствам индивидуализации, а также маркировки товаров (знак соответствия, наименование домена, клеймо, производственная марка).

1. Отличие товарных знаков от фирменных наименований

Законодательство[168] и международные договоры РФ не дают исчерпывающего определения понятия фирменного наименования. В юридической литературе под фирменным наименованием (фирмой) чаще всего понимается то наименование, под которым коммерческая организация выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует ее в ряду других участников оборота.[169] Таким образом, основная функция фирменного наименования состоит в индивидуализации коммерческой организации, что сближает указанный объект промышленной собственности с товарным знаком. Так же как и товарный знак, фирменное наименование организации, имеющей хорошую деловую репутацию, может выполнять и рекламную функцию.

Схожесть функций товарных знаков и фирменных наименований определяет совпадение некоторых аспектов их правовой охраны. Так, право на фирму, как и право на товарный знак, является абсолютным и исключительным. Во многом совпадают порядок и способы защиты указанных прав. К другим чертам сходства рассматриваемых объектов можно отнести, в частности, то, что в фирменное наименование нельзя включать обозначения, способные ввести в заблуждение (п. 7 Положения о фирме). Указанные требования предъявляются и при регистрации товарных знаков. Кроме того, рассматриваемые объекты сближает предполагающийся в соответствии с ГК РФ (п. 4 ст. 54) переход к специальной государственной регистрации фирменных наименований.

Подобное сходство товарных знаков с фирменными наименованиями порождает опасность смешения в коммерческом обороте как самих рассматриваемых средств индивидуализации, так и обладателей прав на них, и, как следствие, введение в заблуждение потребителей. Особая потребность в разграничении указанных объектов возникает, как правило, тогда, когда имеет место частичное совпадение отдельных элементов товарного знака и фирменного наименования одного и того же или разных субъектов. На сегодняшний день имеются десятки конфликтных ситуаций в связи со столкновением прав различных лиц на фирменное наименование и товарный знак. В качестве примера можно привести спор по поводу использования словесного обозначения «Росалко».[170]

ООО «Символ» обратилось в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак «Росалко» к ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”». В обоснование иска истец сослался на то, что имеет исключительное право на использование товарного знака «Росалко», подтвержденное рядом свидетельств о регистрации обозначения (№ 116636; № 128577; № 118426 и др.). Данные свидетельства защищают товарный знак «Росалко» в том числе и в отношении товаров 33-го класса (спиртная продукция). Истцом было обнаружено, что в Санкт-Петербурге осуществляет деятельность ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”». Ни договора об уступке товарного знака, ни лицензионного договора с указанной организацией не заключалось. По мнению истца, ЗАО использует товарный знак «Росалко» незаконно.

В отзыве на исковое заявление ответчик с иском не согласился, пояснив, что ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”» не использует товарный знак, владельцем которого является ООО «Символ». Словесное обозначение «Росалко» входит как составная часть в фирменное наименование ответчика, право на которое возникло с момента регистрации ЗАО Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга 28 мая 1996 г. При этом в соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет исключительное право на использование фирменного наименования.

В процессе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, в соответствии с которым ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”» обязался не использовать в своей деятельности (рекламных материалах, визитных карточках и т. д.) товарные знаки, владельцем которых является ООО «Символ», кроме как в рамках фирменного наименования ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”», зарегистрированного решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга № 42141 28 мая 1996 г.

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение, подписанное сторонами, и прекратил производство по делу.

Однако далеко не всегда стороны приходят к соглашению о прекращении указанных споров на основе взаимных уступок. Заметим, что из-за отсутствия проработанного законодательства в сфере фирменных наименований судебные решения, как правило, выносятся в пользу обладателей права на товарный знак. В этой связи весьма важными представляются положения, которые предлагалось ввести в ст. 4 Закона РФ о товарных знаках: «Не является нарушением прав владельца товарного знака использование фирменного наименования, воспроизводящего зарегистрированный товарный знак, в отношении однородных товаров, если право на фирменное наименование получено ранее приоритета товарного знака». К сожалению, указанные правила, закрепленные в проекте, не были включены в Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках».

При столкновении прав на фирменные наименования и товарные знаки необходимо, в первую очередь, учитывать существующие различия между рассматриваемыми объектами промышленной собственности (по содержанию соответствующего субъективного права, по условиям возникновения и прекращения правовой охраны, а также по ряду других моментов).

Во-первых, как отмечал еще И. Я. Хейфец, одним из первых отечественных юристов исследовавший проблему различия рассматриваемых объектов, «товарный знак и фирменное наименование являются разными институтами, хотя и близкими: первый из них призван индивидуализировать товар, а второй – предприятие».[171] Таким образом, если товарный знак позволяет отличать товар или услуги организации, то фирма указывает на предпринимателя без какой-либо ссылки на поставляемые им на рынок товары и характеризует репутацию коммерческой организации в целом.

Во-вторых, право на товарный знак охраняется только в пределах России, т. е. в пределах страны, где знак зарегистрирован, а право на фирму охраняется не только на территории, где находится и осуществляет свою деятельность коммерческая организация, но и во всех других странах, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (с соблюдением требований их национального законодательства, но без условия регистрации в этих странах). Поэтому территория действия исключительного права на фирменное наименование шире, чем территория действия исключительного права на товарный знак.

В-третьих, товарный знак, в отличие от фирменного наименования, может существовать не только в словесной, но и в иной форме. Следовательно, возможность столкновения прав на указанные объекты существует лишь в отношении словесных товарных знаков либо комбинированных обозначений со словесным элементом. Кроме того, фирменное наименование содержит ряд обязательных реквизитов. Поэтому даже если речь идет о названных формах выражения товарных знаков, полное их совпадение с фирменными наименованиями невозможно. Как правило, совпасть с товарным знаком может лишь вспомогательная (условная) часть фирменного наименования.[172]

В-четвертых, право на товарный знак обязывает конкурентов воздерживаться главным образом от использования данного обозначения на товарах и их упаковке, а право на фирменное наименование, в свою очередь, ограничивает иные формы деловой активности конкурентов, которые не затрагиваются правом на товарный знак.[173]

В-пятых, в отличие от права на товарный знак право на фирму не подлежит уступке (за исключением случая передачи фирменного наименования другому лицу одновременно с передачей самого предприятия в соответствии с п. 12 Положения о фирме, ст. 132, п. 2 ст. 559 ГК РФ). В свою очередь, уступка права на товарный знак возможна в отношении как всех, так и части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. При этом Закон РФ о товарных знаках не связывает передачу права на товарный знак с передачей имущества, с помощью которого изготовляется маркируемый товарным знаком товар.[174] Следует подчеркнуть, что до принятия второй части ГК РФ не допускалась выдача разрешений на использование фирменных наименований. Сейчас в соответствии со ст. 1027 ГК РФ право на использование фирменного наименования может быть предоставлено другому лицу по договору коммерческой концессии. Однако предоставление права на использование фирменного наименования другому лицу по лицензионному договору не допускается, чего нельзя сказать о товарных знаках.

Заметим, что при предоставлении права на использование товарного знака по договору коммерческой концессии и лицензионному договору указанный объект подлежит использованию в том виде, в котором охраняется. В свою очередь, при предоставлении права на использование фирмы в рамках договора коммерческой концессии обычно используется не все фирменное наименование, а только его условная часть. Это вполне объяснимо, ибо корпус фирмы-правообладателя далеко не всегда соответствует организационно-правовой форме пользователя. Между тем использование в коммерческом обороте лишь части фирменного наименования в настоящее время законодательством не регламентируется, что должно быть учтено при разработке Закона о фирменных наименованиях.

В-шестых, фирменными наименованиями могут пользоваться только коммерческие юридические лица (п. 4 ст. 54 ГК РФ). К числу же субъектов права на товарный знак относятся как юридические лица (коммерческие организации, а также некоммерческие юридические лица, которые в соответствии с их учредительными документами могут осуществлять приносящую доходы деятельность), так и граждане – предприниматели (п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках). Таким образом, граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, не являются субъектами права на фирму. В гражданском обороте указанные лица выступают под своим собственным именем, которое и является средством индивидуализации предпринимателей. Однако на основании норм главы 54 ГК РФ (например, п. 3 ст. 1027, п. 2 ст. 1028) можно сделать вывод о том, что правом на использование фирменных наименований могут обладать и граждане – предприниматели. Как видно, нормы ГК РФ находятся в определенном несоответствии друг с другом и нуждаются в уточнении. Отнесение лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, к субъектам права на фирму в литературе подверглось определенной критике.[175] Большинство авторов к числу субъектов, которые могут пользоваться фирменными наименованиями, однозначно относит лишь коммерческие организации, что представляется вполне справедливым.[176]

В-седьмых, право на товарный знак носит срочный характер, оно может со временем отмереть, в частности по мере превращения этого знака в родовое название товара. В любом случае для его поддержания необходима периодическая перерегистрация обозначения с уплатой пошлины. В свою очередь право на фирменное наименование в соответствии с действующим законодательством существует без ограничения по сроку, не подвержено превращению в родовые наименования, действует независимо от уплаты пошлин и маркировки товара. Право на фирму прекращается, как правило, в связи с ликвидацией коммерческой организации, а также в случаях реорганизации юридического лица, отказа владельца от фирменного наименования с заменой его на новое, изменения фирменного наименования по решению суда ввиду его несоответствия требованиям законодательства, перехода предприятия новому владельцу, если условиями передачи не предусмотрено сохранение за предприятием прежнего наименования. Следует подчеркнуть, что если в отношении прекращения права на товарный знак Закон РФ о товарных знаках установил четкие основания (ст. 28–29), то случаи прекращения права на фирму можно лишь вывести из норм действующего законодательства, ибо конкретно они нигде не зафиксированы.

В-восьмых, несмотря на то, что в действующем ГК РФ предусмотрено требование специальной регистрации фирменных наименований как условие возникновения исключительных прав на их использование, порядок такой регистрации законодательно не урегулирован. Возникают определенные сомнения в необходимости подобной регистрации, а также ее правоустанавливающем характере, ибо в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, а также п. 2 ст. 7 ГК РФ указанное правило является обязательным для России. Поэтому полагаем, что правовая охрана должна предоставляться фирменным наименованиям без их регистрации. В настоящее время право на фирму возникает в явочном порядке, т. е. одновременно с регистрацией самого юридического лица, и этим отличается от условий возникновения права на товарный знак.

Наконец, в-девятых, не существует юридического понятия общеизвестного фирменного наименования, а также расширения пределов правовой охраны для фирменных наименований, пользующихся широкой известностью, тогда как для общеизвестных товарных знаков национальное законодательство предоставляет повышенную правовую охрану. В связи с этим интересен вопрос, касающийся правовой природы так называемых «коммерческих обозначений», которые относятся к объектам интеллектуальной собственности в соответствии с Конвенцией, учреждающей ВОИС (п. VIII ст. 2). Заметим, что хотя ГК РФ (п. 1 ст. 1027, ст. 1037 и др.) и оперирует указанным термином, российское законодательство в сфере промышленной собственности сущности его не раскрывает. В литературе дается различная трактовка понятия «коммерческое обозначение». Так, по мнению Г. Е. Авилова, коммерческим обозначением является незарегистрированное общеизвестное наименование, применяемое предпринимателем в своей деятельности.[177] Е. А. Суханов понимает под коммерческим обозначением незарегистрированное, но общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое охраняется без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности.[178] При этом автор ссылается на ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. А. А. Осокин же считает, что коммерческое обозначение индивидуализирует внешнее проявление предприятия как объекта права (бутик, магазин, сайт-компании).[179]

Полагаем, что практически все указанные определения имеют довольно спорное теоретическое обоснование и недостаточно точно объясняют специфику коммерческого обозначения. Е. А. Суханов, на наш взгляд, отождествляет коммерческие обозначения с общеизвестными товарными знаками. Между тем общеизвестные товарные знаки – это разновидность товарных знаков, а право на товарный знак выделяется отдельно в составе комплекса исключительных прав, предусмотренных п. 1 ст. 1027, наряду с правом на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Точка зрения А. А. Осокина не лишена некоторых положительных моментов. Однако, учитывая нормы главы 54 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что коммерческое обозначение должно индивидуализировать не объект, а субъект права.

Наконец, из понятия, данного Г. Е. Авиловым и являющегося наиболее приемлемым, можно вывести особенности коммерческого обозначения: общеизвестный характер, отсутствие специальной регистрации, использование предпринимателями в целях индивидуализации. По-видимому, как коммерческое обозначение нужно понимать применяемое коммерческой организацией общеизвестное фирменное наименование. Например, фирменное наименование может приобрести общеизвестный характер, если оно включает общеизвестный товарный знак («Coca-Cola», «Ford» и др.). Однако коммерческое обозначение по структуре может не совпадать с фирменным наименованием, ограничиваясь лишь его вспомогательной частью. Это как раз позволяет решить проблему, возникающую при использовании в рамках договора коммерческой концессии пользователем не всего фирменного наименования, а лишь его известной «фирменной части». Наконец, субъектами права на коммерческое обозначение, на наш взгляд, могут быть не только юридические лица, но и граждане – предприниматели.

Все это свидетельствует о том, что право на фирменное наименование и право на товарный знак, по обозначению в основном совпадающий с фирменным наименованием, взаимно дополняют друг друга и расширяют объем прав их обладателя, когда принадлежат одному и тому же субъекту. Поэтому многие организации включают свое фирменное наименование (вспомогательную часть) в регистрируемые ими товарные знаки.

Коллизия между фирменным наименованием и содержащим сходные обозначения товарным знаком существует, когда право на товарный знак приобретает другое лицо, а не обладатель права на фирменное наименование. Для решения указанной коллизии в первую очередь необходимо учитывать рассмотренные различия между товарными знаками и фирменными наименованиями.

2. Отличие товарных знаков от наименований мест происхождения товаров

Наименование места происхождения товара (НМПТ), являющееся классическим объектом промышленной собственности, как средство маркировки продукции довольно схоже с товарным знаком. В соответствии со ст. 30 Закона РФ о товарных знаках НМПТ – это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

Правовой природе НМПТ посвящено достаточное число исследований.[180] Поэтому остановимся на анализе наиболее существенных моментов, подчеркивающих сходство и различие товарных знаков с наименованиями мест происхождения товаров.

Черты сходства рассматриваемых объектов проявляются в следующем.

Во-первых, как и товарные знаки, НМПТ являются обозначениями, призванными отличать товар. Эти обозначения относятся к средствам индивидуализации продукции, позволяя потребителю ориентироваться в отношении производственного и географического происхождения товаров.

Во-вторых, оба рассматриваемых объекта промышленной собственности схожи по выполняемым функциям (рекламной, гарантийной).

В-третьих, обозначения, регистрируемые в качестве товарных знаков и НМПТ, не должны быть ложными или способными ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя. Кроме того, указанные обозначения для выполнения своих функций должны обладать различительной способностью, в частности, не относиться к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида.

В-четвертых, в основу правовой охраны указанных объектов положен регистрационный принцип. При этом товарные знаки и НМПТ имеют одинаковую форму правовой охраны – свидетельство.

В-пятых, в случае отсутствия специальной регистрации товарных знаков и НМПТ существует опасность превращения обозначений в видовые (родовые) понятия.

В-шестых, право на товарный знак, как и право на НМПТ, является абсолютным.

В-седьмых, порядок и способы защиты нарушенных прав на товарный знак и НМПТ в основном совпадают.

Таким образом, товарный знак весьма сходен с наименованием места происхождения товара. Определенная близость рассматриваемых объектов промышленной собственности обусловила то обстоятельство, что в условиях отсутствия специальной правовой охраны НМПТ в советский период наименования мест происхождения охранялись в рамках законодательства по товарным знакам как их особый вид. В соответствии с Положением о товарных знаках 1974 г. (п. 16) обозначение, элементом которого являлось НМПТ, могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака или его составной части в случае предоставления заявителем документа, подтверждающего его право на пользование наименованием происхождения. Товарный знак мог полностью совпадать с НМПТ (например, товарный знак «Гжель»), если пользователь наименования происхождения товара являлся единственным правообладателем, а наименование регистрировалось и применялось в оригинальном шрифтовом написании.

В настоящее время, несмотря на специальную правовую регламентацию наименований мест происхождения товаров, они могут совпадать по внешней форме с товарными знаками, поскольку в качестве последних часто используются географические названия. Вопрос о возможности регистрации в качестве товарного знака географического наименования будет рассмотрен отдельно.

Заметим, что схожесть рассматриваемых объектов объясняет регламентацию отношений в сфере товарных знаков и НМПТ единым нормативным актом. Вместе с тем товарные знаки существенно отличаются от НМПТ по своему правовому положению, кругу пользователей, а также по ряду других моментов.

1. Анализ функций товарных знаков и НМПТ позволяет сделать вывод о том, что если главная функция товарного знака заключается в возможности отличия однородных товаров разных производителей, то роль НМПТ сводится в первую очередь к гарантии специфических свойств товара, обусловленных местом его происхождения.

2. НМПТ имеет свои специфические критерии охраноспособности, отличающиеся от признаков товарного знака. Исходя из определения, можно выделить следующие признаки НМПТ: а) обозначение, представляющее собой название географического объекта или производное от такого наименования; б) известность географического обозначения в результате использования в отношении определенного товара; в) наличие особых свойств товара; г) наличие специфических для географического объекта природных условий и/или человеческого фактора; д) зависимость особых свойств товара от природных условий и/или человеческого фактора.

Учитывая то, что и товарный знак, и НМПТ являются обозначениями, т. е. имеют на первый взгляд одинаковый родовой признак, нужно выявить специфику и тех, и других обозначений. Товарный знак, как отмечалось выше, представляет собой любое отвечающее требованиям закона условное обозначение, являющееся произвольным по отношению к обозначаемым им товарам. При этом указанные обозначения создаются искусственно и во многом зависят от фантазии разработчика и пожеланий будущего владельца товарного знака. НМПТ, в свою очередь, представляет собой не любое условное обозначение, а название конкретного географического объекта, которое ассоциируется у потребителей с определенным местом происхождения товара.[181] Возникает же НМПТ как символ товара не искусственно, а в результате продолжительного использования географического обозначения, которое дает устойчивое представление о товаре с определенными свойствами.

Из вышеуказанного также следует то, что у обозначения, представляющего собой НМПТ, отсутствует признак новизны, характерный для товарных знаков. Различительная же способность НМПТ обладает значительной спецификой, ибо обусловлена зависимостью свойств товара, обозначенного НМПТ, от природных условий и/или человеческого фактора данного географического объекта.

Общим признаком у НМПТ и товарного знака является критерий регистрации обозначения в установленном порядке. Вместе с тем регистрация НМПТ обусловлена, в первую очередь, наличием особых свойств, которыми должен обладать сопровождаемый товар, тогда как регистрация товарного знака обусловлена его различительной способностью. Кроме того, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках регистрация товарного знака имеет определенный срок (п. 1 ст. 16), а регистрация НМПТ по общему правилу действует бессрочно (п. 4 ст. 31).

3. В отличие от товарных знаков НМПТ по форме выражения может быть лишь словесным обозначением.

4. Существенной особенностью НМПТ, по сравнению с товарным знаком, является его связь с качеством обозначенного им товара. Следует отметить, что товарный знак не связан прямо с природой, свойством и местом происхождения товара. Он может применяться в отношении абсолютно разных товаров одного производителя. Связь товарного знака с качеством товара выражается опосредованно, исходя из спроса на товар на рынке. В свою очередь в отношении НМПТ, как справедливо отмечалось в литературе, вопрос качества является правовым, ибо наличие особых свойств товара исследуется в процессе экспертизы заявленного на регистрацию обозначения и является одним из условий предоставления объекту правовой охраны.[182] Указанная черта делает НМПТ особенно ценным, так как товар, им сопровождаемый, является своего рода уникальным.

5. Весьма специфично положение субъекта, имеющего право использования НМПТ. Субъект права на НМПТ обязательно должен находиться в пределах территории того географического объекта, название которого он предполагает зарегистрировать в качестве наименования места происхождения. Кроме того, этот субъект должен непосредственно производить товар с особыми свойствами, ибо не допускается предоставление права пользования НМПТ субъекту, занимающемуся лишь посреднической деятельностью в отношении товара с особыми свойствами.[183] Наряду с этим, если право на товарный знак принадлежит одному правообладателю, который имеет монополию на его использование (за исключением коллективных знаков), то право на использование НМПТ может принадлежать в равной степени неограниченному кругу юридических или физических лиц, находящихся в данной местности и производящих товары с теми же свойствами.

6. Определенные различия существуют и в содержании прав на товарный знак и НМПТ. Так, право на товарный знак носит исключительный характер. Это означает, что только его владелец обладает монопольной возможностью использовать товарный знак и распоряжаться им, а также имеет право запрещать его использование другими лицами. Право же на НМПТ, на наш взгляд, не носит исключительного характера, хотя некоторые авторы право на пользование наименованием места происхождения товара относят к исключительным правам, отмечая при этом его ограниченный характер.[184] Однако в соответствии с Законом РФ о товарных знаках обладатели права на использование НМПТ не имеют монополии на данный объект промышленной собственности (п. 3 ст. 31). Право пользования НМПТ, как отмечалось, в равной степени принадлежит всем производителям товара, находящимся в границах того же географического объекта и производящим продукцию с уникальными свойствами, снискавшими товару соответствующую репутацию.

Владельцем же НМПТ является государство, которое в лице уполномоченного органа[185] предоставляет право пользования НМПТ определенным субъектам. Это обстоятельство находит отражение в ряде норм Закона РФ о товарных знаках. К примеру, требования о прекращении незаконного использования НМПТ могут заявлять не только обладатели свидетельства на право использования НМПТ, но и государственный орган, общественная организация или прокурор (п. 3 ст. 46). В случае же нарушения права на товарный знак, соответствующий иск может предъявить лишь правообладатель.

Отсутствие исключительного характера у права на НМПТ подчеркивает и тот факт, что право пользования указанным объектом является неотчуждаемым: лицо, которому такое право предоставлено в установленном законом порядке, не вправе уступить кому-либо свое право либо предоставить лицензию на использование зарегистрированного наименования.

Наконец, вывод о том, что право на НМПТ не носит исключительного характера, опирается и на структуру Закона РФ о товарных знаках. Если в разделе, посвященном товарным знакам, предусмотрены специальные нормы (ст. 4), закрепляющие исключительность права на товарный знак, то в разделе, регламентирующем правовую охрану НМПТ, подобные положения отсутствуют.

Таким образом, между товарным знаком и НМПТ имеются значительные различия, позволяющие рассматривать каждое из этих обозначений как самостоятельный объект правовой охраны.

Говоря о разграничении товарных знаков и НМПТ, нельзя не отметить отличие товарных знаков от указаний происхождения товаров, также являющихся средствами маркировки продукции. Под указаниями происхождения, относящимися в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности к числу объектов промышленной собственности, обычно понимаются «все выражения или все знаки, используемые для того, чтобы показать, что данный продукт (или услуга) произведен определенной страной или группой стран, в конкретном районе или ином определенном месте».[186] Учитывая то, что указания происхождения и НМПТ прямо или косвенно свидетельствуют о стране или местности происхождения товара, в международных соглашениях (например, TRIPS) указанные объекты охватываются общим термином «географические указания». Между тем НМПТ является особым видом указаний происхождения, имеющим общественное признание, ибо данное обозначение не только свидетельствует о факте производства товара в определенной местности, но и тесно связывает с местом происхождения специфические свойства товара.

Указания происхождения, как и товарные знаки, принадлежат к средствам обозначения изделий, обладают рекламной функцией, должны быть истинными и не вводить потребителей в заблуждение. Определенное сходство имеет и форма выражения указанных обозначений. Тем не менее указания происхождения гораздо заметнее отличаются от товарных знаков, чем НМПТ. В отличие от права на товарный знак указания происхождения специальному правовому оформлению не подлежат. В силу объективного существования географического объекта указанием на него вправе пользоваться любой субъект при условии, что результаты его труда связаны с конкретным географическим местом. Различия в построении правовой охраны товарных знаков и указаний происхождения обусловливают разницу в правомочиях пользователей. Право на указание происхождения, ввиду его специфики, не носит исключительного характера и не является абсолютным. Поэтому пользователь указанием происхождения не имеет права им распоряжаться, а может лишь осуществлять производственное использование в рамках, не противоречащих закону.[187]

Охрана указаний происхождения в РФ осуществляется косвенным образом, т. е. путем запрещения использования ложных или способных ввести в заблуждение указаний. В соответствии с Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (абз. 3 ст. 10) не допускается введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителей.

3. Отличие товарных знаков от промышленных образцов

Товарные знаки следует отличать и от промышленных образцов. Сходство указанных объектов подчеркивают следующие моменты.

Во-первых, промышленные образцы и товарные знаки относятся лишь к внешнему виду изделий.

Во-вторых, промышленные образцы могут выполнять ряд функций, свойственных товарным знакам. В частности, промышленный образец иногда несет в себе черты «фирменного стиля», который объединяет порой даже разные виды изделий. Поэтому указанный объект ассоциируется в сознании покупателей с определенным изготовителем. Таким образом, промышленный образец выполняет как рекламную, так и индивидуализирующую функцию, хотя последняя менее характерна для него, чем для товарного знака, и проявляется лишь в редких случаях.

В-третьих, иногда и промышленные образцы, и товарные знаки способны воплотиться в одном и том же материальном носителе (например, в характерной объемной форме изделия). Поэтому некоторые результаты творчества могут быть в равной степени признаны как промышленными образцами, так и товарными знаками (при разработке объемных товарных знаков в виде оригинальных флаконов, упаковок и т. п.). Поскольку Закон РФ о товарных знаках исключает признание товарным знаком лишь таких обозначений, которые являются тождественными промышленным образцам, права на которые в РФ возникли у других лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (п. 3 ст. 7), то самому заявителю не запрещается зарегистрировать принадлежащий ему объект и как промышленный образец, и как товарный знак. Нужно подчеркнуть, что подобная двойная охрана творческого результата выгодна товаропроизводителю, ибо сосредоточение у одного изготовителя прав на объект, охраняемый и как промышленный образец, и как товарный знак, облегчает борьбу за монополизацию рынка определенного товара.

В-четвертых, сходство рассматриваемых объектов промышленной собственности подчеркивается совпадением принципов оценки новизны заявленных товарных знаков и образцов, в основе которых лежит определение зрительного сходства.

Следует отметить, что, в отличие от Закона РФ о товарных знаках, Патентный закон РФ, регламентирующий правовую охрану промышленных образцов, не содержит норм, исключающих признание промышленными образцами объектов, которые воспроизводят товарные знаки, зарегистрированные на имя других лиц. Между тем регистрация промышленного образца, учитывая сходство рассматриваемых объектов, может нарушить исключительные права владельцев объемных знаков. Для устранения подобных ситуаций заявляемые в качестве промышленных образцов формы флаконов, упаковки и т. п. должны при определении новизны проверяться также в отношении зарегистрированных в РФ объемных товарных знаков. Соответствующие коррективы необходимо внести и в патентное законодательство.

Несмотря на черты сходства, товарные знаки и промышленные образцы имеют достаточно много характерных особенностей, чтобы рассматриваться в качестве самостоятельных объектов правовой охраны.

Товарный знак и промышленный образец – это объекты промышленной собственности, обладающие специфическими критериями охраноспособности. Поэтому не всякое обозначение, пригодное для товарного знака, может охраняться как промышленный образец, поскольку последним по общему правилу признается только внешний вид промышленного изделия в целом, решение которого носит художественно-конструкторский характер. В свою очередь товарным знаком может служить отдельно взятая внешняя черта изделия либо вообще любое условное обозначение, используемое на товаре или его упаковке. Таким образом, промышленный образец является составной частью промышленного изделия (форма, рисунок изделия), а товарный знак лишь проставляется на изделии, т. е. с товаром он неразрывно не связан.

Сопоставляя виды товарных знаков по форме их выражения и объекты промышленных образцов (объемное, плоское или комбинированное изделие, часть изделия, комплект изделий, варианты изделия), можно отметить, что двойная охрана формы изделия может возникнуть только в случае создания товарных знаков объемного характера.

На практике некоторые сложности могут возникнуть при разграничении рисунков изделий, подлежащих охране в качестве промышленных образцов, и плоских товарных знаков. Полагаем, что если учитывать основной отличительный критерий товарных знаков от промышленных образцов, особых затруднений при разграничении указанных объектов возникать не должно. Если рисунок изделия как промышленный образец представляет собой неразрывную часть внешнего вида изделия, которую нельзя переместить без ущерба внешнему виду товара, то товарный знак плоского характера (например, изобразительный, словесный) не является составной частью изделия, может свободно перемещаться по его поверхности без урона его внешнему виду либо вообще помещаться только на упаковке товара. Таким образом, связь плоского товарного знака с товаром, для маркировки которого он предназначен, – чисто механическая.[188]

Еще один аспект имеет вопрос, касающийся различия сравниваемых объектов в случае воплощения в одном и том же материальном носителе (объемная форма изделия) как промышленного образца, так и товарного знака.

Во-первых, указанные объекты промышленной собственности выполняют различные функции: товарный знак призван индивидуализировать принадлежность товаров определенным изготовителям, а промышленный образец должен привлекать потребителей своим внешним видом, не акцентируя внимание на производителе. Различие в функциях товарных знаков и промышленных образцов связано с тем, что промышленный образец обладает собственной внутренней ценностью, т. е. эстетическими достоинствами формы изделия. Эти достоинства влияют на качественные характеристики самого промышленного изделия, удовлетворяющие определенному вкусу потребителей.[189] Товарный знак, в свою очередь, таких особых достоинств не имеет. Ценность этого обозначения возникает в процессе его использования в коммерческом обороте, завися от репутации владельца знака и от качества товаров, маркируемых товарным знаком.

Во-вторых, не совпадает процедура оформления права на товарный знак и промышленный образец, а также форма их правовой охраны. Заметим, что патент, выдаваемый на зарегистрированный промышленный образец, удостоверяет, помимо приоритета разработки и объема исключительных прав патентообладателя, авторство промышленного образца. Свидетельство на товарный знак, в свою очередь, не содержит указания на автора товарного знака, ибо законодательство не закрепляет авторских прав за конкретными разработчиками обозначений.

В-третьих, заявители приобретают в отношении промышленных образцов и товарных знаков не совпадающие по содержанию и сроку действия исключительные права.

Представляется, что указанные критерии разграничения позволяют четко различать товарные знаки и промышленные образцы.

На практике в силу специфики материальных признаков рассматриваемых объектов иногда возникают ситуации, когда трудно бывает определить, в качестве промышленного образца или товарного знака следует регистрировать созданный творческий результат. Наиболее часто такие случаи встречаются при регистрации упаковок, сосудов для жидкости. Полагаем, что современное российское законодательство по товарным знакам включает ряд положений, на которые нужно опираться при решении указанной проблемы (п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках; п. 2.3. (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака). Так, в соответствии с п. 2.3. (1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в числе других относятся трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением, а также реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Таким образом, знак не должен быть неразрывно связан с изделием, которое он рекламирует.[190] В ином случае объект может получить охрану только в качестве промышленного образца. Если же обозначение по отношению к маркируемому им товару носит условный и универсальный характер, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при условии соответствия иным критериям охраноспособности.

4. Отличие товарных знаков от объектов авторского права

Отметим, что вопрос о соотношении товарных знаков и объектов авторского права затрагивался в ряде работ отечественных ученых. При этом по данной проблеме высказывались порой совершенно противоположные мнения.

Так, А. Н. Адуев, опираясь на различия в построении правовой охраны рассматриваемых объектов, делал вывод о том, что товарный знак не может быть объектом авторского права.[191]

Противоположный взгляд на проблему соотношения товарных знаков и объектов авторского права высказал В. Я. Ионас. Он считал, что, являясь произведениями искусства, «товарные знаки пользуются в советском законодательстве не только правовой охраной в качестве таковых… но и в качестве произведений авторского права».[192]

Наконец, по данному вопросу существует и компромиссное мнение, согласно которому лишь некоторая часть товарных знаков подпадает под признаки объектов авторского права и должна пользоваться его охраной.[193] Такой взгляд представляется наиболее верным. Обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, может отвечать всем требованиям, предъявляемым к объекту авторского права. В этом случае оно является настолько оригинальным, что исключается возможность его объективного совпадения (без копирования) с другими знаками. Если же знак по своему замыслу или содержанию до такой степени прост, что может быть воспроизведен другим лицом, не знающим о его существовании, то следует считать, что он не пользуется охраной по авторскому праву, ибо в этом случае обозначение не будет отвечать признакам объекта авторского права.

Объекты авторского права могут быть зарегистрированы в виде изобразительных, словесных, объемных и комбинированных знаков (рекламный стих, лозунг, произведение прикладной графики и проч.), а также в виде некоторых нетрадиционных обозначений (например, часть музыкального произведения). Вместе с тем значительное количество товарных знаков не обладает элементами творчества (как правило, словесные товарные знаки).

Несмотря на то, что охрана произведения нормами авторского права не исключает возможности регистрации его в качестве товарного знака, необходимо учитывать различие между рассматриваемыми объектами интеллектуальной собственности.

Во-первых, товарные знаки выполняют функции, не свойственные произведениям науки, литературы и искусства. Следовательно, правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права имеет разные цели.

Во-вторых, товарный знак представляет собой обозначение, индивидуализирующее определенные товары, вне связи с которыми оно перестает существовать как объект правовой охраны. Помимо использования на товаре, товарный знак может применяться и автономно (например, в рекламе, документации и т. д.). В свою очередь объекты авторского права не отделимы от своего материального носителя.[194] Наряду с этим, авторским правом могут охраняться и произведения, объективная форма которых не связана с вещественным носителем (публично произнесенные без какой-либо фиксации доклады, речи и т. п.).

В-третьих, право на товарный знак защищает саму идею знака, причем не только в той форме, в которой он выражен при регистрации, но и в случае воплощения идеи обозначения в сходной форме. Авторское же право охраняет лишь форму выражения идей, а не сами идеи.

В-четвертых, различны также основания возникновения и прекращения, сроки действия и содержание субъективных прав на товарный знак и произведения науки, литературы, искусства.

Наконец, в-пятых, действующее законодательство не закрепляет авторские права на товарные знаки за их конкретными создателями, тогда как центральной фигурой института авторского права является именно автор. Следовательно, «охрана личных и имущественных интересов авторов ограничивается сферой авторского права, гарантирующего неприкосновенность достигнутого ими творческого результата, который может стать товарным знаком только с их согласия и на согласованных с ними условиях».[195] При этом автор, по заказу создавший товарный знак, должен получить соответствующее вознаграждение, предусмотренное авторским договором, что, однако, прямо не связано с правом на товарный знак. Таким образом, право на товарный знак связано лишь с фигурой владельца обозначения, а Закон РФ о товарных знаках не предусматривает условий защиты интересов авторов заявляемых обозначений (за исключением абз. 3 п. 3 ст. 7).

В литературе тем не менее затрагивался вопрос о дополнительном поощрении лиц, разработки которых были использованы в качестве товарных знаков.[196] Указанная проблема актуальна и сейчас, когда нередки случаи создания четких и лаконичных обозначений, маркируемых качественный товар, которые усиливают восприятие товарного знака потребителями. Между тем права разработчиков зачастую нарушаются, в частности, путем присвоения авторства оригинальных дизайнерских работ. Специалистами, к примеру, высказано предложение об указании имени автора в материалах заявки на товарный знак, что может служить определенным доказательством авторства.[197] Однако мировой опыт в области охраны товарных знаков пока не знает подобных прецедентов.

В настоящее время защита интересов авторов дизайна товарных знаков осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».[198] К примеру, производитель стирального порошка «Обычный», зарегистрировавший в должном порядке соответствующий товарный знак, должен отвечать перед дизайнерами и художниками пачки указанного товара в соответствии с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах», ибо название порошка и оформление его упаковки были полностью заимствованы из рекламного ролика стирального порошка «Ариэль».[199]

Рассмотрение вопроса, касающегося сходства и различий товарных знаков и объектов авторского права, имеет еще ряд аспектов. Речь прежде всего пойдет о соотношении понятий «товарный знак» и «логотип». Логотип представляет собой оригинальное изобразительное исполнение словесного обозначения, в качестве которого может выступать и название фирмы, с использованием специальных шрифтов и изобразительных элементов.[200] Таким образом, логотип может выполнять ряд функций товарного знака, в частности, он способен различать однородные товары разных производителей. Логотип, как и товарный знак, используется на товарах, их упаковке, на бланках и т. д. Кроме того, указанные объекты совпадают по форме выражения. Заметим, что логотипы чаще всего создаются в целях регистрации в качестве товарных знаков.

Между тем незарегистрированный как товарный знак логотип имеет иную правовую природу.

Во-первых, право на использование логотипа не подлежит специальной регистрации. Для возникновения такого права необходимо заключить с разработчиком договор заказа на создание и использование логотипа или договор на использование готового произведения.[201] Если логотип будет отвечать признакам объекта авторского права, то при заключении указанных договоров должны учитываться правила Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (например, должно содержаться условие об использовании произведения без указания имени автора (п. 1 ст. 15), о передаче исключительных имущественных прав (ст. 30, 31) и др.).

Как справедливо отмечалось в литературе, указанный договор обеспечивает лишь отсутствие претензий со стороны автора, но не закрепляет исключительных прав на использование обозначения в качестве средства индивидуализации товаров.[202] Действенную охрану логотипу даст только его регистрация в качестве товарного знака.

Во-вторых, если товарный знак относится к объектам интеллектуальной собственности, то логотип может таковым и не являться при отсутствии у него признаков творчества и оригинальности. Если же подобные обозначения (например, «Анна», «Елена») выполнены в оригинальной графической манере, то они будут пользоваться авторско-правовой охраной.

Право на логотип, являющийся объектом авторского права, может быть защищено с помощью способов защиты, предусмотренных Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 49). Кроме того, в случае незаконного использования каким-либо субъектом предпринимательской деятельности логотипа, охраняющегося авторским правом, владелец логотипа может обратиться за защитой своего нарушенного права в антимонопольный орган с требованием о пресечении факта недобросовестной конкуренции в соответствии с Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

В литературе высказано мнение о том, что с подобным требованием в антимонопольный орган может обратиться владелец логотипа, не охраняемого авторским правом.[203] Полагаем, что защитить право на данный логотип будет проблематично, ибо в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Таким образом, незаконное использование товарного знака, в отличие от незаконного использования логотипа, является видом недобросовестной конкуренции. Поэтому споры по поводу незарегистрированного логотипа являются трудноразрешимыми.

5. Отличие товарных знаков от знаков соответствия

К товарным знакам примыкают сертификационные знаки, служащие для указания на соответствие качества товара или услуги определенным стандартам.

В отечественном законодательстве о сертификации[204] такие знаки именуются знаками соответствия. Согласно ст. 6 Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», знак соответствия – это зарегистрированный в установленном порядке знак, которым подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям по правилам, установленным в данной системе сертификации.

Говоря о сходстве товарных и сертификационных знаков, в первую очередь можно заметить, что и товарные знаки, и знаки соответствия относятся к обозначениям, проставляемым на продукции либо ее упаковке. При этом знаки соответствия могут использоваться наряду с товарными знаками. В этой связи отметим, что за рубежом маркировка продукции соответствующими символами нередко способствует рекламе самого товара и делает более известным товарный знак.[205]

Некоторое сходство можно усмотреть и в форме выражения рассматриваемых символов. Как правило, знаки соответствия представляют собой обозначения в различном цветовом оформлении, в которых сочетаются буквы, цифры, рисунки и т. д. Таким образом, сертификационные знаки являются комбинированными либо словесными обозначениями.

Наконец, в соответствии с действующим законодательством товарные и сертификационные знаки должны быть зарегистрированы в установленном порядке для получения правовой охраны.

Вместе с тем по ряду параметров товарные знаки существенно отличаются от знаков соответствия.

Во-первых, рассматриваемые обозначения выполняют различные функции: товарные знаки являются средством индивидуализации однородных товаров, выпускаемых или реализуемых конкретным производителем, а сертификационный знак указывает на соответствие свойств товара определенным стандартам.

Во-вторых, знаки соответствия, в отличие от товарных знаков, не относятся к объектам интеллектуальной собственности.

В-третьих, если право на товарный знак принадлежит одному лицу и носит исключительный характер, то сертификационные знаки могут использоваться любыми предпринимателями, придерживающимися определенных стандартов. В соответствии с законодательством о сертификации образцы защищенных знаков соответствия утверждаются Министерством торговли РФ и Госстандартом России.

В-четвертых, оформление прав на товарный знак с целью его применения зависит от желания предпринимателя. Применение знаков соответствия в отношении определенных товаров является обязательным.[206]

Наконец, в-пятых, регистрация товарных знаков и знаков соответствия проводится разными органами и по разным правилам. Между тем в мировой практике сертификационные знаки регистрируются патентными ведомствами и используются аккредитованными испытательными лабораториями и центрами по сертификации продукции и услуг. Заметим, что в ст. 6 Закона РФ о сертификации указано, что порядок государственной регистрации знаков соответствия устанавливается Госстандартом России. Однако в настоящее время процедура регистрации знаков соответствия в документах по сертификации подробно не регламентируется.

На наш взгляд, указанные различия позволят точно отличать товарные знаки от сертификационных.

6. Отличие товарных знаков от наименований доменов

Система доменных имен довольно быстро утвердилась в качестве средства индивидуализации сети Интернет. Наименование домена можно определить как обозначение, зарегистрированное в качестве адреса компьютера в сети Интернет, заменяющее цифровой IP-адрес и указывающее на расположение соответствующих ресурсов на компьютере.[207] Таким образом, параллельно средствам индивидуализации «реального» мира (товарным знакам и др.) в настоящее время существует виртуальная система индивидуализации. При этом между указанными системами наблюдаются существенные противоречия. Так, чрезвычайно распространенным нарушением прав владельцев товарных знаков стала неправомочная регистрация наименований доменов второго уровня, которые соответствуют существующим правам на товарные знаки, с целью использования этих прав в коммерции или продажи этих наименований доменов владельцам товарных знаков. В практике российских судов имеются пока несколько противоречащих друг другу решений о нарушении прав владельцев товарных знаков в результате незаконного использования их в качестве наименований доменов,[208] что не может свидетельствовать о сложившейся тенденции. Так, по иску компании «Квелле Акциен Гезельшафт» к ООО «Тандем-Ю», ООО АНПФ «Галс» Арбитражный суд г. Москвы принял решение о запрещении использования товарного знака «Quelle» в Интернете и передаче прав на использование наименования домена «quelle.ru» истцу. В то же время суд счел, что «основной целью наименования домена в сети Интернет является различие одной области информационного пространства от другой», что домен «не является ни товаром, ни услугой», вследствие чего решил отказать корпорации «Истман Кодак Компани» в исковых требованиях к предпринимателю А. Грундулу о запрете использовать товарный знак «Кодак» в наименовании домена. Апелляционная и кассационная инстанции достаточных оснований для отмены указанного решения не нашли. Впоследствии Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассмотрев протест заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда РФ на решение суда первой инстанции, постановления апелляционной и кассационной инстанций по указанному делу, пришел к выводу, что протест подлежит удовлетворению, а дело – направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд первой инстанции. Следует отметить, что в результате многочисленных рассмотрений (в течение трех лет) споров о наименовании домена «www.kodak.ru» практически все исковые требования ООО «Кодак» были удовлетворены. Предприниматель А. Грундул отказался от использования упомянутого наименования домена.

Несмотря на то, что в большинстве случаев суды выносят решения в пользу владельцев товарных знаков и фирменных наименований, можно привести и иные примеры из судебной практики. Так, суд отказал ОАО «КАМАЗ» в иске к гражданину П. о прекращении использования фирменного наименования и товарного знака истца в наименовании домена «kamaz.ru» в сети Интернет и проведению мероприятий по переделегированию указанного домена.

Ситуация осложняется еще и тем, что ни законодатель, ни суды до конца не разобрались в определении наименования домена и в его соотношении со средствами индивидуализации, ибо Интернет является сферой общественных отношений, которую невозможно полностью регулировать государственными методами воздействия.[209] Более того, в последнее время получила распространение точка зрения, согласно которой «доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц».[210] В этой связи рассмотрим вопрос о соотношении товарных знаков и наименований доменов, а также попытаемся определить правовую природу наименований доменов.

Сходство указанных объектов проявляется, на наш взгляд, в следующем:

1) наименование домена, как и товарный знак, является обозначением;

2) по форме выражения наименования доменов могут совпадать со словесными товарными знаками либо словесными элементами комбинированных обозначений;

3) наименование домена, помимо адресации информации при пересылке в рамках компьютерной сети, способно выполнять функции, свойственные товарному знаку (в первую очередь, индивидуализирующую и рекламную).

В то же время очевидны и различия с товарными знаками.

Во-первых, все товарные знаки имеют территориальные пределы действия. В свою очередь действие наименования домена по территориальному признаку, по сути, никак не ограничивается.

Во-вторых, регистрация товарных знаков производится для определенной группы товаров, что позволяет одновременно регистрировать тождественные или сходные товарные знаки в разных классах. Между тем по кругу товаров или услуг, в отношении которых владелец соответствующего наименования домена осуществляет свою деятельность, нет никаких ограничений. С этим связано также то, что при возможности существования двух одинаковых товарных знаков отсутствует возможность существования двух одинаковых наименований доменов.

В-третьих, в отличие от права на товарный знак, право на наименование домена возникает одновременно с подключением пользователя к Интернету при его регистрации в негосударственной организации.[211] При этом никакой экспертизе наименования доменов не подвергаются, и проверка на наличие исключительных прав третьих лиц не производится, за исключением проверки на новизну в отношении наименований, уже зарегистрированных в базе данных.

В-четвертых, если к словесным товарным знакам в законодательстве установлены определенные требования, то для наименований доменов может использоваться практически любая буквенная комбинация.

В-пятых, товарные знаки отличаются от наименований доменов по основному назначению, характеру использования, форме выражения (например, помимо словесных выделяют изобразительные, объемные и т. п. обозначения).

Наконец, в-шестых, в соответствии с законодательством товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности. Вопрос же о правовой природе наименований доменов пока не решен.

Указанные различия позволяют сделать вывод о том, что «позиция “наименование домена тождественно товарному знаку” является несостоятельной как с практической, так и с теоретической точки зрения».[212]

Отметим, что в литературе большинство специалистов относят наименования доменов к средствам индивидуализации,[213] а некоторые авторы – и к объектам интеллектуальной собственности.[214] При этом ст. 138 ГК РФ вопрос об отнесении наименований доменов к средствам индивидуализации оставляет открытым, ибо в ней не дается определение средств индивидуализации, а только называются в качестве примера некоторые из них. Проблема, касающаяся определения правовой природы наименований доменов, не нашла решения и в итоговом проекте четвертой части ГК РФ (раздел VII «Интеллектуальная собственность»).[215] Так, в ст. 2 указанного документа к объектам интеллектуальной собственности, наряду с объектами авторского права и смежных прав, объектами патентного права, товарными знаками, знаками обслуживания, фирменными наименованиями, наименованиями мест происхождения товаров, открытиями, рационализаторскими предложениями, селекционными достижениями, топологиями интегральных микросхем, сведениями, составляющими служебную и коммерческую тайну, отнесены иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые в соответствии с законами и международными договорами РФ.

Вместе с тем можно привести ряд аргументов в пользу признания наименования домена объектом интеллектуальной собственности в качестве средства индивидуализации. Помимо названых черт сходства с товарными знаками, можно указать на следующие моменты: существует свобода выбора доменного имени; наименование домена указывается его владельцем, наряду с прочими реквизитами, на фирменных бланках и т. д.; в связи с коммерциализацией Интернета предприниматели стремятся обеспечить себе возможность идентификации и при выборе наименования домена, используя в нем часть фирменного наименования и товарный знак; наименование домена является уникальным, что обусловлено необходимостью его однозначного соответствия протокольному адресу компьютера в едином пространстве Интернета.[216]

Таким образом, наименование домена, выполняющее функцию адресации, является средством индивидуализации товаров и услуг, а также лица, предлагающего их потребителям. Учитывая уникальность доменного имени, можно определить характер права на указанный объект как исключительный и абсолютный. Кроме того, выбор наименования домена представляет собой процесс интеллектуальной деятельности. Наконец, коммерческая ценность наименований доменов практически так же велика, как ценность товарных знаков, поскольку владельцы доменов получают право на их использование, во многом аналогичное праву на использование товарного знака.

В результате напрашивается вывод об отнесении наименования домена к объектам интеллектуальной собственности. Однако нужно учитывать, что для этого необходимо прямое предписание закона, которое в данном случае отсутствует. Следовательно, для включения наименований доменов в состав объектов интеллектуальной собственности целесообразно указание на указанный объект, например, в перечне средств индивидуализации, закрепленном в ст. 138 ГК РФ, либо в соответствующей статье «Объекты интеллектуальной собственности» четвертой части ГК РФ.

7. Отличие товарных знаков от производственных марок и клейм

Производственная марка представляет собой словесный (описательный) способ индивидуализации товара, включающий следующие сведения: фирменное наименование организации-производителя, ее адрес, название и сорт товара, ссылку на стандарты или технические условия, которым должен соответствовать товар, перечень основных потребительских свойств товара и ряд других данных. Формой выражения производственной марки может быть ярлык или штамп на товаре и коммерческой документации.

Таким образом, производственная марка, как и товарный знак, является обозначением, индивидуализирующим продукцию конкретного изготовителя. При этом производственная марка выполняет сходные с товарным знаком функции. Однако при использовании производственной марки до потребителей доводятся в полном объеме все нужные данные о производителе и выпускаемом товаре, тогда как при маркировке изделия товарным знаком изготовитель уведомляет о себе с помощью условного символа.[217] Кроме того, в качестве товарных знаков не регистрируются обозначения, содержащие сведения, аналогичные содержанию производственной марки, т. е. носящие описательный характер. Наконец, если правовая охрана товарного знака возникает после его регистрации в Роспатенте, то производственная марка применяется изготовителем без какой-либо регистрации.

Наряду с производственной маркой к средствам обозначения продукции можно отнести и клеймо, которое является предшественником товарного знака.

Несмотря на то, что товарный знак и клеймо принадлежат к средствам обозначения товаров, назначение указанных объектов не совпадает. Клейма, в отличие от товарных знаков, удостоверяют сырье, способы обработки и иные характерные свойства товаров (клейма качества и гарантийные клейма), удостоверяют, что изделие было подвержено определенному испытанию или контролю (испытательные и контрольные клейма) и т. д.

Таким образом, клеймо не связывает товар с конкретным производителем. Как и производственные марки, клейма не относятся к объектам интеллектуальной собственности и не пользуются особой правовой защитой. Практика применения указанных обозначений в нашей стране достаточно невелика.

Среди немногих нормативных актов, посвященных вопросам клеймения, заметное место занимают Правила по метрологии «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма», утвержденные приказом Госстандарта России от 26 ноября 2001 г. № 477.[218] Указанный документ устанавливает форму и порядок нанесения поверительных клейм, закрепляет определение поверительного клейма.[219] Кроме того, в упомянутых Правилах дано описание поверительных клейм, а также решаются вопросы ответственности за ненадлежащее выполнение поверочных работ.

Рассмотрев отличия товарных знаков от сходных объектов интеллектуальной собственности, а также некоторых средств маркировки товаров, можно сделать вывод, что по правовой природе наиболее близкими к товарным знакам являются фирменные наименования и НМПТ. Поэтому в литературе указанные объекты интеллектуальной собственности объединяются в рамках единого института правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции,[220] с чем в целом можно согласиться.

Хотя разработка средств индивидуализации требует от их создателей определенных творческих усилий, отнесение указанных объектов к объектам интеллектуальной собственности обусловлено прежде всего общностью их правового режима с результатами интеллектуальной деятельности,[221] ибо права на средства индивидуализации, за исключением НМПТ, являются абсолютными и исключительными. Между тем главная ценность средств индивидуализации, в отличие от других объектов интеллектуальной собственности, состоит не в них самих, а в содействии с их помощью созданию здоровой конкурентной среды путем различения как отдельных предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции.

Однако при всей общности указанных обозначений каждое из них обладает своей спецификой. Это дает основания для вывода о том, что право на товарный знак в рамках института правовой охраны средств индивидуализации должно занимать самостоятельное место наряду с правом на фирму и НМПТ. Полагаем, что, несмотря на регулирование единым законом отношений в области товарных знаков и НМПТ, относить группы норм, регламентирующих правовую охрану товарных знаков и наименований мест происхождения, к одному субинституту в рамках института правовой охраны средств индивидуализации[222] вряд ли целесообразно, так как различия между ними, как отмечалось, весьма существенны.

Глава 3

Возникновение и прекращение права на товарный знак

3.1. Основания возникновения права на товарный знак в РФ

Право на товарный знак может возникнуть в силу одного из двух правоустанавливающих моментов – регистрации знака в патентном ведомстве либо при его фактическом использовании. Поскольку в каждой стране действует преимущественно один из таких подходов, то в зависимости от способа приобретения права на товарный знак государства подразделяются на две группы.

Первую группу составляют страны, где исключительное право на товарный знак возникает в силу факта его использования. В таких государствах (США, Швейцария, Индия и др.) правоустанавливающим моментом служит факт применения товарного знака.[223] Следовательно, для того чтобы владелец знака приобрел на него исключительное право, достаточно простого введения знака в гражданский оборот. Наряду с простым использованием товарный знак может быть также зарегистрирован в патентном ведомстве, однако такая регистрация в большинстве указанных стран имеет факультативный характер, сочетаясь с предшествующим ей использованием знака. Правовое значение регистрации в данном случае заключается в оповещении третьих лиц об использовании знака и наличии на него исключительного права.

Во второй группе стран (Франция, Япония, Италия и др.) исключительное право на товарный знак приобретается на основании и с момента его регистрации в патентном ведомстве.[224] За регистрацией признается правоустанавливающее значение, а факт применения обозначения в обороте не имеет юридической значимости.

Существование двух подходов к возникновению права на товарный знак можно объяснить с исторических позиций. В странах с более поздним развитием капитализма правовая охрана товарного знака стала связываться с его регистрацией, предусматриваемой законом. В других государствах в период развития капитализма товарные знаки стали обращаться в объект исключительного права благодаря их фактическому использованию. В настоящее время указанные подходы в определенной мере сочетаются друг с другом. Например, некоторые авторы выделяют «смешанную» систему приобретения права на товарный знак.[225] Так, по англо-американскому праву регистрация товарного знака в патентном ведомстве, не оспоренная в установленный срок (в США – 5, в Англии – 7 лет), становится уже юридически неоспоримой, т. е. закрепляет исключительное право на знак.

Заметим, что примерно с середины XX в. регистрационный принцип возникновения права на товарный знак становится более привлекательным для большинства государств, в том числе и для нашей страны. С 1962 г. в соответствии с постановлением СМ СССР «О товарных знаках» от 15 мая 1962 г. в отечественном законодательстве закреплен обязательный порядок государственной регистрации товарных знаков.

Регистрация как основание возникновения права на товарный знак имеет определенные преимущества по сравнению с простым использованием знака, что, несомненно, привлекло и отечественного законодателя.

Во-первых, с момента регистрации получают четкое обозначение границы права на товарный знак, а также точно устанавливается перечень товаров, для которых знак предназначен.

Во-вторых, факт регистрации укрепляет позиции владельца обозначения, так как все третьи лица оповещаются о принадлежности права на товарный знак путем опубликования сведений о зарегистрированном товарном знаке.

В-третьих, подача заявки или регистрация товарного знака в стране происхождения является обязательным требованием законодательства некоторых государств для регистрации на их территории иностранных знаков.

В-четвертых, преимуществами Парижской конвенции и Мадридского соглашения – конвенционным приоритетом и международной регистрацией знаков – можно воспользоваться только при условии первоначальной национальной регистрации знака.[226]

Кроме того, наличие многочисленных зарубежных регистраций товарного знака может послужить дополнительным критерием установления общеизвестности обозначения.

В настоящее время основания правовой охраны товарных знаков в нашей стране установлены в Законе РФ о товарных знаках. В соответствии с п. 1 ст. 2 указанного документа главным условием правовой охраны товарного знака в РФ является его государственная регистрация. Это означает, что лицо, желающее иметь исключительное право на товарный знак, а также запрещать использование знака другими лицами, должно зарегистрировать свой товарный знак в установленном Законом РФ о товарных знаках порядке.

Квалифицировать заявленное обозначение в качестве товарного знака может только соответствующий государственный орган (в соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках – федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности). Поэтому, например, было отказано в иске ликеро-водочному заводу, который обратился в Арбитражный суд с требованием к АО о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке обозначения, тождественного его товарному знаку. В обоснование своих требований истец представил лицензию на производство водки и патент на изобретение. Арбитражный суд не признал указанные документы в качестве доказательства прав на спорный товарный знак, так как в соответствии со ст. 2 Закона РФ о товарных знаках право на товарный знак возникает на основании государственной регистрации последнего в Патентном ведомстве РФ. Основания для охраны данного обозначения в силу международных договоров РФ также отсутствовали.[227]

Нужно отметить, что законодательство не запрещает использование предпринимателями отличительных обозначений продукции без регистрации. Однако в данном случае лицу, использующему подобное обозначение, нигде не удастся доказать свои права на него, так как Закон о товарных знаках не охраняет незарегистрированные обозначения, независимо от времени их введения в хозяйственный оборот (за исключением общеизвестных знаков).[228] Более того, владелец незарегистрированного обозначения сам может нарушить права другого лица, успевшего зарегистрировать этот знак на свое имя, хотя и начавшего использовать его позднее.

Вопросы, касающиеся регистрации товарных знаков, более детально регулируются подзаконными актами. Среди них главное место занимают Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила). Заметим, что указанные Правила являются сравнительно новым нормативным актом, по существу объединяющим два ранее действующих документа. Один из этих документов определял процедуру составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака (Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 декабря 1992 г.). Второй документ регламентировал внутренние правила ВНИИГПЭ при рассмотрении товарных знаков (Руководство по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки). Подобное соединение имеет ряд положительных моментов. В частности, патентные поверенные, через которых подается большинство заявок, могут ориентироваться не только на процессуальные аспекты их рассмотрения. Кроме того, достоинством новых Правил является упрощение ряда формальных требований к заявке. Однако ряд вопросов оказался, как и прежде, не урегулирован, что вызывает определенные трудности в процессе регистрации знака.

Анализ п. 1 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках позволяет сделать вывод о том, что правовая охрана товарному знаку в России предоставляется не только на основании государственной регистрации в соответствующем федеральном органе, но и в силу международных договоров РФ. В связи с международными договорами речь идет прежде всего об общеизвестных товарных знаках, правовая охрана которых осуществляется в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также о знаках, получивших охрану на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему.

Как уже отмечалось, общеизвестные товарные знаки в соответствии с Парижской конвенцией имеют особый правовой режим, выражающийся в обеспечении странами-участницами правовой охраны указанных обозначений без специальной регистрации. Следовательно, возникновение права на общеизвестный знак в РФ должно быть связано не с условием регистрации обозначения, а с фактом его использования в коммерческом обороте. В этом можно увидеть определенное сочетание двух основных подходов к охране товарных знаков.

Однако в нашей стране указанный вопрос не решен однозначно. В частности, возникают определенные сомнения в необходимости официального признания товарного знака общеизвестным.

В настоящее время в отечественном законодательстве по товарным знакам получает закрепление позиция ряда авторов (в большинстве – специалистов Роспатента), обосновывающих признание компетентным государственным органом товарного знака общеизвестным в качестве предварительной меры предоставления правовой охраны указанному обозначению.[229] Так, согласно п. 4 Положения о Высшей патентной палате Роспатента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 марта 1998 г.,[230] функции рассмотрения заявлений о признании товарных знаков общеизвестными в соответствии с международными договорами РФ возложены на Высшую патентную палату. В свою очередь порядок признания Высшей патентной палатой обозначения общеизвестным закреплен в Правилах признания товарного знака общеизвестным в РФ. Наконец, согласно новой редакции Закона РФ о товарных знаках правовая охрана общеизвестному знаку должна предоставляться на основании решения Палаты по патентным спорам, создаваемой вместо Апелляционной и Высшей патентной палат (п. 1 ст. 19^2).

Полагаем, что в принятии указанным органом положительного решения об удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным можно усмотреть черты государственной регистрации: общеизвестному товарному знаку присваивается регистрационный номер; товарный знак, признанный общеизвестным, вносится в перечень общеизвестных в РФ товарных знаков; сведения, относящиеся к признанию обозначения общеизвестным, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене (п. 4 ст. 19^2 Закона РФ о товарных знаках; п. 4–5 Правил признания товарного знака общеизвестным в РФ). Несмотря на значительные удобства, подобный вариант обеспечения правовой охраны общеизвестных обозначений не соответствует нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности, хотя Правила, а также изменения и дополнения в Закон РФ о товарных знаках принимались как раз в целях более полной реализации положений ст. 6 bis указанного Соглашения. Парижская конвенция действительно закрепляет за компетентным органом решение вопроса об общеизвестности товарного знака, а также предоставляет государствам-участникам свободу в принятии решения о наделении того или иного органа правом предоставлять обозначению статус общеизвестного. Однако в соответствии со ст. 6 bis общеизвестные знаки охраняются в государствах – участниках конвенции независимо от их регистрации. Следовательно, право на общеизвестный знак возникает в силу факта его широкого интенсивного использования и полученной тем самым известности без специальной регистрации даже в тех странах, где она необходима. Поэтому более обоснованное, на наш взгляд, решение указанной проблемы предлагает А. П. Сергеев, считающий, что решению Высшей патентной палаты не нужно придавать правоустанавливающего характера, ибо общеизвестные знаки не нуждаются ни в каком официальном признании их таковыми.[231] Практическая потребность в таком признании возникает лишь при нарушении прав владельца общеизвестного знака, который и должен доказать охраноспособность обозначения, ввиду его общеизвестности, Патентному ведомству, Высшей патентной палате (Палате по патентным спорам) или суду.

В пользу указанной точки зрения говорит и тот факт, что в соответствии со ст. 1 (III) Положений в отношении охраны общеизвестных знаков «компетентный орган» обладает правом делать заключение о том, является ли какой-либо знак общеизвестным, а также обеспечивать охрану таких знаков. Данная формулировка дает основания предполагать, что подобное заключение не должно иметь правоустанавливающего характера и выдаваться по просьбе заинтересованных лиц. Сделанный вывод косвенным образом подтверждает п. 13 Правил, согласно которому подача заявления о признании товарного знака общеизвестным не является обязанностью заявителя, а зависит от его усмотрения.

Таким образом, Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ четкого решения обозначенной проблемы не дают. Учитывая требования ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, можно отметить, что решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным спорам) о признании товарного знака общеизвестным не должно иметь правоустанавливающего значения, независимо от того, охраняется ли товарный знак в России на основании государственной регистрации или в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему, либо такой охраны не имеет, если речь идет о товарных знаках стран – участниц Парижской конвенции. Следовательно, если решение Высшей патентной палаты (либо соответственно Палаты по патентным спорам после ее создания) об общеизвестности знака отсутствует, владелец обозначения может защищать свои права на знак, доказывая его общеизвестность перед органом, рассматривающим соответствующий спор. Именно так рассмотренная проблема решается в ряде высокоразвитых стран. Например, во Франции решение об общеизвестности знака и о предоставлении ему правовой охраны может быть вынесено только после судебного разбирательства, где рассматривается, насколько сходны обозначения спорящих сторон и однородны товары. При этом статус общеизвестности доказывается на дату рассмотрения дела, поскольку знак, приобретший известность ранее, может со временем ее потерять.[232]

Таким образом, лицо, претендующее на предоставление охраны его знаку в силу общеизвестности, может обратиться с иском в суд о признании права на товарный знак. Кроме того, владельцы общеизвестных обозначений вправе подать соответствующее заявление в антимонопольный орган. В свое время Государственным комитетом по антимонопольной политике РФ (ГКАП РФ) было рассмотрено обращение фирмы «Булгартабак холдинг» в связи с регистрацией в РФ на имя швейцарской фирмы «Селектинвест» обозначений «Вега», «Opal», «Stewardess» и «Слънце», предназначенных для сигарет и табака. Изучив представленные материалы, ГКАП пришел к выводу, что сигареты с указанными обозначениями и маркировкой «Булгартабак» широко известны в России как болгарские и поставляются в больших объемах в нашу страну с 1973 г. Кроме того, учитывалось, что «Булгартабак» известен как производитель данных сигарет, о чем свидетельствовала публикация в соответствующем международном журнале. Проанализировав ситуацию, комиссия ГКАП сделала вывод о недобросовестной конкуренции со стороны фирмы «Селектинвест».[233]

Вместе с тем в отношении некоторых обозначений решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным спорам) может являться необходимой предварительной мерой предоставления им правовой охраны. Это главным образом относится к товарным знакам государств, не связанных обязательствами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если владельцы известных обозначений не зарегистрировали их в РФ в установленном порядке.

Таким образом, к решению указанной проблемы возможен двоякий подход. Однако в любом случае признание общеизвестности товарного знака дает значительные преимущества его владельцу, освобождая от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если обозначение не было зарегистрировано, а также избавляя в дальнейшем от обоснования указанного обстоятельства.

Наконец, основанием возникновения правовой охраны товарного знака в РФ является его международная регистрация в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему. Следует отметить, что регистрация знака в зарубежных государствах в соответствии с их национальным законодательством связана с рядом сложностей, для устранения которых 14 апреля 1891 г. и было подписано это Соглашение.

Основной смысл Соглашения сводится к тому, что товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории всех других стран – членов Мадридского союза на основе единого акта международной регистрации обозначения, проводимого Международным бюро интеллектуальной собственности в Женеве. Таким образом, международная регистрация признается заменяющей все отдельные акты регистрации в каждом из национальных патентных ведомств стран – членов Мадридского союза. При этом Мадридское соглашение закрепляет за патентным ведомством любой страны, участвующей в Соглашении, право сообщить Международному бюро об отказе в признании международного знака, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к товарному знаку национальным законодательством. Такой отказ должен быть мотивированным и предоставляться не позднее одного года с даты международной регистрации.

Возрастающий интерес к использованию возможностей, предоставляемых Мадридским соглашением, объясняется тем, что международная регистрация позволяет получить охрану товарного знака за рубежом с минимальными затратами и при упрощенных условиях, т. е. предоставляет заявителю ряд преимуществ.[234] К таким преимуществам в первую очередь можно отнести простоту и небольшой срок оформления международной регистрации. Так, заявитель через национальное патентное ведомство подает только одну заявку на французском языке в Международное Бюро ВОИС. Следовательно, отпадает необходимость в услугах патентных поверенных в каждой из стран, что существенно снижает стоимость международной регистрации по сравнению со стоимостью национальных регистраций. Кроме того, исключается необходимость в соблюдении правил оформления заявки по законодательству каждой из стран, где испрашивается охрана товарного знака. Срок экспертизы ограничен 12 месяцами, в течение которых заявитель получает информацию о защите своих прав на обозначение во всех указанных им государствах либо решение об отказе в регистрации международного товарного знака.

При подаче международной заявки заявитель должен указать товары или услуги, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а также желательно соответствующий класс (классы) товаров либо услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков. Требования к международной заявке предусматривают обязательность подтверждения ведомством страны происхождения того, что данные, указанные в международной заявке, соответствуют данным национального Реестра товарных знаков (ст. 3 Соглашения).

Заметим, что Мадридское соглашение, базируясь на основных принципах Парижской конвенции, вместе с тем направлено на преодоление принципа территориальности в правовой охране товарных знаков. Однако Ниццская редакция Мадридского соглашения предусматривает возможность территориального ограничения действия международной регистрации на основе ст. 3 bis, в соответствии с которой охрана, вытекающая из международной регистрации, распространяется лишь на те страны, которые прямо указаны заявителем в своей заявке. Следовательно, заявитель, подавая заявку на международную регистрацию, может указать конкретные страны – участницы Соглашения, в которых он желает зарегистрировать свое обозначение.

Срок охраны международного знака составляет 20 лет. При этом международная регистрация может быть продлена на период в двадцать лет, считая с момента истечения предшествующего периода. Для этого достаточно уплатить основную и при необходимости дополнительную и добавочную пошлины.

Наряду с безусловными преимуществами необходимо учитывать и некоторые особенности международной регистрации товарных знаков по Мадридскому соглашению. В частности, действие международного знака может быть прекращено досрочно, ибо правомерность его регистрации может оспариваться в патентном ведомстве или патентном суде любым лицом на общих с национальным товарным знаком основаниях. Отметим также то, что международная регистрация знака утрачивает силу, если в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения, аннулируется. В случае исключения товарного знака из национального реестра ведомство страны происхождения обращается в Международное бюро ВОИС с требованием об исключении знака из Международного реестра. Как видно, в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, правовой режим международного товарного знака зависит от режима в национальном ведомстве. По истечении этого срока его международная регистрация становится независимой от национальной.

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г. ввел определенные новшества. Так, согласно Протоколу, заявитель может основывать свою заявку на международную регистрацию не только на регистрации его знака в национальном ведомстве страны происхождения, но и на заявке на национальную регистрацию, поданной в это ведомство. Среди других особенностей Протокола к Мадридскому соглашению следует отметить возможность преобразования международной регистрации в национальные или региональные регистрации. Например, в случае аннулирования международной регистрации по запросу ведомства страны происхождения знака заявитель имеет право направить заявку на регистрацию того же знака в любую из стран, подписавших Протокол. При этом приоритет подачи заявки сохраняется при определенных условиях по дате ее поступления в Международное бюро ВОИС.

Российские заявители подают заявки на международную регистрацию через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который должен удостоверить соответствие сведений, приведенных в заявке, данным национального Реестра, указать даты и номера заявки и регистрации знака в стране происхождения, а также дату поступления заявки на международную регистрацию от заявителя и направить заявку в Международное бюро в Женеву. Международное бюро, проверив формальные требования, предъявляемые к заявке, регистрирует товарный знак в Международном реестре. Приоритет заявки на международную регистрацию устанавливается в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции и ст. 4 (2) Мадридского соглашения. По общему правилу за международной регистрацией сохраняется приоритет по дате подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения, если заявка в Международное бюро поступила не позднее 2-х месяцев со дня ее подачи в национальное патентное ведомство.

Товарный знак, имеющий международную регистрацию, пользуется с момента регистрации в каждой стране такой же охраной, как знаки, зарегистрированные непосредственно в данной стране (п. 1 ст. 4 Мадридского соглашения). Таким образом, опираясь на соглашение, нельзя говорить о действительно «международном» товарном знаке с одинаковым статусом во всех странах, где он будет действовать. Международная регистрация в известном смысле предполагает, что товарные знаки, получившие охрану по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, должны охраняться национальными законами всех стран, в которых они действуют, так же, как знаки, включенные в национальные реестры.

3.2. Основания для отказа в регистрации товарного знака

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы самые различные виды условных символов. Вместе с тем Закон РФ о товарных знаках (ст. 6–7), учитывая положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности и зарубежный законодательный опыт, содержит конкретные основания, по которым тому или иному обозначению может быть отказано в регистрации. Основания для отказа в регистрации представляют собой установленные законодательством ограничения, не позволяющие регистрировать в качестве товарных знаков соответствующие обозначения или не позволяющие регистрировать в целом охраноспособные обозначения в той или иной ситуации. Отметим, что основания для отказа обозначению в регистрации одновременно выступают и как основания для признания регистрации недействительной (ст. 28 Закона РФ о товарных знаках).

Попытки классифицировать основания для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака предпринимались отечественными цивилистами уже в 20-е годы прошлого века. Например, в работе А. М. Шахназарова выделены четыре группы установленных законодательством ограничений при определении содержания товарных знаков: а) ограничения легальные; б) ограничения, вытекающие из самой природы товарных знаков; в) ограничения, объясняемые природой права на товарный знак; г) ограничения в интересах государства, общества и потребителей.[235] Полагаем, что в основе данной классификации не было достаточно четкого критерия, ибо термин «легальные ограничения» применим к каждой из вышеназванных групп ограничений в регистрации в силу того, что они нашли свое отражение в законодательстве.[236]

Закон РФ о товарных знаках подразделяет основания для отказа товарному знаку в регистрации на две группы: абсолютные (ст. 6) и иные, т. е. относительные (ст. 7). Абсолютные основания для отказа обозначению в регистрации связаны с внутренними свойствами самого символа и не зависят от существования прав других лиц. В свою очередь относительные основания зависят от возможных прав и интересов третьих лиц, которые могут быть нарушены в результате регистрации товарного знака.

Практика применения Закона РФ о товарных знаках показывает, что между абсолютными и относительными основаниями для отказа в регистрации нет четкой границы, ибо указанное деление ограничений в регистрации носит во многом условный характер. В первую очередь это связано с недостаточной точностью вышеназванного критерия деления оснований для отказа в регистрации на две группы. Следует отметить, что абсолютные основания не всегда вытекают из внутренних свойств регистрируемого обозначения, но могут также зависеть и от субъективного восприятия обозначения потребителями (п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). Кроме того, существует и определенная зависимость абсолютных оснований для отказа в регистрации от прав и интересов третьих лиц.

Так, согласно п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, в соответствии с международным договором РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой геральдические изображения (государственные гербы, флаги, эмблемы); официальные названия государств; сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения обозначения. К примеру, было отказано в регистрации знаку, содержащему элемент, напоминающий государственный флаг Японии.[237] Таким образом, обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, не должно состоять из символов, охраняемых в соответствии со ст. 6 ter Парижской конвенции.[238]

Для применения указанных норм Парижской конвенции страны, подписавшие ее, договорились о взаимном уведомлении через посредство Международного бюро о государственных эмблемах, официальных знаках, клеймах контроля и гарантии, которые они ставят под защиту. Поэтому в процессе экспертизы подобные обозначения проверяются по официальным изданиям, выпускаемым государственными, международными и межправительственными организациями, а также сравниваются с символами, поставленными под охрану международными конвенциями.

Данное ограничение отнесено к абсолютным основаниям для отказа в регистрации исходя из особенностей самого обозначения. На названные символы, ввиду их официального характера, не может быть предоставлено исключительное право. Более того, подобные обозначения из-за своей специфики способны ввести потребителей в заблуждение относительно места изготовления товара, т. е. они подпадают под основания, зафиксированные в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Вместе с тем особенности обозначений, указанных в п. 2 ст. 6 Закона, обусловлены наличием старших прав, т. е. не абсолютны по своему характеру. На это обстоятельство обращалось внимание и в литературе.[239] Следовательно, эти символы, как затрагивающие чьи-либо права, можно отнести и к иным основаниям для отказа обозначению в регистрации, предусмотренным в ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

В свою очередь напрямую связано с правами третьих лиц основание для отказа в регистрации, закрепленное в п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Нужно отметить, что в литературе предлагаются и иные критерии деления оснований для отказа в регистрации товарного знака на абсолютные и относительные. Например, Е. А. Ариевич считает, что абсолютные основания отличаются от относительных в зависимости от того, чьи интересы лежат в их основе. В основе относительных оснований лежат интересы обладателей права на товарные знаки, чьи права могут быть нарушены регистрацией заявленного другим лицом обозначения. В основе же критериев охраноспособности абсолютного характера – интересы потребителей, соображения охраны публичного порядка и общественных интересов.[240]

Сходную, хотя и более конкретизированную классификацию оснований для отказа в регистрации предлагает А. П. Сергеев. Он сводит основания, по которым те или иные обозначения исключаются из сферы правовой охраны, к трем группам:

– обозначения, не регистрируемые ввиду их неспособности выполнять функции товарного знака (абсолютные основания);

– обозначения, не регистрируемые в качестве товарных знаков по соображениям охраны публичного порядка и общественных интересов (абсолютные основания);

– обозначения, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ввиду того, что это нарушало бы права и законные интересы третьих лиц (иные основания).[241]

Указанные классификации хотя и обладают большей четкостью, но они опять-таки не позволяют однозначно отграничить абсолютные основания для отказа обозначению в регистрации от относительных. Например, если на имя третьего лица федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности зарегистрирует товарный знак, охраняющийся в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то этим будут не только затронуты права владельца общеизвестного обозначения, но и нарушены интересы потребителей, ибо они могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя товара. Это же касается случаев регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных охраняемым в РФ фирменным наименованиям в отношении однородных товаров, промышленным образцам, знакам соответствия, права на которые в России возникли у иных лиц до даты приоритета регистрируемого обозначения.

Таким образом, нет особых причин для классификации оснований для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака на абсолютные и относительные, ибо какой бы критерий не использовался в основе такого деления, четкой грани между ограничениями в регистрации провести нельзя. Поэтому полагаем, что все основания для отказа заявленному обозначению в регистрации должны быть объединены в одной статье Закона РФ о товарных знаках.

Завершая общую характеристику оснований для отказа в регистрации товарного знака, затронем вопрос, который в действующем законодательстве в рассматриваемой сфере окончательно не решен, но является весьма актуальным в практическом плане. Речь идет о применении относительных оснований для отказа в регистрации, зафиксированных в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

По нашему мнению, положения данной нормы сформулированы не вполне определенно, так как в соответствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ о товарных знаках и п. 14.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака государственная экспертиза не обязана проводить проверку заявленного на регистрацию обозначения в отношении его тождества охраняемым в РФ фирменным наименованиям и промышленным образцам, права на которые в РФ принадлежат другим лицам, в отношении воспроизведения известных названий произведений науки, литературы и искусства и т. п. При этом нарушение требований, установленных п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, служит основанием для обращения в Палату по патентным спорам по поводу признания регистрации недействительной (п. 1 ст. 28 Закона).

Кроме того, Закон РФ о товарных знаках (абз. 3, 4 п. 3 ст. 7) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.5), с одной стороны, требуют предоставления согласия обладателя авторского права и его правопреемников на регистрацию в качестве товарных знаков названий известных в РФ произведений или цитат и персонажей из них, произведений искусства или их фрагментов, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, а также согласия известных лиц, их наследников на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле таких лиц. Однако, с другой стороны, названные документы не регламентируют последствия непредоставления такого согласия. Более того, ни Закон РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 8), ни упомянутые Правила (п. 2.7, 3.4, 3.5) не указывают четко на то, что соответствующе оформленное согласие должно являться документом, прилагаемым к материалам заявки.

Между тем отсутствие в нормативных актах четких указаний о порядке проверки заявленного обозначения по относительным основаниям для отказа в регистрации, зафиксированным в п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, нередко влечет за собой регистрацию обозначений, нарушающую права третьих лиц.[242]

По нашему мнению, исследование обозначения на соответствие его условиям, закрепленным в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, должно проводиться в рамках экспертизы заявленного обозначения. Это вытекает из смысла рассматриваемых норм, фиксирующих относительные основания для отказа в регистрации. При этом в процессе поиска на тождество заявленного обозначения с промышленными образцами, права на которые в РФ принадлежат другим лицам, особых проблем возникать не должно. Гораздо сложнее решается вопрос о сопоставлении заявленного обозначения с фирменными наименованиями. Необходимость сопоставления товарного знака с известными на территории РФ фирменными наименованиями при исследовании его на новизну неоднократно подчеркивалась в литературе.[243] Вместе с тем некоторые авторы отмечают, что проведение проверки заявленных обозначений на воспроизведение чужих фирменных наименований из-за сложности этой процедуры нецелесообразно.[244] Полагаем, что указанная проблема при условии принятия дополнительных правовых норм, в частности в сфере фирменных наименований, вполне разрешима. Актуальность же ее решения в силу участившихся конфликтов, возникающих при реализации права на фирму и товарный знак разными правообладателями, не вызывает сомнений.

Вопрос, связанный с определением охраноспособности обозначений, воспроизводящих объекты авторского права (абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), а также имена собственные, псевдонимы, портреты, факсимиле известных лиц (абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), должен решаться следующим образом. Представляется, что наличие документа, подтверждающего согласие соответствующих лиц или компетентных органов, должно проверяться при проведении формальной экспертизы обозначения. Это соответствует задачам первого этапа экспертизы товарного знака, в частности, задаче проверки необходимых документов (п. 13.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак). При отсутствии письменных согласий правообладателей следует выносить решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. В свою очередь при выполнении условий, установленных в абз. 3, 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, по заявке должна проводиться экспертиза заявленного обозначения в силу положений п. 1 ст. 12 указанного документа. Отметим, что в Закон РФ о товарных знаках и вышеназванные Правила требуется внесение уточнения, в соответствии с которым документы, подтверждающие согласие на использование объектов авторского права и проч., должны в определенных случаях относиться к числу документов, прилагаемых к заявке.

Остановимся теперь на более подробном исследовании отдельных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Таким образом, отсутствие у знака различительной способности значится в законодательстве как самостоятельное абсолютное основание для отказа в регистрации. Однако в отличие от Положения о товарных знаках 1974 г. (п. 15-в) примеры таких обозначений в Законе РФ о товарных знаках не приводятся (за исключением абз. 5 п. 1 ст. 6). Ситуацию исправили Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, которые в п. 2.3.1 закрепили перечень обозначений, не обладающих различительной способностью ввиду отсутствия у обозначения оригинальности и индивидуальности (например, обозначения, представляющие собой буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения и т. п.). Полагаем, что рассматриваемое основание для отказа обозначению в регистрации, при соотношении его с другими абсолютными основаниями, указанными в п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, по смыслу является более широким и включает в себя практически все иные основания, закрепленные в данном пункте. В настоящее время отказывается в регистрации не только обозначениям, не обладающим различительным характером с точки зрения их формы (т. е. различительная способность понимается в узком смысле), но и другим обозначениям, не обладающим различительной способностью с точки зрения содержания, в частности, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющимся общепринятыми символами и терминами и т. д. Представляется, что в структурном и смысловом плане формулировка п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках выиграла бы, если вышеназванные основания вошли как подпункты в один общий пункт соответствующей статьи Закона, содержащий единое основание для отказа в регистрации – отсутствие у знака различительной способности.

Все приведенные категории обозначений могут быть включены в товарный знак при наличии определенных условий как неохраняемые элементы. При этом если заявленный товарный знак содержит хотя бы одно из обозначений, указанных в абз. 2–5 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, то в процессе экспертизы проверяется, не занимает ли данное обозначение доминирующего положения. Кроме того, заявленное обозначение не должно полностью состоять из неохраноспособных элементов. Следовательно, подобные элементы должны обладать относительно малыми размерами и занимать периферийную позицию в композиции обозначения. В противном случае, т. е. когда неохраноспособные элементы обозначения благодаря своему центральному положению и большим размерам являются определяющими в восприятии обозначения, таким обозначениям должно быть отказано в охране.[245]

В свою очередь обозначения, зафиксированные в п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак только при наличии согласия компетентного органа. Так, например, за разрешением на использование государственной символики необходимо обращаться в Государственную геральдию. При отсутствии документального подтверждения такого согласия регистрация знака не допускается. Заметим, что в законодательстве нет указаний на то, что перечисленные символы не должны занимать доминирующего положения в композиции товарного знака.

Таким образом, фактически предоставляемый объем охраны не распространяется на неохраняемые элементы обозначения. Указанные элементы перечисляются в решении о регистрации товарного знака (п. 14.6.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак). При регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из сферы охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами, или что товарный знак охраняется в целом, без предоставления охраны отдельным входящим в его композицию обозначениям.[246]

Следует отметить, что несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак так же, как если бы незаконно использовалось все обозначение в целом, включая и неохраноспособные элементы. Об этом свидетельствует и судебная практика.[247]

В связи с изложенным подчеркнем, что для точного определения объема охраны, предоставляемой товарному знаку при экспертизе обозначения и его регистрации, применяют так называемую формулу дискламации (от англ. disclaimer – отказ от притязания). Дискламация представляет собой краткое словесное указание на то, что один из элементов или совокупность элементов в составе зарегистрированного обозначения являются неохраноспособными или что определенный элемент является охраноспособным только в связи с другими элементами, но не сам по себе.[248] Так, в товарном знаке «П. А. Смирнов и потомки в Москве» обозначение «Смирнов» было дискламировано с предоставлением правовой охраны товарному знаку в целом, ибо названный элемент носил рекламный, хвалебный характер, указывающий на качество рекламируемого товара.[249]

Формула дискламации оформляется в виде специальной записи при включении обозначения в Государственный реестр, свидетельство на товарный знак, а также при публикации товарного знака в официальном бюллетене.

Представляется, что современное законодательство по товарным знакам, в частности, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, более подробно, чем ранее действующие документы, регламентируют вопросы, связанные с применением дискламации. Проанализировав п. 14.4.1. и п. 14.6.3 Правил, можно сделать вывод о том, что дискламация является результатом одностороннего действия экспертного органа. Следовательно, заявитель не обязан ходатайствовать перед Роспатентом об исключении из правовой охраны каких-либо элементов заявленного обозначения.

Помимо обозначений, не обладающих различительной способностью, а также знаков, состоящих из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и иные официальные символы, в ст. 6 Закона РФ о товарных знаках указано еще на четыре группы обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков или их элементов. Приобретение исключительного права на такие обозначения не соответствует интересам государства и общества, поэтому они закреплены среди других абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. Подобные символы, в отличие от вышеперечисленных, не могут быть включены в товарный знак даже в качестве неохраняемого элемента.

В первую группу таких обозначений входят знаки, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). К примеру, швейцарской фирме «Буржуа С. А. Глорис» было отказано в регистрации объемного товарного знака, состоящего из флакона для одеколона и его упаковки с изображением силуэта Эйфелевой башни и названием «Soir de Paris» («Парижский вечер»), а также надписью мелким шрифтом под названием фирмы «Paris».[250]

Вопрос, касающийся ограничений в регистрации в связи с ложностью обозначения или его способностью ввести в заблуждение, представляется весьма актуальным, ибо сфера применения указанного основания, как отмечалось, весьма широка.

Прежде всего заметим, что, в отличие от Закона РФ о товарных знаках, Парижская конвенция по охране промышленной собственности (ст. 6 quinquies В. 3.) указывает лишь на знаки, которые могут ввести в заблуждение. В связи с этим возникает вопрос: есть ли принципиальные различия между обозначениями, являющимися ложными, и символами, способными ввести потребителей в заблуждение? В литературе есть неоднозначные мнения по этому поводу. Так, Е. А. Ариевич, говоря об условности деления обозначений на «способные ввести в заблуждение» и «являющиеся ложными», тем не менее отмечает различие понятий «являющийся» и «способный».[251] Г. И. Тыцкая, наоборот, отождествляет рассматриваемые понятия, определяя ложные обозначения как знаки, которые содержат сведения, не соответствующие действительности и тем самым способные ввести в заблуждение.[252]

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак также, на наш взгляд, не делают принципиальных различий между указанными категориями символов. К ним в соответствии с п. 2.3 (2.1) упомянутого документа относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности.

Полагаем, что существенных различий между рассматриваемыми обозначениями нет и что эти обозначения тесно связаны друг с другом и взаимообусловлены. Кроме того, их применение приводит к одному результату: возникновению в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о товаре и его изготовителе.

При исследовании подобных обозначений экспертизой учитываются два обстоятельства: а) ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя; б) фактическая обоснованность таких ассоциаций по отношении к рекламным характеристикам товара.[253] Так, ложным по отношению к изделиям из синтетики является указание «Natural» (естественный).

Вместе с тем к рассматриваемому основанию для отказа обозначению в регистрации нельзя подходить формально. Г. Боденхаузен в комментарии к ст. 6 quinquies С. (1). отмечал: «…фактические обстоятельства иногда показывают, что использование знака, который, казалось бы, содержит ложные указания, не повлекло за собой никакого заблуждения и может считаться, что по своей природе он не способен ввести в заблуждение общественность».[254]

Следовательно, при исследовании оснований для отказа обозначению в регистрации, закрепленных в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, нужно исходить из того, «насколько у обозначения явно присутствует то свойство или значение, которое способно породить не соответствующую действительности ассоциацию».[255] Однако трудно согласиться с высказанной в литературе точкой зрения, согласно которой при оценке обозначений, способных ввести в заблуждение, также нужно учитывать то, в какой степени даже доказанная возможность введения в заблуждение может нанести реальный ущерб интересам потребителей.[256] Данное предложение не может выступать в качестве ориентира для экспертных органов, так как не обладает определенным характером и связано с особенностями субъективного восприятия потребителями уже зарегистрированного товарного знака. Поэтому при рассмотрении экспертизой заявленного на регистрацию обозначения оценка предлагаемых факторов практически невозможна. Считаем, что если доказана способность обозначения вводить в заблуждение, нельзя с полной уверенностью говорить о том, что никакого ущерба интересам покупателей использование такого обозначения не нанесет, ибо определенная часть потребителей будет обманута в любом случае.

Практика применения указанного основания для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака достаточно интересна. Участившиеся случаи нарушения прав и интересов владельцев товарных знаков и потребителей заставили Роспатент провести анализ применения рассматриваемых положений Закона РФ о товарных знаках. В результате выяснилось, что подавляющее большинство товарных знаков, которые можно отнести к обозначениям, способным ввести в заблуждение, составляют иностранные слова, выполненные латинскими буквами, а также иностранные имена и фамилии. Например, к таким обозначениям были отнесены зарегистрированные на имя российских производителей товарные знаки «Gianni Conti» и «Gianni Armani» в отношении одежды.[257]

Между тем далеко не все случаи использования иностранных слов подпадают под действие п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Для большой группы товаров и услуг применение указанных обозначений вполне оправданно, так же, как и использование иностранных слов при регистрации заявленных обозначений по процедуре, установленной Мадридским соглашением.

Искаженные географические названия также довольно часто относят к обозначениям, признаваемым ложными либо вводящими потребителей в заблуждение. Заметим, что «во всем мире патентные ведомства негативно относятся к регистрации в качестве товарных знаков географических названий, поскольку в этом случае потребители очень легко могут быть введены в заблуждение относительно места производства товаров или его определенных качеств».[258] Так, при приобретении «Пивоваренной компанией “Балтика”» в Ростове-на-Дону пивоваренного завода, сложилась ситуация, когда использование при маркировке товара географического названия перестало соответствовать требованию географической обусловленности. Поэтому, когда на регистрацию поступила новая этикетка пива, на которой был изображен герб «Пивоваренной компании “Балтика”», эксперты Роспатента указали, что заявитель – ОАО «Балтика-Дон», используя словосочетание «Пивоваренная компания “Балтика”», вводит потребителей в заблуждение, поскольку общеизвестно, что «Пивоваренная компания “Балтика”» расположена в Санкт-Петербурге.[259]

Следует отметить, что при соблюдении установленных в законодательстве требований географические обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Вторую группу абсолютных оснований для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака, закрепленных в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, составляют знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.4.2) относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство и т. п. Наличие указанного основания для отказа в регистрации в российском законодательстве связано с соблюдением РФ положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в частности ст. 6 quinquies В.(3). Однако подобные ограничения в регистрации на практике почти не применяются. Как правило, Роспатент по этому основанию отказывает иностранным фирмам, транскрипция товарных знаков которых звучит для русского уха не совсем пристойно.

Следует отметить, что в Закон РФ о товарных знаках введено новое ограничение в регистрации товарных знаков, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными названиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников (уполномоченных лиц) на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков (п. 4 ст. 6). Формулировка указанного положения Закона представляется не достаточно определенной. Во-первых, в ней нет четких указаний на то, что понимается под «особо ценными объектами культурного наследия народов РФ». По всей видимости, к данным объектам относятся главным образом объекты авторского права. Во-вторых, если на регистрацию особо ценного объекта получено разрешение соответствующей организации либо собственника, но не было согласия, например, автора, такую регистрацию можно признать недействительной. Полагаем, что данное основание должно принадлежать к относительным основаниям для отказа в регистрации, тем более что правила п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках определенным образом взаимосвязаны с положениями, закрепленными в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона.

Наконец, в последнюю группу абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака входит основание, направленное на предотвращение регистрации ложных географических указаний для определенных видов товаров (вина или крепкие алкогольные напитки) и закрепленное в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 6) в соответствии с требованиями Соглашения TRIPS. Указанное Соглашение (ст. 23) ужесточает подходы к регистрации обозначений, состоящих из географических указаний (или включающих географические указания), предназначенных для вин и крепких спиртных напитков. Приведенная статья Соглашения TRIPS запрещает использовать такие указания, если товары не происходят из соответствующих географических мест. В свою очередь согласно п. 5 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках «в соответствии с международным договором РФ не допускается регистрация в РФ в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории … и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта».

Итак, если в процессе экспертизы выясняется, что заявленное обозначение содержит в качестве элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, или состоит исключительно из обозначений, приведенных в п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, либо если нарушены требования п. 4, 5 ст. 6 указанного документа, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Как отмечалось, основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака связаны главным образом с охраной прав и интересов третьих лиц. Поэтому в процессе регистрации товарный знак оценивается не только с точки зрения различительной способности, но и на наличие у него новизны.[260]

Таким образом, не могут быть зарегистрированы обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени их смешения с уже охраняемыми на территории РФ товарными знаками в отношении однородных товаров. К последним в соответствии с российским законодательством (п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, п. 2. 4. (1). – (2). Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака) относятся:

а) товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте по национальной процедуре;

б) товарные знаки, охрана которых в РФ получена в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему;

в) товарные знаки, признанные в РФ общеизвестными товарными знаками, охраняемыми в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Проверка заявленного обозначения на тождество и сходство производится, соответственно, по фонду товарных знаков, внесенных в Государственный реестр товарных знаков РФ, по фонду товарных знаков, зарегистрированных в Международном бюро интеллектуальной собственности (Реестр международных знаков Rom officiel des marques actives du registre international numerise), а также по перечню общеизвестных в РФ товарных знаков.

Вместе с тем представляется, что при сопоставлении заявленного обозначения с общеизвестными товарными знаками явно недостаточно учитывать лишь перечень общеизвестных знаков, признанных таковыми по процедуре, предусмотренной Законом РФ о товарных знаках и Правилами признания товарного знака общеизвестным в РФ. Исходя из того, что общеизвестным знакам обеспечивается правовая охрана независимо от их регистрации, экспертными органами, в случае отсутствия знака в указанном перечне, должны приниматься во внимание и другие обстоятельства, например, мировая известность среди потребителей обозначения, аналогичного заявленному третьим лицом знаку. Таким образом, регистрацию обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с общеизвестным знаком другого лица, может исключить не только внесение общеизвестного обозначения в перечень знаков, признанных общеизвестными в РФ. Отказ в подобной регистрации может последовать со ссылкой на абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках (относительное основание), а может быть обусловлен способностью заявленного обозначения ввести в заблуждение в отношении изготовителя товара в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках (абсолютное основание).

В силу того, что законодательство не допускает выдачу двух охранных документов на тождественные или сходные товарные знаки в отношении однородных товаров, согласно абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках при исследовании новизны заявленного обозначения, помимо охраняемых в РФ товарных знаков, учитываются также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака. Это означает, что в случае представления на регистрацию двух аналогичных или сходных символов вопрос о выдаче свидетельства на товарный знак решается положительно в отношении обозначения, обладающего более ранней датой приоритета.

Однако при экспертизе заявок могут возникнуть (хотя и достаточно редко) ситуации, когда выявляются тождественные или сходные товарные знаки, имеющие одинаковую дату приоритета, и совпадающие полностью или частично перечни товаров, но заявляемые разными лицами. Поскольку в РФ регистрация знака на имя нескольких правообладателей не допускается, для решения указанных коллизий в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 6 ст. 9) предусмотрены правила, согласно которым в подобных ситуациях допускается регистрация заявленного обозначения на имя одного из заявителей на основе соглашения, достигнутого между ними. Для урегулирования спора предоставляется 6-месячный срок, исчисляемый с даты получения соответствующего уведомления. Если же в течение установленного срока соглашение между заявителями не достигнуто, а также отсутствует просьба о продлении указанного срока, то заявки считаются отозванными.

Следует подчеркнуть, что при проведении поиска тождественных и сходных с заявленным обозначений не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствие со ст. 28, 29 Закона РФ о товарных знаках, товарные знаки, заявки на регистрацию которых считаются отозванными или отозваны соответственно на основании п. 4 и 5 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках, а также некоторые иные обозначения, указанные в п. 14.4.2.1 (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака.

Новизна товарного знака в соответствии с Законом РФ о товарных знаках определяется лишь в пределах однородных товаров (услуг). Как отмечалось, это правило действует и в отношении общеизвестных знаков (ст. 6 bis Парижской конвенции и абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). Практика показывает, что из-за несовершенства законодательства в данной области многие отечественные предприниматели регистрируют известные товарные знаки для неоднородных товаров, используя широкие рекламные возможности таких обозначений. Например, санкт-петербургская фирма, зарегистрировав товарный знак «Windows» для таких категорий товаров, как продукты питания, напитки и табачные изделия, начала активно применять указанное обозначение для маркировки пива.[261] Использование третьими лицами общеизвестных товарных знаков в отношении неоднородных товаров практически всегда ущемляет интересы владельцев данных обозначений, а кроме того, позволяет извлекать значительную прибыль без дополнительных затрат на рекламу товарного знака. Поэтому, принимая во внимание условия ст. 16 (3) TRIPS, новизна заявленного обозначения в процессе сравнения с общеизвестными знаками должна определяться безотносительно к перечню товаров и услуг.

Помимо сопоставления заявленного обозначения с охраняемыми на территории РФ товарными знаками, необходима проверка на тождество и сходство с обозначениями, указанными в п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, т. е. по другому относительному основанию для отказа в регистрации.

Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемыми в соответствии с законом РФ, кроме случаев, когда они включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Сходным с НМПТ или аналогичным им товарным знакам отказывается в регистрации по двум причинам. Во-первых, такая регистрация может ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара. Во-вторых, при регистрации товарного знака, тождественного или сходного с зарегистрированным НМПТ, возникнут коллизии исключительного права обладателя свидетельства на товарный знак и права использования зарегистрированного НМПТ всеми изготовителями, находящимися в данной местности и производящими товар, обладающий особыми качественными характеристиками, при наличии у них соответствующего охранного документа. Таким образом, в процессе экспертизы заявленное обозначение сравнивается с зарегистрированными НМПТ, внесенными в Государственный реестр НМПТ.

Заметим, что подобный подход к возможности регистрации НМПТ в качестве товарного знака характерен не для всех государств. В отдельных странах существует двойная охрана географического указания как товарного знака и как НМПТ в отношении одного и того же пользователя.[262] Полагаем, что предоставление подобной двойной охраны географическому указанию противоречит природе НМПТ, ибо право на использование указанного объекта может принадлежать, при соблюдении определенных условий, неограниченному кругу лиц. Поэтому подход к решению указанного вопроса, предусмотренный в Законе РФ о товарных знаках (п. 2 ст. 7), является наиболее оптимальным и позволяет всем законным пользователям НМПТ применять его в своих товарных знаках в качестве неохраняемого элемента, выделяя тем самым свои товары.

Необходимо добавить, что ранее Закон о товарных знаках не содержал прямого запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым НМПТ, в отношении неоднородных товаров. Однако в новой редакции данного документа, как отмечалось, предусмотрены определенные изменения, в соответствии с которыми не разрешается регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ, охраняемыми в соответствии с законом РФ, в том числе и в отношении неоднородных товаров.

Между тем введение подобных ограничений в регистрации товарных знаков не вполне соответствует международной практике. Например, согласно ст. 14 Регламента ЕЭС № 2081/92 «Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров» страны – участницы ЕЭС обязаны отклонять заявки на регистрацию товарных знаков, нарушающие права, вытекающие из охраны НМПТ и географических указаний, если товарные знаки регистрируются для тех же видов товаров, при условии, что заявка на регистрацию предоставлена после даты публикации информации о заявке на НМПТ или географическое указание.[263]

В связи с вышеизложенным представляется важным рассмотрение вопроса, касающегося регистрации в качестве товарных знаков названий географических объектов, которые при этом не являются охраняемыми НМПТ.

Отметим, что охраноспособность географических наименований по нормам права на товарный знак является дискуссионной. Различные взгляды по данной проблеме высказываются до сих пор.[264] Причем если ранее существовали точки зрения о том, что «товарные знаки, состоящие исключительно из географического указания, регистрации не подлежат»,[265] то в настоящее время законодательство по товарным знакам и практика его применения не дают оснований для подобных выводов. Таким образом, возможность регистрации названий географических объектов в качестве товарных знаков существует, но при соблюдении установленных требований.

Во-первых, название географического объекта может применяться в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, если оно не занимает в знаке доминирующего положения. К таким элементам относятся обозначения, указывающие на место производства или сбыта товаров, т. е. символы, представляющие адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, а также обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (абз. 4 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, п. 2.3. (1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака). К примеру, из знаков «Весь Санкт-Петербург» и «Весь Петербург» было дискламировано название города.[266]

Кроме того, при наличии согласия соответствующего компетентного органа в товарный знак могут быть включены в качестве неохраняемых элементов названия государств (п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках).

Правом на включение в товарный знак подобных наименований («приморский», «уссурийский» и т. п.) обладают лишь заявители, находящиеся в конкретном географическом объекте, ибо в противном случае в регистрации должно быть отказано со ссылкой на способность обозначения вводить в заблуждение потребителей относительно места происхождения товара.

Заметим, что при несоблюдении названных условий обозначениям, включающим географические названия, должно быть отказано в регистрации по абсолютным основаниям.

Во-вторых, название географического объекта может быть зарегистрировано в качестве охраняемого товарного знака. При этом географическое наименование должно проверяться на наличие абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации. Так, в первую очередь подобные обозначения должны оцениваться с точки зрения различительной способности, т. е. должны соответствовать требованиям п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Главным образом они не должны носить описательного характера.

Далее, название географического объекта не должно являться ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках).[267] Так, Хабаровским арбитражным судом рассматривалось дело по исковому заявлению ЧП Д. А. Галушко к ЗАО «Утренняя роса» о прекращении незаконного использования товарного знака. Суть дела состояла в том, что ответчик выпускал и реализовывал газированную минеральную воду «Корфовская», тогда как наименование «Корфовская» является зарегистрированным на имя Д. А. Галушко товарным знаком (свидетельство от 15 сентября 1998 г.). ЗАО «Утренняя роса» в свою очередь обратилось в Апелляционную палату с заявлением о признании недействительной регистрации товарного знака «Корфовская» как противоречащей положениям абз. 6 п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Заявитель отмечал, что при производстве минеральной воды «Корфовская» используется минеральная вода из источников, находящихся в п. Николаевка Еврейской автономной области. Сведения об этом даны мелким шрифтом под основным названием, что и вводит в заблуждение потребителей. Производство по делу было приостановлено до разрешения по существу возражений ЗАО «Утренняя роса» в Апелляционной палате.[268]

Практика регистрации географических наименований в качестве товарных знаков показывает, что вышеуказанным требованиям отвечают, в частности:

а) фантазийные наименования, т. е. не вызывающие ассоциаций с местом происхождения товара (например, «Эверест», «Арарат», «Сахара»);

б) географические наименования исторического характера, не употребляемые в настоящее время (например, «Славутич»);

в) малоизвестные широкому потребителю географические наименования (например, «Свитязь» – название озера в Рязанской области).

Хочется отметить, что применение основания для отказа в регистрации, закрепленного в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, претерпело определенные коррективы в отношении регистрации в качестве товарных знаков географических наименований. Если ранее экспертные органы главным образом исходили из того, что регистрация названия географического объекта как товарного знака должна быть географически мотивированной (например, регистрация товарного знака «Волга» на имя автозавода в Нижнем Новгороде и т. д.), то в настоящее время принимаются во внимание и другие обстоятельства (известность географического объекта российским потребителям и др.). К примеру, Высшая патентная палата, рассмотрев жалобу американской компании «Марбо, инк.» на решение Апелляционной палаты о признании недействительной регистрации товарного знака «Tampico», отменила его и восстановила действие регистрации. При этом Высшая патентная палата учла представленные владельцем знака доказательства того, что, несмотря на то, что город Тампико находится в Мексике, российскому потребителю, как показал опрос общественного мнения, этот факт неизвестен, а также достаточно длительное и масштабное использование знака на территории РФ. Кроме того, важными доказательствами явились данные о многочисленных зарубежных регистрациях этого знака.[269]

В качестве другого примера можно привести регистрацию на имя московской фирмы «Юта» товарных знаков «Индийский раджа», «Императорский цейлонский крупнолистовой чай» и некоторых других.[270] В данном случае имела место ситуация, когда в качестве товарного знака было заявлено обозначение, содержащее указание на географическое место, не совпадающее с местом нахождения заявителя, но указывающее на место, которое в сознании покупателя связано с традиционными местами выращивания или производства товара, в отношении которого испрашивается регистрация знака. В литературе предложено регистрировать подобные товарные знаки в том случае, если заявитель может представить данные о связи указания с местом происхождения товара или сырья, из которого заявитель производит свой товар, в отношении которого предполагается использовать знак.[271]

Далее, в процессе регистрации географическое наименование должно исследоваться на новизну по отношению к охраняемым на территории РФ товарным знакам и НМПТ. А. Н. Григорьев считает, что если данное географическое наименование не пользуется охраной в качестве наименования места происхождения товара, то следующим этапом будет оценка этого наименования на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к указаниям происхождения товара.[272] Полагаем, что подобная оценка на указанном этапе экспертизы вряд ли возможна по ряду причин.

Во-первых, ограничения регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных с указаниями мест происхождения конкретных товаров, не закреплено как относительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Во-вторых, как отмечалось, указания происхождения товаров не рассматриваются в российском законодательстве в качестве самостоятельных объектов правовой охраны, и, соответственно, нигде не закреплено понятие рассматриваемого обозначения. В силу указанных обстоятельств в юридической литературе к определению понятия указания происхождения товара существуют два основных подхода. В первом случае к указаниям происхождения относят применение географического наименования в отношении любого изделия, без всякой связи между качеством данного изделия и местом его изготовления или реализации. К примеру, С. А. Горленко отмечает, что для указания происхождения достаточно одного признака: обозначаемый товар происходит из данной местности.[273] Однако под влиянием международных соглашений (например, TRIPS) в настоящее время получил распространение второй подход, согласно которому под указанием происхождения понимается «обозначение, которое прямо или косвенно указывает на место происхождения товара, получившего известность или определенную репутацию в отношении этого места».[274]

Таким образом, если исходить из второго подхода, то в соответствии с действующим законодательством выявление известности потребителям заявленного географического обозначения в отношении конкретного товара и его производителя должно повлечь отказ в регистрации на основании абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, если заявитель таковым производителем не является.

Вышеизложенное не исчерпывает всю многоаспектность обозначенной проблемы. Поэтому в целях выработки более четких критериев при регистрации в качестве товарных знаков географических наименований подготовлен проект новой статьи 10 quater Парижской конвенции.[275]

Кроме того, интересен и зарубежный законодательный опыт в указанной области. Например, многие страны разрешают использование в товарных знаках географических названий, которые на момент регистрации не содержат в себе фактора известности данного места как места происхождения товара конкретного вида.[276]

Завершая рассмотрение вопроса, связанного с основаниями для отказа заявленным обозначениям в регистрации, остановимся на характеристике ограничений, установленных в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

При исследовании товарного знака на новизну заявленное обозначение также должно сопоставляться со знаками соответствия, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого знака (абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). Указанное основание для отказа обозначению в регистрации введено Законом РФ о товарных знаках не случайно. Учитывая принадлежность товарных и сертификационных знаков к средствам обозначения продукции, а также другие черты их сходства, отметим, что регистрация обозначений, тождественных или сходных со знаками соответствия, вызовет смешение рассматриваемых символов в глазах потребителей.

В настоящее время при применении экспертными органами рассматриваемого основания для отказа в регистрации возникают определенные сложности. Так, в соответствии с Законом РФ о сертификации (ст. 4, п. 2 ст. 6) установление порядка государственной регистрации знаков соответствия, а также проведение такой регистрации отнесены к компетенции федерального органа исполнительной власти в области сертификации. Между тем вопрос, связанный с регистрацией знаков соответствия, как в случае обязательной, так и при добровольной сертификации, в окончательном виде в РФ еще не решен.

При сравнении заявленного обозначения со знаками соответствия эксперты до недавнего времени могли руководствоваться образцами защищенных знаков соответствия, утвержденных Министерством торговли и Госстандартом России в соответствии с постановлением Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок» от 17 мая 1997 г.,[277] и описанием знаков соответствия, приведенном в Инструкции о порядке маркирования знаками соответствия с учетной информацией к ним, защищенными от подделок, товаров и продукции, реализуемых на территории РФ, и учете их движения[278] (Приложение 1). Однако Конституционным Судом РФ[279] некоторые положения этих документов были признаны несоответствующими Конституции РФ, что повлекло впоследствии отмену указанных нормативных актов.[280]

Далее в абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предусмотрен отказ в регистрации обозначений, тождественных охраняемым в РФ фирменным наименованиям (их частям) в отношении однородных товаров, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Действующее до 1992 г. законодательство в сфере товарных знаков указанного основания для отказа обозначению в регистрации не содержало. Следовательно, в современных нормативных актах по товарным знакам сделана попытка предотвратить коллизии, возникающие при реализации разными лицами прав на фирму и товарный знак, ибо, как ранее было отмечено, данные обозначения имеют много общего. Подчеркнем, что в большинстве случаев регистрируемые в качестве товарных знаков обозначения воспроизводят не сами фирменные наименования, а лишь их вспомогательные части. Хотя части фирменных наименований не выступают как самостоятельные объекты права, Закон РФ о товарных знаках распространяет на них действие абз. 2 п. 3 ст. 7. Такое решение вопроса представляется вполне приемлемым, ибо вспомогательная часть фирмы, представляющая собой оригинальное название, обладает значительной различительной способностью.

Закон РФ о товарных знаках предусмотрел определенные условия, при которых обозначение, тождественное фирменному наименованию, принадлежащему другому лицу, не может быть зарегистрировано. Во-первых, обозначению в данном случае отказывается в регистрации, если заявка на товарный знак поступила в отношении товаров, однородных тем, что производит или реализует коммерческая организация, обладающая тождественным фирменным наименованием. Во-вторых, владелец фирменного наименования должен получить на него право ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров, т. е. зарегистрировать свое юридическое лицо под данным наименованием.

Заметим, что Закон РФ о товарных знаках ранее содержал еще одно условие, согласно которому обозначение, тождественное фирменному наименованию, не подлежало регистрации. Речь шла об известности фирменного наименования на территории РФ.

При этом из всех вышеназванных условий наиболее неопределенный характер носило условие известности на территории РФ фирменного наименования. Толкование термина «известный» применительно к фирменным наименованиям в словарном значении слова «известный» впервые было дано Арбитражным судом г. Москвы в деле о товарном знаке «Деловой визит».[281] Указанная трактовка термина «известное фирменное наименование» использовалась и в практике Апелляционной палаты Роспатента.

В свою очередь в деле банка «Платина» против «Платинум-банка» Арбитражный суд г. Москвы подчеркнул, что известным фирменным наименованием можно считать только то, которое «известно широкому кругу лиц». Суд отметил то обстоятельство, что «Платинум-банк», защищающий право на фирму, не предоставил данные об известности своего фирменного наименования до момента подачи банком «Платина» заявления в Роспатент на регистрацию знака «Platinum». Поэтому, требования «Платинум-банка» не были удовлетворены Арбитражным судом г. Москвы. Впоследствии «Платинум-банк» добился в Апелляционной палате Роспатента признания недействительной регистрации товарного знака «Platinum». Однако апелляционная инстанция Арбитражного суда г. Москвы указанное решение Апелляционной палаты признала недействительным.[282]

В литературе присутствовало и иное толкование термина «известное фирменное наименование». Например, А. П. Сергеев отмечал, что по смыслу закона вовсе не требовалось, чтобы известность фирменного наименования носила общероссийский характер.[283] Действительно, учитывая масштабы нашей страны, большинству коммерческих организаций, хорошо известных в своих регионах, получить статус известности на всей территории РФ довольно сложно.

В любом случае для точного применения рассматриваемого основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака требовалась корректировка Закона РФ о товарных знаках, в частности, термина «известное фирменное наименование». Однако в новой редакции Закона РФ о товарных знаках закреплен принципиально иной подход к решению обозначенной проблемы. Достоинством данного подхода, который согласуется с мнением по этому вопросу ряда отечественных специалистов, является достаточная простота применения приведенного основания для отказа обозначению в регистрации ввиду отсутствия расплывчатого термина «известное фирменное наименование». Таким же образом вопрос о соотношении права на товарный знак с правом на фирму был решен еще в 1993 г. в Законе Республики Беларусь «О товарных знаках» (абз. 4 п. 1 ст. 4).

Вместе с тем в связи с отсутствием комплексного регулирования в сфере фирменных наименований, а также с недостаточной четкостью формулировки абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках применение рассматриваемой нормы вызывает определенные трудности.

1. Вопрос об основании возникновения права на фирму в окончательном виде не решен.

2. Могут возникнуть проблемы при определении однородности товаров в контексте абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

3. Не ясно, к каким источникам должны обращаться эксперты при исследовании заявленного обозначения на новизну в отношении охраняемых в РФ фирменных наименований, права на которые принадлежат другим лицам.

В силу названных причин отсутствует четкий подход к толкованию условий, составляющих основание для отказа в регистрации товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование, как со стороны судебных инстанций, так и Роспатента. В связи с этим, анализируя условия, при наличии которых обозначение, тождественное чужому фирменному наименованию, не может быть зарегистрировано, отметим, что право на фирменное наименование должно принадлежать правообладателю ранее даты подачи третьим лицом заявки на тождественный или сходный товарный знак. Вместе с тем момент возникновения права на фирму не всегда учитывается при рассмотрении соответствующих споров. В настоящее время право на фирму возникает в явочном порядке, но в соответствии с ГК РФ (п. 4 ст. 54) ожидается переход к специальной регистрационной системе.[284] Полагаем, что определение в Законе РФ «О фирменных наименованиях» специального порядка регистрации фирменных наименований, соответствующего органа, который будет регистрировать данные объекты промышленной собственности, а следовательно, появление упорядоченных данных о фирменных наименованиях всех юридических лиц (например, в Государственном реестре фирменных наименований) даст возможность экспертам проверять новизну заявленных на регистрацию товарных знаков, сопоставляя их с зарегистрированными фирмами. Осуществление подобной регистрации может быть возложено на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако не исключена регистрация фирменных наименований и на региональном уровне. На основе зарубежного опыта возможно создание специальных служб, которые за определенную плату могут вести постоянный мониторинг регистрации фирменных наименований в рамках страны.[285] В ближайшее время при проведении экспертизы Роспатент сможет учитывать сведения о фирменных наименованиях, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, который в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»[286] является федеральным информационным ресурсом.

В настоящее время вполне возможно бесконфликтное сосуществование одинаковых товарных знаков и фирменных наименований. Как отмечалось, в абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках сказано о правах на фирму в отношении однородных товаров. Это указание законодательства свидетельствует о том, что, если предприниматели не выпускают аналогичную продукцию и не оказывают одинаковые услуги, то использование в товарном знаке чужого фирменного наименования не исключено. В связи с этим нужно подчеркнуть, что в учредительных документах коммерческих организаций предмет их деятельности определяется, как правило, очень широко. Следовательно, практически любой указанный в заявке на регистрацию знака товар может попасть под определение однородного товара. Поэтому должны учитываться те сферы деятельности, где организация действительно активно использует фирменное наименование, например, оказывает определенные услуги, завоевавшие репутацию у потребителей. Заметим, что в государственный реестр юридических лиц вносятся копии учредительных документов, а также сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом, позволяющие установить сферу деятельности юридического лица (ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»).

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках заявленное обозначение не должно быть тождественным промышленным образцам, права на которые в РФ принадлежат другим лицам. Полагаем, что сопоставление заявленного обозначения с зарегистрированными в РФ промышленными образцами особой сложности не вызывает и должно проводиться при проверке товарного знака на тождество и сходство.[287]

Регистрация в качестве товарных знаков, с одной стороны, названий известных в РФ произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитат, произведений искусства или их фрагментов, охраняемых по авторскому праву, а с другой стороны, фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, портретов и факсимиле известных лиц, возможна, как отмечалось, только при соблюдении определенных условий. Это связано с тем, что воспроизведение третьими лицами указанных обозначений преследует чисто коммерческие цели – привлечение потребителей с помощью знакомого популярного символа. Вместе с тем такое использование способно нарушить личные неимущественные права соответствующих лиц. Поэтому в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы, искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права либо его правопреемников. А в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 7 указанного документа при регистрации в качестве знаков фамилий, имен, псевдонимов, портретов, факсимиле известных лиц необходимо согласие таких лиц либо их наследников.

Применение оснований для отказа в регистрации, закрепленных в абз. 3, 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, не лишено определенных сложностей. Так, возникает вопрос: возможна ли регистрация любым лицом в качестве товарного знака объекта авторского права, если произведение перешло в общественное достояние? Законодательство о товарных знаках четкого ответа на этот вопроса не дает. В литературе же по данной проблеме высказаны различные точки зрения.

С. А. Горленко считает, что если заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит объект авторского права, имеющего статус общественного достояния, заявитель должен уведомляться о невозможности приобретения на него исключительных прав.[288]

По мнению А. П. Сергеева, элементы произведений, срок охраны которых истек, могут использоваться свободно.[289]

Следует подчеркнуть, что по второму пути, в принципе, согласующемся со ст. 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», идет практика регистрации товарных знаков. Например, репродукция картины Васнецова «Богатыри» зарегистрирована в качестве товарного знака на имя ОАО «Омское ликеро-водочное предприятие» для водки и на имя Разноэкспорта для сигарет.[290]

Как видно, при регистрации произведений, являющихся общественным достоянием, в качестве товарных знаков возможен косвенный урон репутации автора, что является нарушением требований ст. 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».

Полагаем, что в данном случае можно выбрать компромиссное решение, учитывая нормы Закона РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 26 мая 1996 г.[291] В соответствии со ст. 36 данного нормативного акта производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций осуществляется с разрешения дирекции музеев. Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов, включенных в состав музейного фонда РФ и находящихся в музеях России, осуществляется в порядке, установленном собственником музейных предметов (ст. 36). Учитывая, что музейные предметы, включенные в состав государственной части музейного фонда РФ, являются федеральной собственностью (ст. 16 Закона РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ»), без разрешения дирекций музеев нельзя использовать изображения музейных предметов в качестве товарных знаков, поскольку такое использование производится в коммерческих целях.

Таким образом, при регистрации в качестве товарных знаков высокохудожественных объектов авторского права, перешедших в общественное достояние и находящихся в музейном фонде РФ, необходимо учитывать правила, содержащиеся в Законе РФ «О музейном фонде РФ и музеях РФ». Кроме того, если в качестве товарного знака заявляется обозначение, воспроизводящее портрет известного лица, нужно соблюдать требования абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках. Наконец, в соответствующих случаях возможно применение п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках.

Анализируя далее абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, можно отметить, что с помощью указанных положений законодатель попытался разрешить проблему столкновения исключительных прав на название произведения и товарный знак. Полагаем, что приведенное ограничение в регистрации товарных знаков касается названий произведений, выступающих в качестве самостоятельных объектов авторского права, т. е. соответствующих требованиям п. 1, 3 ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». При этом название произведения как объекта авторского права может состоять как из нескольких слов («Тихий Дон»), так и из одного слова («Азазель», «Плаха»). Следовательно, если название произведения не носит оригинальный характер и не отражает творческую самобытность автора, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя.

Наконец, формулировка абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предполагает наличие известности авторского произведения на дату подачи заявки. В настоящее время нет методических рекомендаций, позволяющих производить такую оценку. По нашему мнению, вряд ли они появятся в ближайшее время, ибо определить круг потребителей, которым может быть известно или неизвестно название определенного произведения, цитаты из него или персонаж, весьма затруднительно. Поэтому сейчас вопрос об известности объекта авторского права решается в зависимости от субъективного мнения экспертов, которые на стадии предварительной экспертизы обязаны проверить присутствие согласия правообладателя.

При определении известности названий произведений, персонажей, цитат из них экспертным органам необходимо учитывать возможность появления в сознании потребителей ассоциаций заявленного обозначения с конкретными литературными и другими произведениями.[292] Вместе с тем возможны ситуации, когда в отношении известных объектов авторского права такие ассоциации не возникают.[293] Считаем, что подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и при отсутствии согласия правообладателей, если они отвечают признакам охраноспособного знака.

Из анализа абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках следует, что законодательство ограничивает регистрацию в качестве товарных знаков фамилий, имен, псевдонимов не любых лиц, а только лишь известных. Заметим, что, как и в отношении объектов авторского права, вопрос о критериях выявления и оценки известности подобных обозначений в Законе РФ о товарных знаках не решен.[294] В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ о товарных знаках проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям абз. 4 п. 3 ст. 7 названного документа не входит в компетенцию экспертизы заявленного обозначения. Следовательно, в отношении известности имен собственных, псевдонимов, производных от них исследование не производится. Данное обстоятельство позволяет регистрировать в соответствии с Мадридским соглашением в странах происхождения товарные знаки, состоящие из имен известных в России государственных и общественных деятелей («Suvorov», «Kutuzov» и др.), а далее беспрепятственно территориально расширять действие произведенной международной регистрации на Россию.[295]

Полагаем, что в сложившихся условиях, несмотря на отсутствие толкования термина «известный» в отношении обозначений, указанных в абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, а также методик выявления такой известности, необходимо соблюдать основные требования названных положений, а именно – проверять на этапе предварительной экспертизы наличие документов-согласий правообладателей или компетентных органов. В случае сомнения в отношении известности фамилий, портретов, псевдонимов физических лиц эксперты могут обратиться к различным справочным изданиям (энциклопедические справочники и словари, Интернет-справочник биографий российских знаменитостей и т. д.).

В заключение характеристики рассматриваемого основания для отказа в регистрации товарного знака следует отметить, что ранее действующее Положение о товарных знаках 1974 г. ограничения, аналогичные содержащимся в абз. 4, 5 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, не включало. Поэтому допускалось, к примеру, воспроизведение в товарном знаке заявителем-однофамильцем своей фамилии, совпадающей с фамилией известного лица.

Воспроизведение в товарном знаке своей фамилии, совпадающей с известной, возможно и сейчас, но на условиях, исключающих недобросовестную конкуренцию в целях необоснованного улучшения своей деловой репутации и получения преимуществ на рынке. Поэтому при проведении экспертизы обозначений, представляющих собой известные фамилии, требуются особые подходы. В частности, по мнению ведущих специалистов Роспатента, в случае регистрации указанных обозначений необходимо соблюдать принципы этики.[296]

3.3. Правовые аспекты процедуры регистрации товарных знаков

Процедура регистрации товарного знака – непременного условия его правовой охраны – подробно регламентируется Законом РФ о товарных знаках и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (далее – Правила). В настоящее время указанная процедура характеризуется следующими основными чертами.

Во-первых, наблюдается тенденция к упрощению порядка регистрации товарных знаков как в нормативно-правовом направлении, так и в организационном. К примеру, в организационном плане идет активный процесс по автоматизации экспертизы товарных знаков.[297] С другой стороны, в новой редакции Закона РФ о товарных знаках появилось много новелл, касающихся процедуры регистрации, которые обусловлены как присоединением РФ к Договору о законах по товарным знакам, так и требованиями Соглашения TRIPS.

Во-вторых, Роспатент стал предъявлять более жесткие требования к отдельным разделам заявки, в частности к перечню товаров и услуг.

В-третьих, не всегда однозначен подход экспертных органов к толкованию некоторых положений Закона РФ о товарных знаках и Правил.

В-четвертых, в связи с ростом числа заявок на регистрацию знаков (как показано в таблице) и неопределенностью срока экспертизы заявленного обозначения специалистами прогнозируется увеличение сроков процедуры регистрации товарных знаков.

Таблица

Динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков[298]

Порядок регистрации товарных знаков условно можно разбить на следующие самостоятельные стадии:

а) подача надлежаще оформленной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

б) рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

в) выдача охранного документа на товарный знак.

При этом каждая из указанных стадий обладает определенной спецификой. Остановимся более подробно на характеристике каждой из стадий процедуры регистрации товарных знаков, делая основной акцент на анализе возникающих в практике регистрации проблемных моментах.

Подача правильно оформленной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Для того чтобы обозначение получило правовую охрану в качестве товарного знака, заявитель должен подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию в РФ товарного знака. В настоящее время заявка подается в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента (ФИПС). В качестве заявителя может выступать любой субъект, имеющий право на регистрацию на свое имя товарного знака. Как отмечалось, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 2) к субъектам права на товарный знак относятся юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.[299] Кроме того, заявка может быть подана через патентного поверенного, полномочия которого удостоверяются доверенностью (в простой письменной форме) заявителя.[300]

Заметим, что Роспатент в соответствии с п. 4, 5 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках не требует от заявителя каких-либо документов, подтверждающих его статус. Как видно, данные положения не согласованы с нормами п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках, устанавливающими особое положение субъектов права на товарный знак. Подобное несоответствие между положениями Закона на практике приводит к множеству злоупотреблений. В частности, лица, не занимающиеся ни производством товаров, ни оказанием услуг, регистрируют на свое имя товарные знаки с целью их переуступки третьим лицам. В целях устранения названного противоречия новая редакция Закона РФ о товарных знаках содержит прямое указание на специальный статус физического лица, подающего заявку на регистрацию товарного знака (п. 1 ст. 8). Полагаем, что в соответствии с данным правилом Роспатент должен требовать от граждан-заявителей представления документов, подтверждающих их предпринимательский статус (например, копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

На рассматриваемой стадии процедуры регистрации товарного знака важное значение приобретает вопрос, касающийся регистрации товарного знака агентом или представителем правообладателя в одной из стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Регистрируя на себя чужой товарный знак, не зарегистрированный на территории РФ зарубежным владельцем, отечественный предприниматель защищает себя от определенных сложностей, связанных с проверками налоговых и таможенных органов, а также приобретает ряд определенных преимуществ, действуя под собственным знаком. С другой стороны, подобные действия можно расценивать как акт недобросовестной конкуренции.

Заметим, что в соответствии со ст. 6 septies Парижской конвенции «если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие». Новая редакция Закона РФ о товарных знаках содержит положения, направленные на реализацию правил ст. 6 septies Парижской конвенции. Так, согласно пп. 3 п. 1 ст. 28 указанного документа, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока ее действия, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Введение указанных положений представляется достаточно актуальным, ибо в последнее время участились случаи подачи различными владельцами товарных знаков исковых заявлений, основанных на положениях ст. 6 septies Парижской конвенции. Так, иностранная фирма обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Роспатенту о признании недействительным акта государственного органа. В обоснование своих требований истец ссылался на то, что он является владельцем товарного знака «Pura Lopez» в Испании, а также на свою известность во многих странах мира как производителя обуви, маркированной этим знаком. Он также утверждал, что ТОО, будучи агентом истца, зарегистрировало в РФ указанный товарный знак на свое имя без его согласия, т. е. без разрешения владельца знака, в одной из стран Союза. В своих доводах истец опирался на положения ст. 6 septies Парижской конвенции.

Арбитражный суд мотивировал свой отказ в иске тем, что на судебное заседание истец не представил доказательства наличия между ним и ТОО агентских отношений. Это не позволило суду применить нормы международного законодательства.

Судом также было установлено, что при регистрации товарного знака на имя ТОО ответчик руководствовался Законом РФ о товарных знаках, в соответствии с которым Роспатент проверяет лишь те положения, которые указанным Законом отнесены к его компетенции. Законодательство не обязывает Роспатент проверять наличие агентских отношений между заявителем прав на товарный знак и третьими лицами.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы указанное решение суда первой инстанции оставлено без изменения.[301]

По другому делу суд вынес решение о неподведомственности Арбитражному суду такого вида споров и указал, что аннулирование регистрации должно производиться в административном порядке.[302]

Как видно, в условиях отсутствия регламентации данного вопроса в Законе РФ о товарных знаках судебная практика по данной категории дел не отличается единообразием. Вместе с тем, введение новых положений, направленных на защиту интересов правообладателей, может повлечь определенные сложности. К примеру, Палате по патентным спорам, рассматривающей в соответствии с Законом РФ о товарных знаках возражения против предоставленной товарному знаку охраны по рассматриваемому основанию, необходимо будет проводить проверку наличия агентских отношений между заявителем и зарубежным владельцем товарного знака (в частности, соответствующих договоров). Вместе с тем сложно доказать юридически, что российская фирма, купившая товар, маркированный товарным знаком, для реализации на территории РФ, является представителем или агентом владельца обозначения, а не просто покупателем его товара.[303] При сокрытии заявителем агентских отношений, установить данный юридический факт возможно только в судебном порядке.

Иностранные физические и юридические лица приобретают права на товарные знаки в России на тех же условиях и в том же порядке, что и российские предприниматели. Однако в соответствии с п. 2 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках иностранные юридические лица, как и постоянно проживающие за пределами России физические лица ведут дела, связанные с регистрацией товарных знаков, только через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Это требование обусловлено тем, что при рассмотрении заявки может возникнуть потребность во встрече с заявителем, например, чтобы предложить ему внести в заявку поправки.

Заявка на регистрацию товарного знака является основанием для регистрации обозначения. Она составляется по установленной форме в соответствии со строго определенными требованиями (п. 3–5 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках) и предоставляется для рассмотрения на русском языке в двух экземплярах. Само понятие «заявка» охватывает собой ряд самостоятельных документов. В соответствии с п. 4 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках заявка состоит из трех частей и содержит: заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака; заявляемое обозначение; перечень сгруппированных по классам МКТУ товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака; описание заявленного обозначения.

Важной составной частью заявки является изображение заявляемого обозначения. Большинство новелл Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака касается именно этого раздела заявки, причем формальные требования к изображению заявленного обозначения и его описанию явно упрощены. Во-первых, число копий заявляемого обозначения сокращено с 25 до 5 экземпляров (п. 2.8.2). Во-вторых, размер изображения заявляемого знака увеличен с 55 см до 88 см, что соответствует требованиям Мадридского соглашения (п. 3.2.1 Правил). В-третьих, требуется, чтобы изображение обозначения имело качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий. Следовательно, с учетом достижений технологий репродуцирования заявителю разрешено не только предоставлять фотокопии или типографские оттиски, как требовалось ранее, но и использовать компьютерную распечатку. Если же на регистрацию в качестве товарного знака заявляется этикетка, то в качестве изображения заявляемого обозначения может быть предоставлена сама этикетка в натуральную величину.

Требуемое Законом РФ описание заявляемого обозначения не влияет на объем правовой охраны товарного знака и служит исключительно целям экспертизы. Поэтому Договор о законах по товарным знакам (ст. 3) исключил описание заявленного обозначения из перечня сведений, входящих в содержание заявки. Однако в новой редакции Закона РФ о товарных знаках описание включено в содержание заявки как самостоятельная часть, но не учитывается при определении приоритета обозначения (п. 6 ст. 8).

Следует подчеркнуть, что требования, предъявляемые к описанию товарного знака в составе заявки, детализированы в Правилах. Описание должно содержать характеристику всех образующих знак элементов и раскрывать их смысловое значение (п. 3.2.(2) Правил). Объем описания не лимитирован, оно может быть как кратким, так и подробным. Например, для искусственно образованного словесного обозначения необходимо указывать способ его образования (начальные слоги нескольких слов и т. п.). Когда же словесный знак представляется не на русском языке, то нужно приводить транскрипцию буквами русского алфавита, а если знак имеет смысловое значение, то необходим его перевод на русский язык. Если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, указывается, что оно собой символизирует.

Достоинством Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 3.2. (2)) является определение требований к изображению и описанию заявляемых на регистрацию нетрадиционных знаков. Так, если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое обозначение, то приводится указание вида звука (музыкальное произведение или его часть и т. п.). Для обозначения, использующего музыкальное произведение, в описании приводится его нотная запись. Специфика световых обозначений раскрывается через характеристику световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности. В то же время не решен вопрос, касающийся предоставления на регистрацию обонятельных товарных знаков. Полагаем, что для регистрации обонятельных обозначений нет законодательных препятствий, а ограничения в их регистрации в настоящее время носят чисто технические причины.

Перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)[304] – важнейший раздел заявки. Каждая из стран – участниц Ниццкого соглашения должна применять МКТУ при регистрации знаков и помещать в официальных публикациях об этих регистрациях номера классов товаров, для которых зарегистрированы знаки. МКТУ включает в себя перечень классов (34 класса товаров и 8 классов услуг), алфавитно-предметный указатель (АПУ), перечень товаров и услуг в пределах каждого класса (всего около 17 тыс. наименований товаров и услуг).

Значение перечня товаров и услуг состоит прежде всего в том, что он, наряду с товарным знаком, определяет объем исключительных прав владельца обозначения. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона РФ о товарных знаках исключительное право на товарный знак определяется только в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. К примеру, НПК «Биофармтокс» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о прекращении нарушения прав на товарный знак «Кальцефит», зарегистрированный на имя истца для товаров 5-го класса МКТУ (фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты), к ООО «Эксперимент». Истец ссылался на то, что обозначение, тождественное его товарному знаку, ответчик наносит на упаковку кормовой добавки для лечения собак и профилактики заболеваний. При рассмотрении дела выяснилось, что ответчику принадлежит право на использование товарного знака «Кальцефит» в отношении товаров 1-го класса (кальцийсодержащие соединения, химические препараты промышленного назначения). Арбитражный суд, руководствуясь статьями 4, 5, 46 Закона РФ о товарных знаках, удовлетворил исковые требования к ответчику, обязав его прекратить несанкционированное использование товарного знака «Кальцефит» в отношении товаров 5-го класса МКТУ. Кассационная инстанция (Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа) оставила указанное решение в силе, сослалась на то, что наличие товарного знака по одному классу МКТУ не дает его владельцу права на применение этого знака для товаров и услуг, классифицируемых по другому классу МКТУ.

Перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ, учитывается при установлении новизны и различительного характера заявленного знака, так как одно и то же обозначение может являться различительным, новым по отношению к одним товарам и не обладать этими признаками по отношению к другим.

В зависимости от объема перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, можно выделить несколько видов регистрации:[305]

а) точечную регистрацию (регистрация знака в отношении товаров в рамках одного класса МКТУ);[306]

б) зонтичную регистрацию (в охранную зону знака попадает несколько классов товаров и услуг, но не менее двух);[307]

в) сплошную регистрацию (регистрация обозначения по всем классам МКТУ).

В соответствии с Правилами (п. 3.3.) товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги). Правильно составленный перечень товаров и услуг в терминах МКТУ либо с помощью ближайших к ним родовых понятий позволяет исключить переписку на стадии экспертизы заявленного обозначения по вопросам, связанным с идентификацией и классификацией товаров и услуг, а также упростить процедуру сопоставительного анализа товаров и услуг, осуществляемую в случае выявления тождественности или сходности знаков до степени смешения. В целом же предоставление точно составленного перечня значительно сокращает сроки рассмотрения заявки на товарный знак.

Из-за увеличения количества поступающих заявок в настоящее время Роспатент предъявляет более жесткие требования к предоставленному заявителями перечню товаров и услуг.[308] Кроме того, по указанным причинам вопросам, касающимся составления перечня товаров и услуг, стало уделяться больше внимания в юридической литературе.[309]

Обобщая рекомендации специалистов, нужно отметить основные факторы, которые должны приниматься во внимание заявителями при составлении указанного перечня.

1. Для того чтобы правильно составить перечень товаров, необходимо пройти два самостоятельных этапа: составление и обработку перечня товаров; классификацию товаров, содержащихся в перечне.[310]

2. При определении круга товаров необходимо учитывать не только товары, которые изготовляются на момент оформления заявки, и оказываемые в это время услуги, но и перспективу производства, чтобы при появлении в дальнейшем новых товаров или услуг не возникало необходимости вносить в свидетельство на товарный знак изменения или подавать новую заявку.

3. Перечень товаров должен быть максимально приближен к классам МКТУ, а наименования товаров, приводимые в данном перечне, по возможности должны совпадать с наименованиями, фигурирующими в АПУ МКТУ.[311]

4. Одно и то же наименование товара, включенного в перечень, не должно иметь несколько различных значений, а сам перечень не должен быть излишне обобщенным либо излишне подробным. Слишком обобщенный характер наименования товара зачастую затрудняет его отнесение к тому или иному классу. Так, товары, охватываемые обобщенным названием «спортивные товары», могут относиться к разным классам МКТУ, охватывая товары 25-го класса «спортивная обувь», «спортивные трикотажные изделия», товары 28-го класса «боксерские перчатки», «гимнастические снаряды».

5. Если в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, указывается наименование класса в целом, то исключительные права заявителя распространяются на все товары или услуги, помещенные в данный класс.[312] Вместе с тем при составлении перечня товаров и услуг подобным образом может возникнуть проблема трактовки объема охраны товарного знака. Заметим, что в судебной практике наметился своеобразный подход к решению указанной проблемы. В этом отношении показателен спор по поводу товарных знаков компании «Филип Моррис Продакт Инк.», включающих словесные обозначения «Apollo-Soyuz» и «Союз-Аполлон».[313]

Крупная табачная корпорация «Филип Моррис Продакт Инк.» обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить ООО «Инвест-Траст» производство и продажу сигарет, при маркировке которых используются словесные и изобразительные обозначения, сходные с товарными знаками истца. Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал по ряду оснований. В частности, в решении отмечалось, что в соответствии с имеющимися в материалах дела свидетельствами «Филип Моррис Продакт Инк.» является владельцем товарных знаков на товары 34-го класса – табак, курительные принадлежности, спички. В силу же п. 2 ст. 3 Закона РФ о товарных знаках вышеуказанные свидетельства не предусматривают правовой защиты знака в отношении сигарет. Данное решение было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

Полагаем, что при рассмотрении данного дела суд довольно формально подошел к вопросу толкования объема правовой охраны товарного знака. Действительно, в свидетельствах о регистрации товарных знаков истца не были указаны конкретные товары (например, не упомянуты сигареты). Однако присутствовало название раздела МКТУ для данной области. Следовательно, товарные знаки должны охраняться в отношении различных товаров, которые указаны в МКТУ под данным заголовком. Кроме того, судом не был в достаточной степени исследован вопрос об однородности таких товаров, как табак и сигареты.

Отметим, что в настоящее время экспертиза требует от заявителя предоставления перечня товаров и услуг в таком виде, чтобы в рамках одного класса был указан либо заголовок класса в целом, либо отдельные его рубрики (родовое понятие).[314] Однако следует подчеркнуть, что заявители не всегда могут точно охарактеризовать перечень в терминах МКТУ из-за совпадения названий некоторых классов товаров и услуг с названиями рубрик в пределах классов, а также по ряду других причин. Так, в МКТУ один и тот же термин нередко обозначает как заголовок класса, так и включается в перечень рубрик в рамках данного класса (например, заголовок 30-го класса содержит товар «кондитерские изделия», а в перечне рубрик также имеется термин «кондитерские изделия», наряду с конфетами, пирогами и т. п.).[315] Кроме того, содержание понятий, которые вынесены в заголовки тех или иных классов, в одних случаях имеют однозначное толкование, а в других случаях заголовок класса отражает лишь область назначения продукции и то не всегда в полной мере. Следовательно, целесообразно внести определенные изменения в заголовки некоторых классов товаров и услуг, а также соответствующие рубрики в пределах классов.

Таким образом, возможность регистрации товарных знаков в отношении определенного перечня товаров и услуг не ограничивается видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью. Этот подход соответствует положениям Договора о законах по товарным знакам (п. 7 ст. 3), в соответствии с которыми запрещается в отношении заявки требовать указания того, что заявитель осуществляет деятельность, соответствующую товарам (услугам), перечисленным в заявке, а также предоставления соответствующих доказательств. К примеру, на имя банка был зарегистрирован товарный знак на все виды услуг 36-го класса «страхование и финансирование», хотя в соответствии со ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности в РФ» банкам запрещено осуществлять практически все виды страхования. Впоследствии, при использовании АО сходного до степени смешения с вышеуказанным знаком обслуживания обозначения, банк обратился в арбитражный суд с иском о защите права на знак обслуживания. Арбитражный суд, установив, что ответчик использует сходное обозначение при оказании услуг по страхованию граждан, в иске банку отказал. Однако апелляционная инстанция отменила данное решение в соответствии с тем, что правовая охрана товарных знаков (знаков обслуживания) предоставляется на основании государственной регистрации в отношении тех товаров и/или услуг, для которых они зарегистрированы.[316]

Помимо материалов, входящих в состав заявки, для регистрации товарного знака необходимо предоставление некоторых дополнительных документов, перечень которых зафиксирован в законодательстве. Из этих документов во всех случаях должны быть предоставлены: комплект репродукций заявляемого обозначения и документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и экспертизу заявляемого обозначения[317] (копия платежного поручения, имеющая штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета). Пошлина взимается в размере, установленном в п. 2 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования НМПТ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1993 г. (с изменениями и дополнениями). Следует подчеркнуть, что в соответствии с изменениями, внесенными в указанный нормативный акт Постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 8, размеры пошлин значительно увеличились. Так, если ранее за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения взималась пошлина в размере трех минимальных размеров оплаты труда и дополнительно 0,5 МРОТ за каждый из классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация, свыше пяти, то сейчас за подачу заявки на регистрацию знака и экспертизу заявленного обозначения взимается 8500 рублей и дополнительно 1500 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация, свыше одного (п. 2 «а»). При этом каких-либо льгот, связанных со снижением размера или отсрочкой оплаты пошлин за регистрацию товарных знаков для отдельных категорий заявителей, Положение о пошлинах за патентование не предусматривает.

Остальные документы прилагаются к заявке тогда, когда этого требует закон, учитывая определенные обстоятельства, например, специфику заявляемого обозначения, статус заявителя и др. К примеру, к заявке должны быть приложены:

а) устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак;

б) доверенность патентного поверенного на представительство интересов заявителя перед федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка подается через патентного поверенного;

в) согласие соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке государственных гербов, флагов и эмблем, официальных названий государств, сокращенных или полных названий международных межправительственных организаций, если перечисленные элементы или элементы, сходные с ними до степени смешения, содержатся в заявленном на регистрацию обозначении;

г) согласие известных лиц, их наследников или соответствующего компетентного органа на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле таких лиц, и т. д.

Завершая характеристику первого этапа регистрации товарного знака, отметим, что Закон РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 8) и Правила (п. 2.6.1.) содержат важное положение, согласно которому одна заявка должна относиться к одному товарному знаку. Такой подход, закрепленный в законодательстве, в общих чертах решает проблему единства заявки на товарный знак, выдвинутую В. М. Сергеевым.[318] Следовательно, в случае заявления обозначения по нескольким классам МКТУ возможна подача одной заявки для всех необходимых классов товаров и услуг или же самостоятельная заявка может быть подана по каждому классу. Как правило, заявители отдают предпочтение первому варианту, так как он более простой в делопроизводстве по заявке и требует меньших затрат. В данном случае производится одна регистрация, что соответствует Договору о законах по товарным знакам (ст. 6). Второй вариант подачи заявки выбирается при необходимости более дифференцированного подхода к определению объема охраны товарного знака по каждому классу МКТУ.

В некоторых странах (например, Великобритания, Япония и др.) существует иной подход к решению указанного вопроса, а именно – заявка может относиться только к одному классу изделий.[319]

Заметим, что при подаче заявки на товарный знак по нескольким классам товаров и услуг у заявителя могут возникнуть определенные проблемы. Прежде всего могут быть сложности с составлением перечня товаров и услуг в терминах МКТУ. Увеличивается также опасность совпадения заявленного обозначения с зарегистрированным или ранее заявленным знаком по части товаров и услуг, входящих в соответствующий перечень. Однако с появлением возможности выделения заявки указанные проблемы частично могут быть решены.

В соответствии с Правилами (п. 2.6.1.) обозначения, отличающиеся одно от другого какими-либо элементами, считаются разными товарными знаками. Таким образом, на каждое из таких обозначений должна подаваться самостоятельная заявка. Вместе с тем остается нерешенной проблема единства заявки в отношении многоэлементных знаков, а также шрифтовых вариантов знака. В настоящее время в случае заявления для регистрации одного и того же обозначения, написанного буквами русского и латинского алфавитов, Роспатент регистрирует его в качестве одного товарного знака, состоящего из двух элементов: словесного обозначения, исполненного в кириллице, а также словесного обозначения, исполненного в латинице.[320] Между тем зарубежные заявители на каждый вариант знака либо на самостоятельные его элементы, как правило, подают отдельную заявку. Например, компания Marbo, inc. зарегистрировала товарный знак «Tampico» в четырех вариантах, получив на каждый вариант отдельное свидетельство.[321]

Полагаем, что подход к регистрации вариантов товарных знаков, используемый Роспатентом, не соответствует п. 2.6.1. Правил, ибо в указанном случае речь идет о разных вариантах одного обозначения, каждый из которых может использоваться для маркировки товаров как самостоятельный товарный знак. Следовательно, когда в состав одной заявки включаются варианты обозначения, заявителю предоставляется больший объем правовой охраны, чем владельцам товарных знаков, зарегистрированных без вариантов. Кроме того, те же самые вопросы возникают при регистрации многоэлементных знаков.

Поэтому представляется, что вывод о целесообразности нормативного закрепления правила об оформлении раздельных заявок для многовариантных и многоэлементных обозначений, а также о предоставлении экспертизе права разделять заявки в случае неправильного оформления[322] является и сейчас достаточно актуальным.

Рассмотрение заявки в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Надлежащим образом оформленная заявка при поступлении в Роспатент подвергается экспертному исследованию. Экспертиза по заявке, поступившей в Роспатент, проводится в целях определения возможности предоставления заявляемому обозначению правовой охраны.

Заметим, что в России, как и в подавляющем большинстве государств, действует проверочная система заявки, предполагающая проведение после предварительной экспертизы исследования самого обозначения.[323] Между тем степень полноты проверки при данной системе в различных странах неодинакова. В государствах с ограниченной экспертизой (Италия, Франция) исследование не охватывает проверку новизны знака. А такие страны, как США, Австрия и др., осуществляют полную экспертизу, включая проверку на новизну.[324]

В соответствии с Законом РФ о товарных знаках (ст. 11–12) в России проводится проверочная экспертиза в полном объеме, так как в ее рамках должны исследоваться все критерии охраноспособности заявленного обозначения.

Правоотношение по рассмотрению заявки на регистрацию обозначения занимает самостоятельное место в ряду правоотношений, возникающих в связи с правовой охраной товарных знаков. Субъектами данного правоотношения являются, с одной стороны, заявитель, чья надлежаще оформленная заявка с прилагаемыми к ней документами направляется для экспертного исследования, а с другой стороны, Федеральный институт промышленной собственности, регистрирующий заявку и подвергающий ее экспертизе. При этом ФИПС представляет собой государственный орган, подведомственный Роспатенту и наделенный соответствующими полномочиями.

Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака проводится в два этапа, включающих в себя формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Содержание формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения различно, но некоторые общие правила взаимодействия Роспатента и заявителя установлены законодательством для обоих этапов экспертизы (порядок отзыва заявки на любом этапе экспертизы и т. д.). В частности, в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения существует возможность подачи выделенной заявки, содержащей перечень товаров, указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в Роспатент и не являющихся однородными с товарами, остающимися в первоначальной заявке (п. 6 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках). Преимущество данной процедуры состоит в том, что она позволяет заявителю своевременно получить регистрацию товарного знака в отношении части товаров и/или услуг и ввести его в хозяйственный оборот, не дожидаясь результатов рассмотрения выделенной заявки.[325] Возможность выделения заявки появилась в связи с введением в действие на территории РФ Договора о законах по товарным знакам (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1997 г. № 1503).

Процедура выделения заявки характеризуется следующими основными чертами:

1) выделенная заявка должна быть оформлена в соответствии с п. 2.6. Правил;

2) товары (услуги), указанные в выделенной заявке, должны содержаться в первоначальной заявке и не являться однородными с товарами (услугами), остающимися в первоначальной заявке;

3) выделенные заявки сохраняют дату первоначальной заявки и ее приоритет.

Для применения процедуры выделения заявки из первоначальной заявителю (патентному поверенному) необходимо подать специальное ходатайство и оплатить установленную пошлину. Полагаем, что выделение заявки более характерно для этапа экспертизы заявленного обозначения. Указанная процедура позволяет заявителю продолжить процесс регистрации товарного знака в отношении товаров и/или услуг, не вступающих в конфликт с требованиями закона либо с правами третьих лиц. Зарегистрировав товарный знак для той части товаров и/или услуг, в отношении которой эта регистрация возможна, заявитель может продолжать переписку с Роспатентом по выделенной заявке, в которую войдут товары и/или услуги, указанные в противопоставленных экспертизой источниках информации.

Вместе с тем вполне возможно выделение заявки и на этапе формальной экспертизы. Здесь существует возможность внесения изменений в материалы заявки, в том числе уступка заявителем своего права на заявку другому лицу (п.6. (4) Правил). Поэтому, воспользовавшись процедурой выделения заявки, заявитель может оставить за собой заявку в отношении части заявленных в ней товаров и/или услуг, уступив право на заявку иному лицу в отношении другой части товаров и/или услуг, которые должны быть неоднородны к первоначально заявленным. Эти же действия можно осуществить и на этапе экспертизы заявленного обозначения.

К другим возможностям заявителя по взаимодействию с экспертными органами можно отнести: право заявителя дополнять, исправлять и уточнять материалы заявки до вынесения по ней решения (п. 2 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках; п. 6.1. Правил);[326] возможность предоставлять дополнительные материалы по запросу экспертизы (п. 4 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках; п. 13.6., 14.5. Правил); возможность восстановления пропущенных сроков при условии подтверждения уважительных причин пропуска (п. 2 ст.13 Закона РФ о товарных знаках; п.11. Правил); возможность рассмотрения вопросов, связанных с заявкой, участием заявителя (его представителя) в соответствии с п. 9 Правил.[327]

При несогласии заявителя с решением как формальной экспертизы, так и экспертизы заявленного обозначения он имеет право обратиться с возражением в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения или запрошенных у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противопоставленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в течение месяца с даты получения им соответствующего решения (п. 1 ст. 13 Закона РФ о товарных знаках).

Формальная экспертиза заявки осуществляется в течение месяца с даты ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Целью данной экспертизы является выяснение возможности регистрации выбранного обозначения с точки зрения соответствия его формальным требованиям. Процедура формальной экспертизы зафиксирована в ст. 11 Закона РФ о товарных знаках и в п. 13 Правил. В ходе ее проведения проверяется содержание заявки, наличие необходимых документов, а также правильность их составления. По результатам формальной экспертизы заявителю сообщается либо о принятии заявки к рассмотрению (с уведомлением о дате подачи заявки, установленной по правилам п. 6 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках), либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. Основания, по которым заявителю отказывается в принятии заявки к рассмотрению, в Законе РФ о товарных знаках не конкретизированы, однако определены в Правилах (п. 13.8).

Окончание формальной экспертизы с положительным результатом служит основанием для проведения экспертизы заявленного обозначения. Процедура второго этапа экспертизы регламентируется ст. 10, 12 Закона РФ о товарных знаках и п. 14. Правил. На данном этапе обозначение подвергается комплексной проверке на соответствие каждому из требований охраноспособности, под которой понимается «юридическое свойство обозначения, выраженное в совокупности признаков, необходимых для его регистрации в качестве товарного знака».[328] Таким образом, обозначение проходит проверку на наличие у него признаков новизны и различительной способности. Кроме того, в ходе экспертизы заявленного обозначения осуществляется проверка соответствия материалов заявки установленным требованиям (за исключением материалов, исследовавшихся в рамках предварительной экспертизы), проверка перечня товаров и услуг и правильности их группирования по классам МКТУ, а также установление приоритета товарного знака.

Порядок проведения экспертизы заявленного обозначения, осуществляемый в два этапа, согласуется с выделением в Законе РФ о товарных знаках двух групп оснований для отказа товарному знаку в регистрации. На первом этапе заявленное обозначение проверяется на соответствие требованиям ст. 1 и 6 Закона. На втором этапе проводится экспертиза обозначения на тождество и сходство, т. е. проверяется соответствие обозначения требованиям ст. 7 Закона. Заметим, что, в отличие от формальной экспертизы, при проведении экспертизы заявленного обозначения возникают определенные проблемы, необходимость скорейшего решения которых очевидна.

В первую очередь экспертизой не всегда однозначно толкуются и применяются критерии охраноспособности товарного знака. Так, в соответствии с п. 2.3.(1.5) Правил к обозначениям, указывающим на свойства товаров, а вследствие этого – не подлежащим регистрации, относятся знаки, имеющие хвалебный характер. Вместе с тем определение «хвалебности» знака в данном документе не раскрыто. Более того, Закон РФ о товарных знаках такого понятия не содержит вообще. В связи с этим в литературе высказано мнение, что нормы подзаконных актов, ограничивающих охраноспособность некоторых обозначений со ссылкой на их хвалебный характер, являются оспоримыми.[329]

Полагаем, что в практике регистрации товарных знаков Роспатентом характерно применение двух различных подходов к толкованию термина «хвалебность» знака. Например, до 1997 г. осуществлялась регистрация явно хвалебных обозначений: «Самый смак» – свидетельство № 142337 (29–35, 42-й классы МКТУ); «Комар носа не подточит» – свидетельство № 154180 (5, 35-й и другие классы МКТУ) и т. д.[330] Видимо, указанный подход к толкованию рассматриваемого понятия опирался на понимание определения «указание свойств товаров» в узком смысле. В настоящее время ФИПС отказывает в регистрации подобных обозначений, ссылаясь на их хвалебный характер. Таким образом, экспертными органами производится явно расширительное толкование термина «свойства» знака.

Далее, как отмечалось, признак новизны заявленного обозначения определяется лишь в пределах однородных товаров и услуг. Однако понятие «однородность товаров и услуг» в процессе регистрации товарного знака также не всегда употребляется однозначно. Это объясняется тем, что в законодательстве по товарным знакам отсутствует четкое определение однородных товаров. Заметим, что указанный вопрос достаточно исследовался в литературе. В частности, были даны определения понятия «однородные товары», которые, по сути, отразили одинаковый подход авторов к толкованию рассматриваемого понятия.[331]

Полагаем, что из анализа ряда норм (п. 4 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках, п. 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака) можно вывести признаки товаров, которые будут считаться однородными:

– товары должны относиться к одному виду (роду);

– при обозначении указанных товаров тождественными (сходными) товарными знаками существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом в качестве инструмента для определения однородности товаров применяется МКТУ.

Можно сделать вывод, что однородные товары с точки зрения потребителя должны обладать каким-то общим признаком. Таким признаком в первую очередь является род (вид) изделия.[332] Так, при рассмотрении спора между компанией «Филип Моррис Продакт Инк.» и ООО «Инвест-Траст» по поводу нарушения исключительных прав на товарные знаки компании «Филип Моррис Продакт Инк.», включающие словесные обозначения «Apollo-Soyuz» и «Союз-Аполлон», истец привел сопоставительный анализ однородности таких товаров, как табак и сигареты. В частности, в представленных материалах было отмечено, что табак и сигареты по родовым признакам относятся к обработанному табаку – табачным изделиям. Как справедливо отмечает М. Я. Эпштейн, «это однородные товары, поэтому и нельзя допустить для них регистрацию сходных знаков разных фирм».[333]

Кроме того, при установлении однородности принимается во внимание назначение товаров, вид материала, из которого они изготовлены, круг потребителей и иные признаки. Например, словесный товарный знак «СемьЯ» (св. 158344, приоритет 27. 07. 95 г.) был зарегистрирован на имя АООТ СП фирмы «Семья», г. Анапа в отношении товаров и услуг, в частности, 32-го класса (воды минеральные, безалкогольные напитки). В свою очередь с более поздней датой приоритета (20. 09. 96 г.) был зарегистрирован словесный товарный знак «Моя семья» (св. 154422) на имя В. А. Комиссарова, г. Москва в отношении товаров и услуг 29-го и 30-го класса (продукты питания). Следовательно, из указанного примера регистрации сходных до степени смешения знаков вытекает, что экспертиза ранее не считала безалкогольные напитки 32-го класса однородными продуктам питания 29 и 30-го классов, что представляется вполне логичным.

Вместе с тем, как показывает практика регистрации товарных знаков, в конце 90-х годов прошлого века экспертиза стала признавать товары 29 и 30-го классов (продукты питания) однородными не только товарам 32-го класса (безалкогольные напитки, пиво), но и услугам 35-го класса (рекламная деятельность) и 42-го класса (прокат торговых автоматов, услуги баров, кафе, ресторанов и т. д.).[334]

Подход к однородности товаров и услуг, применяемый ранее в практике экспертизы, представляется более правильным. Полагаем, что товары, относящиеся к разным видам, имеющие различные цели применения и т. п., при исследовании обозначения на новизну сопоставимы быть не могут.

Можно сделать вывод о том, что в рамках действующего законодательства необходимо единообразное применение вышеназванных понятий, исключающее их различное (как правило, расширительное) толкование. Для этого Роспатенту необходимо разработать соответствующие методические рекомендации, на которые могли бы ориентироваться обе стороны правоотношения по рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака.

К числу иных важных, но не решенных в действующем законодательстве проблем, возникающих при проведении экспертизы, можно отнести сроки регистрации заявленных обозначений. В отличие от формальной экспертизы, в отношении проведения экспертизы заявленного обозначения (ст. 12 Закона РФ о товарных знаках) конкретный срок не установлен. В настоящее время средний срок от даты подачи заявки до регистрации товарного знака составляет 12–13 месяцев – по данным Роспатента (15 месяцев – по данным патентных поверенных).[335] В любом случае этот срок значительно превышает периоды регистрации иных объектов промышленной собственности. В условиях увеличения заявок на регистрацию товарных знаков в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать уменьшения указанных сроков, несмотря на автоматизацию системы экспертизы и практику применения ускоренного технологического режима рассмотрения заявок.

Полагаем, что единственно верным решением данной проблемы было бы закрепление в Законе РФ о товарных знаках положений, устанавливающих четкий срок экспертизы заявленного обозначения.[336]

Юридическим фактом, прекращающим правоотношение по рассмотрению заявки на регистрацию обозначения, является решение о регистрации знака для всех заявленных товаров и услуг (либо только их части) или об отказе в регистрации.

Отметим, что решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака по ряду оснований, перечень которых существенно расширен в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 4 ст. 12). К указанным основаниям законодательство относит: а) поступление заявки, пользующейся более ранним приоритетом, на тождественное или сходное обозначение в отношении однородных товаров; б) регистрацию в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с этим товарным знаком; в) выявление заявки на тождественный товарный знак или охраняемого товарного знака с совпадающим полностью или частично перечнем товаров, имеющего тот же или более ранний приоритет; г) удовлетворение заявления об изменении заявителя, приведшее к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Регистрация знака в Государственном реестре и выдача свидетельства на товарный знак

Заключительной стадией в процедуре оформления прав на заявленное обозначение является регистрация товарного знака в Государственном реестре и выдача на зарегистрированный товарный знак охранного документа. На основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности в месячный срок после получения документа об оплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. В Государственный реестр вносится вся информация, содержащаяся в заявке, а также определенные сведения о владельце знака, дате регистрации обозначения и дате его приоритета, о перечне товаров, для которых зарегистрирован знак, и другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, и их последующие изменения (ст. 14 Закона РФ о товарных знаках). Вышеуказанные сведения, внесенные в Реестр, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров». Следует отметить, что в новой редакции Закона РФ о товарных знаках изменен срок опубликования сведений о регистрации в официальном бюллетене – незамедлительно после регистрации (ст. 18).

После публикации сведений о регистрации знака с ними вправе ознакомиться любое лицо и при наличии оснований заявить возражения против такой регистрации. Таким образом, в указанных официальных источниках Роспатента фиксируются предметные границы права на обозначение при его регистрации.

В течение месяца с даты регистрации знака в Государственном реестре производится выдача свидетельства на данный объект промышленной собственности. Свидетельство является формой правовой охраны товарного знака, удостоверяющей приоритет данного обозначения, а также исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в данном документе (ст. 3 Закона РФ о товарных знаках). Выдача свидетельства завершает процедуру оформления прав на товарный знак.

3.4. Прекращение правовой охраны товарного знака

Свидетельство на товарный знак обеспечивает его владельцу практически не ограниченную по времени возможность использовать обозначение в соответствующих целях. Вместе с тем в Законе РФ о товарных знаках предусмотрены основания, при наличии которых правовая охрана товарного знака может быть прекращена. Основания прекращения правовой охраны товарного знака – это юридические факты, с которыми закон связывает прекращение права на товарный знак и признание регистрации знака недействительной.

Полагаем, что в зависимости от возникающих правовых последствий основания прекращения правовой охраны товарных знаков целесообразно разделить на две группы: а) основания прекращения действия регистрации знака или основания погашения знака (ст. 29); б) основания признания регистрации знака недействительной (ст. 28).

Если в случае прекращения действия регистрации право на товарный знак перестает существовать с конкретного момента на будущее время, то при признании регистрации товарного знака недействительной право на обозначение считается аннулированным с момента его возникновения, т. е. регистрация признается не порождающей юридических последствий. Недействительность регистрации товарного знака автоматически влечет недействительность всех соглашений, связанных с уступкой товарного знака и предоставлением лицензий.

Рассматриваемые группы оснований различаются и по другому моменту. Право на товарный знак признается недействительным в результате существенного нарушения требований законодательства по товарным знакам в процессе регистрации обозначения. В свою очередь право на товарный знак погашается по основаниям, не связанным с нарушением норм Закона РФ о товарных знаках при регистрации товарного знака.

В соответствии со ст. 29 Закона РФ о товарных знаках основания первой группы, т. е. основания погашения товарного знака можно разбить на две подгруппы: 1) прекращение действия регистрации товарного знака, наступающее при истечении срока, указанного в свидетельстве на товарный знак, если в установленный срок не было подано ходатайство о его продлении; 2) основания для досрочного прекращения действия регистрационной силы.

К основаниям досрочного прекращения действия права на товарный знак относится, во-первых, вступившее в законную силу решение суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РФ о товарных знаках, так как от данного условия зависит сама возможность предоставления правовой охраны коллективным знакам.

Во-вторых, регистрация утрачивает силу на основании решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках.

В-третьих, право на товарный знак утрачивается в случае отказа от него правообладателя (в отличие от Закона РФ о товарных знаках, Положение 1974 г. такого основания прямо не фиксировало). Отказ от права на знак представляет собой добровольное и досрочное прекращение права. Он может выразиться в форме подачи в Роспатент соответствующего заявления правообладателя. Типичная ситуация в данном случае – это отказ обладателя права на товарный знак от правовой охраны товарного знака в связи с заключением соглашения между конфликтующими сторонами. Кроме того, видом отказа от права на знак может быть истечение срока действия регистрации и непринятие своевременных мер для ее продления. Отказ может проявиться также в форме неиспользования знака – прекращения маркировки изделий или их выпуска вообще. Наконец, отказ может выразиться в форме допущения неправомерного использования знака третьим лицом или множеством лиц, если при этом владелец знака не принимает каких-либо мер по пресечению такого использования и, следовательно, как бы выражает молчаливое согласие с подобными действиями. В этом случае товарный знак может перейти в общественное достояние, став родовым обозначением товара.[337] Заметим, что приведенные виды отказа от права на товарный знак в ст. 29 Закона РФ о товарных знаках выделены как самостоятельные основания прекращения регистрации товарного знака.

В-четвертых, правовая охрана товарного знака может быть прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Следовательно, правопрекращающее действие может иметь не только неиспользование знака, но и слишком широкое и бесконтрольное его применение, так как в этом случае знак приобретает статус свободного обозначения. В качестве примера можно привести ситуацию с товарным знаком «Джип» (Jeep), который сейчас используется практически как символ автомобиля-внедорожника.

В-пятых, регистрация утрачивает силу на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя, ибо в данном случае исчезает сам субъект, а в соответствии с этим и его субъективное право. При реорганизации юридического лица – владельца товарного знака права и обязанности, связанные с обозначением, переходят к организациям-правопреемникам. Порядок аннулирования регистрации товарного знака при ликвидации юридического лица установлен Правилами аннулирования регистрации товарного знака при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака. В данном случае для аннулирования регистрации обозначения заинтересованным лицом в Роспатент должно быть предоставлено заявление установленной формы с приложением документа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица – владельца товарного знака. Поданное заявление рассматривается ФИПС в течение 4 месяцев с даты его поступления. При соответствии заявления и прилагаемых к нему документов требованиям, установленным в п. 2–7 Правил аннулирования регистрации, регистрация товарного знака аннулируется, о чем вносятся соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков РФ. Об аннулировании регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление.

Проанализировав Правила аннулирования регистрации товарного знака, можно прийти к выводу о том, что в указанном документе было бы целесообразнее закрепить обязательный характер предоставления соответствующих документов для аннулирования регистрации обозначения, а также установить определенную ответственность за непредоставление подобных сведений. Полагаем, что далеко не все учредители, участники, органы ликвидируемых юридических лиц заинтересованы в специальной процедуре аннулирования регистрации товарного знака, и, как следствие, в Государственном реестре присутствует множество товарных знаков ликвидированных юридических лиц.

В-шестых, право на товарный знак прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности физического лица – правообладателя. Указанное основание прекращения правовой охраны товарного знака является новым для отечественного законодательства в данной области. Вместе с тем рассматриваемое основание сформулировано не достаточно четко. Весьма сомнительно, что граждане – предприниматели, прекратившие заниматься предпринимательской деятельностью, будут специально обращаться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлениями о прекращении права на товарные знаки. Кроме того, не ясно, должна ли смерть гражданина – предпринимателя подпадать под рассматриваемый случай аннулирования регистрации товарного знака, и может ли право на товарный знак переходить правопреемникам? Полагаем, что на поставленные вопросы следует ответить положительно, хотя предпочтительнее закрепить данное основание в Законе РФ о товарных знаках следующим образом: право на товарный знак прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае смерти физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью (правообладателя), при отсутствии правопреемников.

В этой связи рассмотрим моменты, связанные с переходом права на товарный знак к правопреемникам гражданина – правообладателя. Следует подчеркнуть, что наследование права на товарный знак возможно как по закону, так и по завещанию с соблюдением общих правил, а также требований Закона РФ о товарных знаках. Вместе с тем вопрос, касающийся перехода по наследству права на товарный знак, в законодательстве четко не решен.

Учитывая общие положения наследственного права, наследником может быть любой гражданин, независимо от его статуса. При этом принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Таким образом, если право на товарный знак переходит по наследству гражданину, имеющему предпринимательский статус, проблем возникать не должно. При этом в свидетельство на товарный знак, а также в Реестр должны быть внесены соответствующие изменения относительно нового правообладателя (наследника). Оставшийся срок действия свидетельства на товарный знак будет ограничивать период действия права на товарный знак, хотя не исключена возможность его продления. К заявлению об изменении владельца товарного знака должны прилагаться документы, подтверждающие это изменение. К таким документам нужно отнести свидетельство о смерти прежнего владельца товарного знака, а также документы, подтверждающие статус правопреемников как предпринимателей.

Ситуация осложняется, если гражданин – наследник права на товарный знак не является индивидуальным предпринимателем, ибо п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках устанавливает специальный правовой статус граждан – субъектов права на товарный знак. Поэтому для возможности реализации права на товарный знак такой гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Если же наследники отсутствуют, отказались от наследства или не приняли его, право на товарный знак подлежит прекращению.

Наконец, в-седьмых, в соответствии с п. 2 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках правовая охрана общеизвестного знака прекращается в случае утраты обозначением признаков общеизвестности, а также в связи с отказом от общеизвестного знака правообладателя, неиспользованием данного обозначения, превращением знака в видовое обозначение товара, ликвидацией юридического лица – обладателя права на общеизвестный знак, прекращением предпринимательской деятельности физического лица – правообладателя.

При исследовании оснований прекращения правовой охраны товарного знака, входящих в первую группу, возникает вопрос об определенности момента, с которого прекращает действие регистрация товарного знака. На наш взгляд, в законодательстве по товарным знакам в настоящее время нет четкого указания на дату, с которой регистрация обозначения в рассматриваемых случаях считается аннулированной.[338] Так, законодательно не установлен момент аннулирования регистрации товарного знака и прекращения права на обозначение в случае отказа от него владельца знака. Между тем теоретически моментом прекращения исключительного права на товарный знак в этом случае может быть дата, которую укажет в заявлении владелец знака (обычно такое заявление удовлетворяется автоматически), либо при отсутствии таковой – дата решения Роспатента об удовлетворении просьбы владельца знака.

Кроме того, недостаточно ясно определен момент прекращения права на товарный знак в случае принятия решения Палатой по патентным спорам о досрочном прекращении действия регистрации (абз. 4, 7 п. 1 ст. 29; п. 2 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках). Полагаем, что однозначно решить этот вопрос в пользу даты вступления в силу соответствующего решения Палаты по патентным спорам нельзя, ибо указанное решение в соответствии с п. 2 ст.11 ГК РФ может быть обжаловано владельцем товарного знака в суд. Следовательно, возможно прекращение действия регистрации на основании вступившего в силу решения суда.

В сложившейся ситуации можно выделить две несовпадающие по времени даты: момент прекращения действия права на товарный знак и момент, с которого прекращает действие регистрация товарного знака.[339] При этом дата прекращения действия регистрации должна быть по времени максимально приближена к моменту прекращения права на товарный знак. Полагаем, что право на товарный знак должно прекращаться с момента наступления соответствующих обстоятельств (дата смерти физического лица при отсутствии правопреемников; дата, определяемая владельцем знака в случае отказа от регистрации товарного знака, и т. д.). В. М. Сергеев справедливо отмечает, что при утрате регистрацией силы право на товарный знак прекращается с момента, когда возникают обстоятельства, вызывающие данное правовое последствие.[340] В свою очередь момент аннулирования регистрации, по всей видимости, должен быть приурочен к дате внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков РФ. К примеру, при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака право на товарный знак прекращается с момента ликвидации организации, т. е. с даты внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц, а регистрация товарного знака будет считаться аннулированной с даты внесения необходимых сведений в Государственный реестр товарных знаков. Такой вариант решения указанной проблемы отличается определенной простотой и единообразием, хотя и не лишен некоторых недостатков.

Как отмечалось, существование права на товарный знак может прекратиться также в силу признания его недействительным (ст. 28 Закона РФ о товарных знаках). Основанием для этого служит невыполнение законодательных требований к охраноспособности знака. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью либо частично в течение всего срока ее действия, если, во-первых, связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции; во-вторых, если правовая охрана общеизвестному знаку была предоставлена с нарушением требований, установленных п. 1 ст. 19^1 Закона РФ о товарных знаках; в-третьих, если нарушены требования п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках; в-четвертых, если нарушаются требования ст. 6 указанного Закона. Например, Роспатентом была признана недействительной регистрация товарного знака «Фенибут» на основании того, что указанное обозначение являлось видовым наименованием лекарственного препарата «Фенибут», т. е. вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Владельцу указанного обозначения, обратившемуся в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании недействительным решения Роспатента, в иске было отказано.[341]

В свою очередь, если нарушены требования п. 1, 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Наконец, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока ее действия, если охрана была предоставлена с нарушением требований, установленных п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках, а также, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Для признания регистрации товарного знака недействительной любое заинтересованное лицо в сроки и по основаниям, указанным в п. 1, 2 ст. 28 (за исключением пп. 4 п. 1 ст. 28) Закона о товарных знаках, может подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в Палату по патентным спорам.[342] В свою очередь заявление о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 28 Закона РФ о товарных знаках подается любым лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения, принятые указанными органами, могут быть обжалованы в суд и заново пройти проверку во всех судебных инстанциях.

Между тем суд не может принять к производству дело до рассмотрения спора в административном порядке. Так, акционерное общество обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Роспатенту о признании недействительной регистрации товарного знака. Истец ссылался на то, что регистрация была произведена в нарушение ст. 1 и 6 Закона РФ о товарных знаках. Суд, руководствуясь ст. 87 АПК РФ, вернул исковое заявление истцу, обосновав свои действия тем, что истец не представил доказательства досудебного урегулирования спора, поскольку требованиями п. 2, 3 ст. 28, п. 2 ст. 45 Закона РФ о товарных знаках предусмотрен обязательный административный порядок рассмотрения таких споров Апелляционной палатой Роспатента и Высшей патентной палатой.[343]

В заключение заметим, что в случае оспаривания регистрации товарного знака в настоящее время в соответствии с положениями Договора о законах по товарным знакам (ст. 7) и п. 1 ст. 17 Закона РФ о товарных знаках у владельца конфликтного обозначения существует возможность разделения регистрации товарного знака. Такое разделение осуществимо при соблюдении определенных условий: а) регистрация знака действует в отношении нескольких товаров; б) заявление о разделении регистрации может быть подано во время процедуры, связанной с требованиями третьих лиц признать регистрацию недействительной; в) указанное заявление должно быть подано до вынесения решения органом, рассматривающим спор, о недействительности регистрации товарного знака.

В случае разделения регистрации товары и услуги, включенные в перечень, распределяются между регистрациями. Но при этом, как и при процедуре выделения заявки, они не должны быть однородными.

Глава 4

Содержание права на товарный знак

4.1. Природа, содержание и пределы субъективного права на товарный знак

Право на товарный знак как субъективное гражданское право представляет собой сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей (правомочий), предоставленных правообладателю. В целях четкого определения состава элементов содержания права на товарный знак обратимся к решению вопроса о содержании субъективного гражданского права в доктрине.

В отечественной цивилистике существует традиционная концепция, согласно которой субъективное гражданское право состоит из трех элементов: правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей; правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий; правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права.[344]

Между тем в литературе получает все большее распространение мнение о том, что право на защиту не является составной частью субъективного гражданского права, а представляет собой самостоятельное охранительное субъективное гражданское право.[345] Авторы данного подхода к определению содержания субъективного права отмечают, что «право на обращение за защитой возникает с момента нарушения субъективного гражданского права»[346] и «реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения».[347]

Для того чтобы определить состав правомочий, входящих в содержание права на товарный знак, обратимся к анализу Закона РФ о товарных знаках. В соответствии с п. 1 ст. 4 указанного документа «правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя». Следовательно, право на товарный знак носит исключительный характер, означающий, что субъект указанного права «обладает монополией на реализацию тех возможностей, которые заложены в данном субъективном праве».[348] Исключительное право на товарный знак включает в себя два правомочия: возможность совершения определенных действий правообладателем и возможность запрещать использование знака другими лицами.[349] Однако, учитывая, что запрет на использование товарного знака третьими лицами изначально установлен законодательством, второе правомочие целесообразнее трактовать как возможность обладателя права на товарный знак требовать определенного поведения от обязанных лиц, т. е. правомочие требования.

Как видно, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках (ст. 4) право на защиту не включено в содержание субъективного права на товарный знак. Такой подход к трактовке права на товарный знак представляется более верным. Помимо приведенных доводов в пользу того, что право на защиту является самостоятельным субъективным правом, можно отметить, что субъективное право (в том числе и право на товарный знак), в отличие от права на защиту, реализуется в правоотношениях регулятивного типа. Более того, право на защиту возникает с момента нарушения содержания субъективного права.

Таким образом, Закон РФ о товарных знаках наиболее адекватно отражает содержание субъективного права на товарный знак, формулируя его в традиционной для мировой практики позитивно-негативной форме. В литературе преобладает подобное понимание сущности исключительного права на указанное обозначение.[350] Между тем некоторые авторы, давая характеристику исключительным правам, высказывают мнение о том, что в исключительном праве сейчас превалирует запретительная (негативная) функция,[351] т. е. возможность требовать от третьих лиц воздержания от действий, нарушающих исключительные права их обладателя, выдвигается ими на первый план. С указанным мнением трудно согласиться, ибо в законодательстве по промышленной собственности, ориентированном на рыночную экономику, в первую очередь сделан акцент на позитивную сторону исключительного права, т. е. возможность монопольного использования соответствующего объекта, который патентуется или регистрируется именно с этой целью. Кроме того, для любого абсолютного права вообще характерно выступление на первый план тех действий, которые совершает сам управомоченный. Полагаем, что в настоящее время негативная и позитивная функции исключительного права имеют одинаково важное значение и «корреспондируют друг другу более органично».[352]

Заметим, что по вопросу, касающемуся содержания исключительного права, ранее высказывались и иные мнения. Например, русский цивилист А. Пиленко отмечал, что «патентное право есть право запрещения; позитивная же возможность фабрикации есть не юридическое понятие, а экономическая функция правового института запрещения».[353] Как видно, содержание исключительного права патентообладателя указанный автор понимал очень ограниченно, сводя его лишь к негативной стороне. В то же время в работах Г. Ф. Шершеневича отражен современный подход к трактовке содержания исключительного права. По его мнению, «исключительное право представляет юридическую возможность совершения известного рода действий с устранением всех прочих от подражания».[354]

Однако и в настоящее время природа исключительного права до конца не определена. Так, профессор В. А. Дозорцев выдвинул новую теорию исключительных прав, согласно которой содержание любого исключительного права состоит из двух правомочий: использования и распоряжения.[355] Представляется, что подобная формулировка содержания исключительного права, в том числе права на товарный знак, является довольно узкой. Во-первых, возможности по использованию и распоряжению не составляют самостоятельных правомочий, а входят как элементы в состав правомочия на собственные действия, ибо каждая из указанных возможностей есть нечто меньшее, чем правомочие правообладателя на совершение положительных действий. Во-вторых, указанный автор выделяет в содержании исключительного права лишь его позитивную сторону. Как видно, такой подход противоречит действующему законодательству в рассматриваемой области. Считаем, что исключать негативную сторону исключительного права из его содержания нецелесообразно ввиду «особой уязвимости нематериальных объектов интеллектуальной собственности после того, как они становятся общедоступными публике».[356]

Рассмотрение вопроса о характере и содержании права на товарный знак имеет еще один аспект. Речь идет о включении личных неимущественных правомочий, отличающихся неотчуждаемостью и непередаваемостью, в состав исключительного права вообще и права на товарный знак, в частности. Заметим, что в отечественном законодательстве этот вопрос однозначно не решен. Если ст. 138 ГК РФ, в принципе, позволяет отнести личные неимущественные права к разряду исключительных, то из анализа специальных законов в сфере интеллектуальной собственности вытекает, что личные неимущественные права (право на имя, право авторства) и исключительные права в достаточной степени автономны друг от друга (ст. 15 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», п. 3 ст. 7, ст. 10 Патентного закона РФ, ст. 4 Закона РФ о товарных знаках и др.).

В литературе же указанная проблема решена более четко. Большинством ученых двойственность природы исключительных прав авторов и изобретателей практически не ставится под сомнение.[357]

Однако существует и иное мнение по указанному вопросу. Например, вывод об имущественной природе исключительных прав вытекает из анализа работ Г. Ф. Шершеневича.[358] Далее, согласно точке зрения В. А. Дозорцева, личные неимущественные права, выполняя другие функции и располагаясь обособленно, занимают в гражданском праве особое место, не смешиваясь с исключительными правами, имеющими имущественный характер.[359] Конструкция исключительного права как права имущественного нашла свое отражение и в проекте раздела ГК РФ «Исключительные права» п. 1 ст. 1110, подготовленного Рабочей группой.[360] Заметим, что данная позиция более соответствует действующему законодательству в сфере интеллектуальной собственности, которое, как отмечалось, привязывает исключительное право только к использованию (распоряжению), имеющему экономическое содержание.

Таким образом, к решению указанной проблемы существует два подхода. В связи с этим возникает закономерный вопрос: должны ли личные неимущественные правомочия включаться в состав исключительного права на товарный знак?[361] Попытаемся решить указанный вопрос на основе действующего законодательства.

Как отмечалось, субинституту товарных знаков не известны такие права, как право авторства, право на имя, ибо при создании товарных знаков не требуется творчества в высоком понимании этого слова.[362] Так, одно и то же обозначение (например, словесное) может быть неоднократно зарегистрировано в качестве товарного знака, но в отношении неоднородных товаров. Вместе с тем разработка и выбор обозначения, способного различать однородные товары разных производителей, безусловно, представляет собой процесс интеллектуальной деятельности. Если же обозначения, регистрируемые в качестве товарных знаков, отвечают всем признакам объектов авторского права, то охрана интересов их разработчиков ограничивается лишь авторско-правовой сферой. «Ценность товарного знака, доходы, приносимые его применением, создаются вовсе не работой художника-дизайнера или автора слогана, словесного товарного знака. Товарный знак приобретает ценность в зависимости от того, как он продвигается на рынке, благодаря качеству выпускаемых товаров, умело организованной рекламной кампании, длительности и успехам работы фирмы-владельца на рынке и т. д.».[363]

Таким образом, право на товарный знак имеет имущественную природу.[364] В подтверждение указанного вывода следует подчеркнуть, что товарные знаки вообще не могут существовать вне товарного оборота. Складывающиеся по поводу их использования отношения приобретают товарную форму, становятся имущественными.[365] Наконец, не существует неразрывной связи товарного знака с обладателем прав на него (в отличие от права на изобретение, произведение науки, литературы, искусства и другие объекты).

Между тем нельзя не заметить, что право на товарный знак имеет связь с деловой репутацией предпринимателя. По этому поводу С. И. Раевич писал, что исключительное право на товарный знак имеет своей социально-хозяйственной функцией «закрепление определенной, подтвержденной опытом репутации предприятий и выпускаемых ими товаров и облегчение распознавания последних для потребителя».[366] Однако право на деловую репутацию является отдельным личным неимущественным правом, принадлежащим юридическому или физическому лицу. Защита деловой репутации обеспечивается в первую очередь ст. 152 ГК РФ, а также другими институтами гражданского права. Поэтому в силу тесной связи деловой репутации предпринимателя с правом на товарный знак ее защита возможна с помощью способов, закрепленных в п. 2 ст. 46 Закона РФ о товарных знаках, в частности путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

Отношения по созданию и использованию товарных знаков традиционно относят к личным неимущественным отношениям, связанным с имущественными.[367] Это объясняется тем, что объекты указанных отношений (товарные знаки) обладают нематериальной природой и представляют собой символы, выраженные в какой-либо материальной форме. Следовательно, нематериальность является универсальным критерием для всех объектов интеллектуальной собственности, определяя особенности их правовой охраны, выраженные в форме исключительного права.[368]

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к заключению, что исключительное право на товарный знак носит имущественный характер.[369] Как видно, такое решение вопроса соответствует второму подходу к обозначенной проблеме. Определение субъективного права на товарный знак как имущественного права имеет важное практическое значение. Так, при наследовании права на товарный знак наследнику переходят права владельца обозначения в полном объеме, в отличие от случаев наследования авторских прав, прав создателя изобретения и т. п.

Тем не менее исключать полностью неимущественные правомочия из содержания исключительного права представляется преждевременным, так как в институтах авторского, патентного права, в институте охраны нетрадиционных объектов (за исключением права на коммерческую тайну) личные права создателей творческих результатов неразрывно связаны с имущественными правомочиями, образуя единое целое. Таким образом, возможен компромиссный вариант решения вопроса о включении неимущественных правомочий в состав исключительного права. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может включать личные неимущественные и имущественные правомочия, за исключением случаев, когда содержание исключительного права с учетом специфики конкретного объекта интеллектуальной собственности (в частности, товарных знаков, НМПТ) имеет чисто имущественный характер. Указанный вывод подтверждается положениями итогового проекта части четвертой ГК РФ «Интеллектуальная собственность». В соответствии с п. 1 ст. 1 данного документа интеллектуальной собственностью признаются имущественные и/или личные неимущественные права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников гражданского оборота, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг, а также приравненных к ним объектов.

Продолжая характеристику права на товарный знак, можно отметить, что оно является абсолютным субъективным правом. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего использовать тождественный или сходный знак для маркировки однородных товаров. Как указывал Г. Ф. Шершеневич, «пассивными субъектами исключительных прав являются все сограждане».[370] Следовательно, в рассматриваемых правоотношениях на третьих лиц возложены обязанности пассивного типа, вытекающие из гражданско-правовых запретов. В свою очередь субъект исключительного права на товарный знак имеет возможность требовать от обязанных лиц исполнения возложенных на них обязанностей.

В современной правовой литературе высказывается мнение о том, что «понятие исключительного права включает в себя наряду с абсолютными и квазиабсолютные права, когда право на один и тот же объект принадлежит самостоятельно и независимо нескольким лицам».[371] В качестве примера квазиабсолютных, или «ослабленных абсолютных прав», автор приводит право на коллективный товарный знак. Согласно его точке зрения, «это «исключительное право» уже не может считаться абсолютным, ибо правом на использование знака, притом равным, обладают разные лица».[372] Полагаем, что специфика правового режима коллективного знака ничего не меняет в абсолютном характере права на него. Коллективный знак является объектом исключительного права объединения лиц и регистрируется на его имя. Входящие в состав объединения субъекты обладают лишь правом пользования этим знаком. При этом обладателю права на товарный знак (объединению) противостоят в качестве обязанных все третьи лица, не входящие в данное объединение. В свою очередь, правоотношения, складывающиеся между объединением и каждым лицом – пользователем коллективного знака, носят относительный характер. Таким образом, хотя некоторые аргументы B. А. Дозорцева не лишены основательности, вряд ли нужно менять основные концептуальные положения существующей охраны интеллектуальной собственности, тем более, что сам автор отмечает, что ослабленные абсолютные права «это тот же типаж, что и абсолютные права…»[373]

Продолжая характеристику природы права на товарный знак, подчеркнем, что, как верно отмечалось в литературе, «в области права на товарный знак в определенных случаях на основе абсолютного субъективного права может возникнуть относительное субъективное право…»[374] Относительное правоотношение возникает в случае реализации обладателем права на товарный знак юридической возможности по его распоряжению. Кроме того, относительное правоотношение возникает между субъектом права на товарный знак и конкретным нарушителем этого права.

В силу того, что разные лица могут независимо друг от друга создать одинаковые обозначения, основной задачей исключительного права на товарный знак является обеспечение обособления конкретного знака от других как условие коммерческого оборота. Указанная задача в первую очередь достигается с помощью правового закрепления понятия и существенных признаков товарного знака, в том числе признака государственной регистрации. Вместе с тем возникшее право на товарный знак не является безграничным, а имеет определенные пределы. Поэтому целесообразно остановиться на анализе территориальных, временных и предметных границ права на товарный знак.

Право на товарный знак подвержено территориальному ограничению. Это означает, что оно имеет силу в пределах той страны, где возникло. Следовательно, право на товарный знак, зарегистрированный в РФ, действует на всей территории РФ, что вытекает из п. 1 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках. Если товарный знак будет зарегистрирован не только в России, но и в других странах (ст. 19 Закона РФ о товарных знаках), территориальные границы действия исключительного права на знак будут расширены.

В связи с рассмотрением территориальных пределов права на товарный знак, отметим, что в литературе высказано мнение о том, что знаки, получившие репутацию мировых, действуют без территориальных ограничений.[375] Представляется, что указанная точка зрения не вполне обоснованна. Выше уже говорилось о нецелесообразности применения термина «мировые знаки». Речь в данном случае идет о наиболее известных из общеизвестных знаков. При этом правовой режим охраны общеизвестных знаков действует лишь в странах – участницах Парижской конвенции, а также Соглашения TRIPS. Таким образом, право на общеизвестный знак также подвержено территориальному ограничению, хоть и в меньшей степени.

Больше проблем практического характера возникает в связи с особенностями действия права на товарный знак во времени (необходимость внесения изменений в регистрацию и свидетельство на знак, продления срока действия регистрации и т. д.). Кроме того, действие права на товарный знак во времени представляет и определенный теоретический интерес (например, вопросы, связанные с изменением права на товарный знак во времени в зависимости от объема и интенсивности использования обозначения в хозяйственном обороте и др.).

Временные пределы действия права на знак определены в ст. 16 Закона РФ о товарных знаках, где указано, что регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданного в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет. Таким образом, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках время действия регистрации товарного знака можно подразделить на два основных периода: первоначальный и последующие. Указанные периоды различаются как продолжительностью, так и порядком их установления.

Первоначальный период действия регистрации знака исчисляется с даты поступления заявки на регистрацию и равен 10 годам. При этом фактически право на знак возникает лишь после того, как он вносится в Государственный реестр и этот факт удостоверяется выдачей свидетельства на данное обозначение, о чем производится публикация в официальном бюллетене.[376]

Закон РФ о товарных знаках (п. 1 ст. 16) устанавливает начало срока действия регистрации с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким же образом начало срока действия регистрации регламентировалось и в ранее действующих нормативных актах (п. 31 Положения 1974 г., п. 19 Положения 1962 г.). Полагаем, что подобное решение вопроса, справедливо критиковавшееся специалистами, не вполне логично. Так, В. М. Сергеев отмечал, что, во-первых, в данном случае действию исключительного права на товарный знак необоснованно придается обратная сила, а, во-вторых, срок использования знака до возможного его продления искусственно сокращается на период времени между датой поступления заявки и датой регистрации знака.[377] С целью устранения указанного противоречия проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках» (п. 1 ст. 4) содержал положение о том, что «исключительное право на товарный знак осуществляется в период действия регистрации товарного знака, начиная с даты публикации в официальном бюллетене сведений о регистрации товарного знака». Однако указанные положения не были восприняты новой редакцией Закона РФ о товарных знаках, и, следовательно, вопрос о моменте возникновения права на товарный знак остается не решенным.

В литературе сделана попытка сформулировать общее правило о времени возникновения исключительного права. Например, по мнению Э. П. Гаврилова, исключительное право возникает для третьего лица (потенциального нарушителя) с момента, когда это лицо получило возможность ознакомиться с охраняемым объектом, т. е. с момента опубликования сведений о регистрации знака в официальном бюллетене.[378] Однако согласно прежней редакцией ст. 18 Закона РФ о товарных знаках с даты регистрации знака до момента опубликования сведений о регистрации мог пройти длительный промежуток времени (до 6 месяцев), в течение которого существовала возможность незаконного использования третьим лицом тождественного (сходного) обозначения. В подобных случаях, отмечал указанный автор, «владелец товарного знака может направить лицу, которое использует его знак, уведомление о наличии регистрации. После получения такого уведомления, лицо, продолжающее использовать такой знак, будет считаться нарушителем исключительного права».[379] Таким образом, получалось, что возникновение исключительного права с момента опубликования сведений о регистрации объекта не являлось общим правилом о времени возникновения исключительного права.

Полагаем, что время возникновения исключительного права на товарный знак, в принципе, можно приурочить не к факту внесения обозначения в Государственный реестр товарных знаков, а к моменту опубликования сведений о регистрации знака в официальном бюллетене, но при условии, что указанная публикация должна быть произведена практически сразу после регистрации обозначения. Заметим, что такой же подход к моменту опубликования сведений о регистрации знака сейчас закреплен в новой редакции ст. 18 Закона РФ о товарных знаках.

Вместе с тем следует учитывать, что для реализации правомочий по использованию и распоряжению знаком факт публикации сведений о его регистрации в соответствии с действующим законодательством значения не имеет. Для этого достаточно юридического факта регистрации обозначения.[380] Поэтому более логично установить в Законе РФ о товарных знаках единый момент начала действия регистрации товарного знака и возникновения права на знак (например, с даты опубликования сведений о государственной регистрации, если государственная публикация будет являться обязательной стадией процедуры регистрации обозначения).

С проблемой, касающейся действия права на товарный знак во времени, нередко сталкиваются суды, рассматривая споры о защите права на товарный знак. Показательно в этом отношении следующее судебное дело. ООО «Алтес плюс» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о прекращении нарушения права на товарный знак (графическое и словесное обозначения «Алтес», защищенные свидетельствами на товарный знак № 154483 от 18.07.97; № 162424 от 31.03.98; № 162423 от 31.03.98) к ООО «Алтес». Ответчик иска не признал, ссылаясь на прекращение использования обозначения «Алтес» в нормально необходимое время. Из представленных доказательств вытекало, что ООО «Алтес» было известно о намерении истца зарегистрировать товарный знак «Алтес» на товары и услуги 6, 11, 19, 36, 37, 40, 42-го классов. В этой связи ответчиком незамедлительно были приняты меры к прекращению использования товарного знака «Алтес», в том числе путем изменения названия юридического лица. Единственное доказанное использование обозначения «Алтес» после регистрации товарного знака имелось на печати ООО «Алтес», однако и печать была сменена незамедлительно после регистрации 7 сентября 1998 г. ООО «Авекс».

Арбитражный суд в иске отказал, поскольку из действий ответчика усматривалось, что он прекратил использование обозначения в нормально необходимое время, действуя не вопреки, а в интересах истца. В решении отмечалось, что согласно п. 1 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках, правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основе его государственной регистрации. Указанное означает, что с момента регистрации товарного знака до предоставления правовой охраны законодатель предусмотрел временно́й промежуток для упорядочения взаимоотношений сторон, не прибегая к злоупотреблению правом.[381]

Анализируя вышеуказанное судебное решение, отметим, что некоторые его формулировки далеко не бесспорны. Так, остается неясным, какой период времени должен пройти с момента регистрации обозначения до момента предоставления правовой охраны товарному знаку. С учетом ранее сделанных выводов отметим, что определенный временной промежуток существует между датой регистрации обозначения в установленном порядке, датой, определяющей начало срока действия регистрации, и моментом возникновения исключительного права на товарный знак. При этом начальный период правовой охраны товарного знака законом приурочен к первичной регистрации обозначения. В свою очередь вопрос о периоде времени, необходимом для упорядочения взаимоотношений сторон в случае регистрации товарного знака, должен решаться с учетом конкретных обстоятельств. Заметим, что в приведенном примере ответчик довольно продолжительное время использовал чужой товарный знак в собственном фирменном наименовании, что могло ввести в заблуждение потребителей.

Последующие периоды действия права на товарный знак, каждый из которых равен 10 годам (п. 2 ст. 16 Закона РФ о товарных знаках), исчисляются с момента окончания предыдущего периода, т. е. либо первоначального, либо одного из последующих. Процедура продления срока регистрации регламентируется в Законе РФ о товарных знаках, а также в Правилах продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в РФ, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания.[382] Таким образом, в результате возможности неоднократного продления право на товарный знак может действовать сколь угодно долго. Поэтому в литературе указанное право охарактеризовано как относительно срочное право.[383] Если же правообладатель не предпринимает шагов по продлению срока действия регистрации товарного знака, право на товарный знак погашается.

Завершая характеристику действия права на товарный знак во времени, отметим, что потребность во временных ограничениях указанного права не так значительна, как для прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения и т. д. Так как товарный знак используется в сфере реализации произведенной продукции и адресован потребителю, он может в течение длительного времени выполнять свои различительные функции, связывая в сознании потребителя маркированный товар с определенным производителем. Отсюда ограничения во времени направлены в основном на то, чтобы не допускать охраны неиспользуемых знаков и тем самым не упускать конкурентных возможностей других фирм путем запрета на их применение.[384]

В принципе вполне достаточно установить в законодательстве четкие основания прекращения правовой охраны товарного знака (за исключением оснований, связанных с прекращением срока действия регистрации знака). В этом случае владелец товарного знака, завоевавшего прочную репутацию, не должен будет прибегать к процедуре продления регистрации данного обозначения, которая в любом случае не лишена элементов бюрократизма. В связи с этим можно подчеркнуть преимущества возникновения права на товарный знак на основании использования данного обозначения, ибо такое право специальной временной регламентации не подвержено.

Наконец, право на товарный знак имеет свои предметные границы в виде определенного перечня товаров, которые указываются при регистрации обозначения. Следовательно, исключительное право на товарный знак предоставляется лишь в связи с определенными видами товаров, которые по существу это право ограничивают. Вместе с тем чем больше перечень товаров, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак, тем шире объем правовой охраны товарного знака.

Предметные границы права на товарный знак закреплены в п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Так, в соответствии с п. 1 ст. 22 указанного документа использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и/или их упаковке. С другой стороны, нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в гражданском обороте на территории РФ без разрешения правообладателя товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (п. 2 ст. 4 Закона РФ о товарных знаках). Получается, что если правомочие пользования касается только собственно зарегистрированного товарного знака, то сфера правозапретительного действия шире, так как она касается не только тождественных, но и сходных до степени смешения товарных знаков.[385] Наряду с этим возникает проблема включения в сферу охраны сходных товаров, т. е. необходимость учета их однородности. Однородные товары, как правило, группируются в пределах одного и того же класса, хотя в исключительных случаях могут относиться и к разным (например, научные приборы отнесены к 9-му классу, а медицинские приборы – к 10-му классу. Поэтому оценка сходства товаров должна производиться как с применением указаний на класс товара, так и с использованием различных признаков товаров, позволяющих отнести их к однородным.[386] Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что за счет включения в сферу охраны не только прямо охраняемых, но и им подобных (однородных) товаров, происходит расширение предметных границ права на товарный знак.

Определив, таким образом, характер, содержание и пределы действия права на товарный знак, остановимся на характеристике правомочия владельца знака на собственные действия.

4.2. Правовые вопросы использования товарных знаков на современном этапе

Функции, присущие товарным знакам в условиях рыночной экономики, с наибольшим эффектом могут осуществляться только при активном использовании данных обозначений в процессе производства и реализации товаров. Поэтому возможность использования обозначения является важнейшим элементом, входящим в содержание исключительного права на товарный знак.[387]

К проблеме использования товарных знаков неоднократно обращались многие авторы.[388] Более того, ряд вопросов, касающихся использования знаков, регламентируется специальным законодательством. Однако, учитывая всю многоаспектность указанной проблемы, а также определенные обстоятельства (развитие в РФ рыночной экономики, появление глобальных информационных систем и др.), можно отметить, что не все вопросы в сфере использования товарных знаков до конца решены. Так, по нашему мнению, в настоящее время представляет теоретический и практический интерес дальнейшая разработка признаков понятия «использование товарного знака», проблема прекращения правовой охраны обозначений в связи с их неиспользованием, вопрос, касающийся применения товарных знаков в Интернете, рассмотрение эффективности товарных знаков на современном этапе.

Вопросы, связанные с использованием товарного знака, регламентируются главой IV Закона РФ о товарных знаках, а также в ряде других статей указанного документа. Проанализировав ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, можно согласиться с выводом о том, что «сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности его неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых товаров».[389] Вместе с тем из правила о монопольной возможности использования товарного знака его обладателем законодательство предусматривает определенные исключения. В соответствии со ст. 23 Закона РФ о товарных знаках регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания прав). Таким образом, любое лицо, законно приобретшее товары с нанесенным товарным знаком, вправе в своей рекламе, объявлениях, вывесках и т. п. указывать товарные знаки производителя товара.

Принцип исчерпания прав развивался главным образом из немецкого законодательства начала ХХ в. и базировался на положении, что, передав права на товарный знак, правообладатель терял право контроля за дальнейшими продажами на рынке. Его права исчерпывались при первой продаже самим владельцем или с его согласия. В настоящее время в международной практике к применению принципа исчерпания прав нет однозначного подхода. Так, Германия и Великобритания придерживаются принципа регионального (европейского) исчерпания прав. В свою очередь США, Швеция и некоторые другие страны высказываются в пользу международного исчерпания права.[390]

Следует подчеркнуть, что с принципом исчерпания прав тесно соприкасается проблема «параллельного импорта». Импорт товаров «параллельно друг другу» происходит, к примеру, в случае продажи товаров с этим же товарным знаком лицами, приобретшими их в другой стране вполне легально у производителя, но не заключившими с ним лицензионный договор. Практика в отношении этого явления за рубежом достаточно противоречива.

Необходимо отметить, что положения ст. 23 Закона РФ о товарных знаках имеют экономическую направленность и содержат определенную позицию относительно параллельного импорта. Анализируя указанные правила, попытаемся ответить на вопрос: можно ли запретить ввоз продукции, реализованной в другом государстве владельцем товарного знака, имеющего правовую охрану обозначения в РФ, на территорию России лицом, приобретшим эту продукцию в установленном порядке?[391] В этой связи отметим мнение М. Печенкина, А. Селиверстова и А. Честного, которые, опираясь на общие положения законодательства в сфере промышленной собственности, в соответствии с которыми исключительное право действует лишь в пределах определенного государства, делают вывод о необходимости учета именно места ввода изделия в хозяйственный оборот.[392] Заметим, что в новой редакции ст. 23 Закона РФ о товарных знаках указанное место обозначено это территория РФ. Поэтому представляется, что факт продажи продукции за границей не приводит к исчерпанию прав владельца товарного знака в России. Вместе с тем в связи с активным участием России в международной торговле, подписанием в 1997 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским сообществом, намерением РФ вступить в ВТО на условиях полноправного членства требуется уточнение положений законодательства о применении принципа исчерпания прав.

Прежде чем рассмотреть основные критерии использования знака, отметим, что использование обозначения является не только элементом правомочия обладателя права на товарный знак на собственные действия, входящего в содержание субъективного права на обозначение, но и обязанностью данного лица. Нарушение этой обязанности может привести к досрочному прекращению права на товарный знак. Таким образом, в законодательстве РФ закреплен принцип обязательного использования товарных знаков (ст. 22 Закона РФ о товарных знаках), который является условием сохранения и защиты исключительного права на товарный знак.[393] Утверждение указанного принципа означает, что товарный знак может выполнять свои функции только тогда, когда он находится в «действии», т. е. применяется для обозначения товаров, поступающих в обращение, и таким образом оказывает непосредственное воздействие на потребителей.[394]

Установление обязанности правообладателей по применению зарегистрированных обозначений обусловлено важными причинами и имеет определенные преимущества перед принципом факультативного использования. Целью реализации принципа обязательного использования товарного знака является стремление обеспечить интенсивное функционирование знаков в хозяйственном обороте и сократить случаи их регистрации в спекулятивных целях лицами, не производящими товары и не оказывающими услуги.

Обязанность предприятий помещать на выпускаемых ими изделиях или их упаковке товарные знаки была закреплена в нормах Положения о товарных знаках 1962 г. Однако никаких негативных последствий неиспользования обозначения, в частности, досрочного прекращения действия регистрации, в указанном документе не содержалось. Тем не менее принятие указанного документа, отменившего все ранее действующие нормативные акты, касающиеся товарных знаков, подготовило почву для последующего более четкого закрепления принципа обязательного использования товарных знаков в Положении о товарных знаках 1974 г., а затем и в Законе РФ о товарных знаках.

Основные критерии использования знаков (в частности, формы и срок использования) в настоящее время установлены в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Использованием товарного знака считается прежде всего применение его на товарах, для которых знак зарегистрирован, и/или их упаковке. Так, как использование расцениваются маркировка товарным знаком изделий, произведенных на территории РФ и предлагаемых к продаже; маркировка товарным знаком изделий, ввезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже; проставление товарного знака на потребительской упаковке и транспортной таре. Указанные действия может осуществлять правообладатель либо лицензиат.

При наличии уважительных причин неиспользования обозначения в указанной форме использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе (например, когда рынок готовится к принятию новых товаров), печатных изданиях (например, при размещении в периодическом издании интервью с производителем товара) и т. д.

По сравнению с Положением о товарных знаках 1974 г. в Законе РФ о товарных знаках более четко очерчены формы номинального использования товарного знака. Вместе с тем на современном этапе нельзя не отметить новых возможностей применения указанных обозначений. Речь в первую очередь идет об использовании товарных знаков на соответствующих сайтах Интернета в случае рекламы товаров или осуществления международной торговли.

Использование товарных знаков в Интернете играет подчас более важную роль, чем в обычной коммерции. На виртуальном рынке потребитель не имеет непосредственного контакта с товаром перед его покупкой и поэтому предпочитает приобретать товары известного производителя, ассоциирующиеся с конкретными товарными знаками.[395] Применяя технологии Интернета, предприниматели используют товарные знаки в формах, часть из которых не подпадает под закрепленное в законодательстве определение «использования товарного знака». Например, применение знака в наименовании домена не может служить установлению связи товаров с их производителем без соответствующей информации на сайте.[396] Кроме того, формы использования товарных знаков в Интернете, в том числе и такие традиционные, как реклама, характеризуются рядом специфических черт, обусловленных виртуальной сущностью Интернета. К таким чертам можно отнести: глобальный характер использования; отсутствие территориальных границ; сложность выявления лиц, незаконно использующих товарный знак. С этим связано возникновение многих актуальных правовых проблем (например, конфликт наименований доменов и товарных знаков и др.). Для решения указанных проблем необходима, во-первых, корректировка ряда положений Закона РФ о товарных знаках. Так, представляется, что ввиду специфики и разнообразия способов использования товарных знаков в Интернете необходимо расширить перечень форм номинального использования обозначений, закрепленных в п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Во-вторых, требуется разработка иных правовых актов, регламентирующих отношения в связи с использованием в российском сегменте сети Интернет различных объектов интеллектуальной собственности и наименований доменов, а также Федерального закона о правилах и методах ведения электронной торговли.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках определенным образом сочетаются два основных подхода к оценке использования товарных знаков, т. е. помимо фактического применения знака в ряде случаев допускается его номинальное использование. Мнение о необходимости разумного сочетания фактического и номинального использования было высказано и в правовой литературе.[397] Вместе с тем, имеются и другие точки зрения по этому вопросу. Например, С. А. Горленко считала, что «целесообразно придерживаться требования фактического, а не номинального применения товарного знака».[398] В свою очередь Р. С. Восканян, склоняясь, по-видимому, к такому же мнению, не исключает в процессе совершенствования Закона РФ о товарных знаках «возможность предоставлять исключительные права на товарный знак при наличии товаров владельца этого знака».[399]

В принципе, нет сомнений в том, что размещение знака на самом товаре является наиболее эффективной и действенной формой использования обозначения. Однако введение оценки использования товарного знака лишь с точки зрения его реального применения представляется нецелесообразным по следующим соображениям.

1. В основу оценки использования товарного знака положено именно фактическое использование обозначения, а номинальное применение допускается лишь в случае наличия особых обстоятельств, при которых реальное применение знака является невозможным. В этой связи возникает вопрос: какие обстоятельства следует считать уважительными? Закон РФ о товарных знаках (п. 1 ст. 22) указанное понятие не раскрывает.

Полагаем, что к уважительным причинам неприменения знака на товаре и/или его упаковке можно отнести: а) невозможность проставления на товаре из-за его вида (жидкий, освобожденный от маркировки и т. д.); б) изменение конъюнктуры рынка. В литературе[400] верно отмечалось, что временные финансовые затруднения правообладателя, необходимость получения им лицензии на производство некоторых видов товаров не могут быть отнесены к уважительным причинам неиспользования знака.

Уважительные причины неприменения товарного знака на товаре (упаковке) следует отличать от причин, не зависящих от владельца товарного знака, при доказанности которых право на обозначение в случае его неиспользования может быть сохранено (п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках). К таким причинам относятся обстоятельства, которые независимо от воли владельца знака затруднили или сделали невозможным использование обозначения (наличие непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия, а также обстоятельства, связанные с личностью владельца: временная утрата дееспособности, состояние здоровья и др.).

2. Нужно учитывать, что одно и то же обозначение, как правило, одновременно регистрируется в отношении товаров и услуг, т. е. в качестве товарного знака и знака обслуживания. Ввиду специфики услуг способы их маркировки отличны от маркировки товаров. Услуги обозначаются путем воспроизведения знака обслуживания на эмблемах, официальных бланках, одежде обслуживающего персонала, фирменных пакетах, ярлыках и т. д. Следовательно, номинальное использование для знаков обслуживания является основным. Поэтому в связи с отсутствием указания на этот бесспорный факт в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, применение обозначения в сфере оказания услуг можно отнести к уважительным причинам неиспользования знака обслуживания на товаре (упаковке).

Поскольку реализация права на товарный знак в значительной степени касается не только интересов его правообладателя, но и конкурентов (в частности, лиц, заинтересованных в сужении объема правовой охраны товарного знака), а также Патентного ведомства, не заинтересованного в засорении Реестра, в законе определены последствия неиспользования обозначения. Неиспользование знака при наличии определенных обстоятельств служит основанием для утраты права на товарный знак (п. 3 ст. 22, абз. 4 п. 1 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках). При решении вопроса о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием нужно обратиться к иным критериям оценки использования товарного знака, помимо рассмотренного. К таким критериям можно отнести объем использования товарного знака, срок использования, а также соответствие зарегистрированного и используемого обозначений.

Заметим, что вопрос, касающийся критериев оценки использования обозначения, представляется довольно сложным. К примеру, проблема объема использования знака в действующем законодательстве. Не достаточно четко отражен в Законе РФ о товарных знаках вопрос о территории использования.

Давая характеристику объема использования товарного знака, нужно отметить, что в литературе предлагается различать две стороны этого вопроса: количественную и качественную.[401] Кроме того, решение данной проблемы зависит от конкретных условий производства продукции, а также специфики товаров. Например, использование может быть признано достаточным в случае применения изделия на ограниченном числе изделий, если товарным знаком обозначаются какие-либо уникальные приборы, изделия, пользующиеся ограниченным спросом. Наоборот, если товарный знак предназначается для маркировки серийных партий изделий, а применяется лишь на единичных опытных образцах, его использование может быть квалифицировано как недостаточное.

Качественная сторона вопроса об объеме использования связана с оценкой соответствия перечня товаров, указанных при регистрации, фактически маркируемым товарам. Указанные перечни, по общему правилу, должны друг с другом совпадать. Однако на практике встречаются различные несоответствия между перечнем зарегистрированных и фактически маркируемых товаров. Во-первых, возможна ситуация, когда знак используется для товаров, не указанных в регистрационном перечне. Такое использование товарного знака является неправомерным и не учитывается как исполнение обязанности по применению знака.[402] Исключение составляют случаи, когда обозначение применяется для товаров, формально не указанных в регистрационном перечне, но охватываемых одним из терминов перечня как родовым понятием. В этой ситуации использование знака является правомерным. Во-вторых, возможны случаи, когда знак фактически используется для более узкого круга товаров, чем это указано при регистрации. В этом случае Высшая патентная палата (Палата по патентным спорам после ее создания) вправе рассмотреть вопрос о сужении объема охраны товарного знака путем исключения из перечня товаров тех объектов, которые фактически не производятся или не маркируются товарным знаком.

При этом остается неясным, будет ли основанием для уменьшения объема правовой охраны то обстоятельство, что товарный знак используется лишь для части товаров, в отношении которых остальные товары, указанные в регистрационном перечне, могут считаться однородными. Полагаем, что подобное использование обозначения нужно считать достаточным, ибо, если произойдет погашение знака для товаров, однородных тем, на которых обозначение использовалось, то последующая регистрация тождественного обозначения на имя другого лица в отношении этих товаров будет противоречить требованиям п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках. В любом случае критерии оценки объема использования товарного знака необходимо закрепить в соответствующих Методических рекомендациях, разработанных Роспатентом.

Следующим является вопрос о возможности изменения вида товарного знака в процессе его использования и учете указанных изменений при оценке использования знака. Данная проблема связана с тем, что на практике по тем или иным причинам (рекламно-коммерческим, технологическим и т. д.) часто встречаются несоответствия между используемым и зарегистрированным знаком. При этом владельцы товарных знаков приводят факт применения зарегистрированного знака с внесенными изменениями в качестве доказательства использования обозначения. Этот же вопрос иногда возникает при столкновении интересов различных фирм. Например, российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака, содержащего словесное обозначение «Мир», выполненное в кириллице. При экспертизе выяснилось, что в 1992 г. немецкой фирмой зарегистрирован товарный знак, содержащий словесное обозначение «Mir», выполненное латинскими буквами, на те же виды товаров и услуг. Российский заявитель, получив запрос экспертизы, подал в Высшую патентную палату заявление о досрочном прекращении действия регистрации данного товарного знака по причине его неиспользования. Свое ходатайство он мотивировал тем, что немецкая фирма не использовала товарный знак в том виде, в каком он охраняется на территории РФ.[403]

Указание на возможность видоизменения товарного знака содержится в ст. 5. С. (2) Парижской конвенции, в соответствии с которой применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. Исходя из положений Парижской конвенции, можно сделать вывод, что допустимо изменение отдельных элементов знака (например, исполнение словесного знака заглавными буквами, а не строчными; использование изобразительного знака в зеркальном изображении; изменение цветового сочетания элементов знака и проч.), если при этом не меняется его существо. Данное правило закреплено и в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 22). Если же характер знака изменяется существенно, то требуется оформление новой заявки.[404]

Таким образом, владелец товарного знака в качестве доказательства использования обозначения вправе представить его в несколько измененном виде. Оценку различия между зарегистрированным и используемым знаком в этом случае должен производить орган, рассматривающий данный спор. С другой стороны, обладатель права на товарный знак может подать заявление о внесении изменений в регистрацию знака, касающихся отдельных элементов обозначения. Если в Реестр и свидетельство Роспатентом внесена соответствующая запись, это должно быть принято во внимание Палатой по патентным спорам в качестве доказательства того, что применение измененного товарного знака тем не менее не изменяет его существа.

Следующим важным параметром использования знака является его срок. Характеристика продолжительности использования товарного знака содержится в ряде статей Закона РФ о товарных знаках (ст. 2, 16, п. 3 ст. 22, ст. 29). Однако наибольший интерес в контексте рассматриваемого вопроса представляет срок возможного неиспользования товарного знака. В соответствии с требованиями, установленными в п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Из анализа указанной нормы вытекает, что, во-первых, срок неиспользования товарного знака равен любым трем годам, истекшим после регистрации обозначения, и, во-вторых, указанный срок должен быть непрерывным.

Заметим, что в новой редакции п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках срок неиспользования сокращен с 5 до 3 лет. Подобное уменьшение периода неиспользования знака представляется не вполне оправданным, учитывая небольшой практический опыт решения данной группы дел Высшей патентной палатой, а также отсутствие в законодательстве ряда критериев оценки использования знака. Именно пятилетний период берется за основу при решении рассматриваемого вопроса в большинстве зарубежных стран (США, Франции, ФРГ, Великобритании и др.), тогда как трехлетний срок применяется в небольшой группе стран.[405] Наконец, уменьшение срока неиспользования товарного знака может привести к определенным злоупотреблениям, ибо доказывать использование знака обязан владелец обозначения, отрываясь от основной деятельности, а лицо, подавшее заявление о прекращении охраны обозначения ввиду его неиспользования, не несет никакой ответственности в случае подтверждения использования знака.

Заканчивая рассмотрение вопроса, касающегося времени неиспользования товарного знака, отметим, что иногда вполне возможно приостановление этого срока. В частности, обстоятельством, приостанавливающим трехлетний срок неприменения знака, может являться оспаривание регистрации товарного знака третьими лицами в соответствии со ст. 28 Закона РФ о товарных знаках. Полагаем, что период существования подобных обстоятельств должен исключаться из общего трехлетнего срока неиспользования знака, что целесообразно отразить в Законе РФ о товарных знаках.

Давая характеристику критериям оценки использования товарного знака, нельзя не отметить, что вопрос о том, на какой территории должен вводиться в хозяйственный оборот товар, маркируемый товарным знаком, либо осуществляться номинальное применение обозначения для доказанности использования товарного знака, также не решен достаточно четко. Считаем, что, учитывая территориальные пределы действия права на товарный знак, использование обозначения должно иметь место на территории РФ, то есть страны, где действует указанное право. Косвенное указание на территорию России при оценке использования знака содержится в абз. 2 п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Таким образом, применение знака на другой территории не будет принято во внимание при рассмотрении вопроса об его использовании. Указанного правила придерживаются законодательства многих зарубежных стран, хотя в некоторых государствах (например, США, Канада) учитывается и использование за рубежом.[406]

Неприменение знака в течение указанного срока при наличии определенных обстоятельств служит основанием для утраты владельцем права на обозначение. К таким обстоятельствам можно отнести: а) обращение третьего лица с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду неиспользования; б) отсутствие оправдывающих неиспользование причин.

Условия подачи и рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака ввиду его неиспользования предусмотрены в настоящее время в Правилах подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Российского агентства по патентам и товарным знакам (в редакции приказа Роспатента от 4 декабря 1998 г.; далее Правила).[407] Рассмотрение указанных заявлений в соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках возложено на Палату по патентным спорам с момента ее создания.

В соответствии с п. 3.1 Правил, а также согласно п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках доказательства использования знака должны представляться правообладателем. В качестве таких доказательств могут быть предоставлены документы об объеме выпуска или продаж товара на территории РФ, документы о рекламе, копия лицензионного договора и др.

Как видно, владелец товарного знака и лицо, подавшее заявление, находятся в неравном положении. Первый вынужден предоставлять доказательства, отрываясь от основной деятельности, а второй зачастую действует наугад. Еще больше положение правообладателя осложняется в связи с тем, что в случае непредставления им отзыва на заявление третьего лица Высшая патентная палата вправе принять решение о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака или о досрочном прекращении охраны международной регистрации товарного знака на территории РФ (п. 6.2 Правил).

Вместе с тем Высшая патентная палата не всегда располагает возможностями для надлежащего уведомления владельца знака, если изменения наименования или адреса последнего не были внесены в Реестр товарных знаков и свидетельство. Следовательно, поскольку обладатель права на товарный знак не имел возможности предоставить отзыв на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, он может оспорить решение Высшей патентной палаты в судебном порядке. В качестве ответчика в таком случае будет выступать Роспатент, аннулировавший регистрацию без предоставления владельцу возможности отстаивать свои права.[408]

Необходимость решения проблем, так или иначе касающихся использования товарных знаков, назрела сейчас и при рассмотрении дел в сфере товарных знаков арбитражными судами. При этом наибольший интерес вызывает затронутый судами вопрос о том, подлежит ли защите право на знак в случае, если право на использование обозначения истцом не реализовано? Характерным в этом отношении является следующее судебное дело.[409]

Истец ЗАО «Инфен-Трейдинг» обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО «Партнер – Лайн» и просил вынести решение, с целью обязать ответчика прекратить использование товарного знака «Talento» на продаваемой мебели, обязать ответчика удалить указанный товарный знак с продаваемой мебели и обязать ответчика опубликовать в газете «Владивосток» решение суда по настоящему иску с целью восстановления деловой репутации истца. При рассмотрении дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, на стороне ответчика были привлечены ООО «Атлас» и компания «Дасан офис систем Ко., Лтд.» (Республика Корея). Решением суда иск был удовлетворен. При рассмотрении в судебном заседании апелляционной жалобы ответчика были исследованы материалы дела, в соответствии с которыми установлено, что свидетельство на товарный знак «Talento» в РФ было выдано АОЗТ «Инфен» 16 января 1998 г. (приоритет установлен с 7 июня 1995 г.). Владелец товарного знака вправе его использовать на товарах и услугах следующих классов МКТУ: 20 – мебель; 35 – агентство по импорту-экспорту, сбыт товара через посредника; 42 – реализация товара. Далее, 5 мая 1998 г. товарный знак был переуступлен ЗАО «Инфен-Трейдинг» (истцу), о чем в свидетельстве имеется отметка.

Такой же товарный знак имеется на мебели, которую ввозит ответчик для реализации из Республики Корея.

Проверив материалы дела и правильность применения норм материального права, апелляционная инстанция сочла, что жалоба ответчика подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции – отмене по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что знак «Talento» надлежащим образом зарегистрирован и в РФ и в Республике Корея, причем в Республике Корея с более ранним приоритетом.

Коллегия с учетом нижеследующих обстоятельств посчитала, что истцом не реализовано право на использование своего товарного знака. Так, истец пояснил, что товарный знак «Talento» в виде пластикового носителя на мебель наносится непосредственно ЗАО «Инфен-Трейдинг». Мебель же покупается на российских предприятиях, назвать которые истец отказался, опасаясь недобросовестной конкуренции со стороны ответчика. Суд же предположил, что истец представил недостоверную информацию, так как в буклете, рекламирующем продаваемую мебель истца представлена мебель из Южной Кореи, в частности, с фабрики компании «Дасан Офис Система Мебель Ко., Лтд.» Эти доводы суда подтвердила корейская компания, привлеченная судом в качестве третьего лица. В письме в апелляционную инстанцию указанная компания сообщила, что в Приморский край поставляет свои товары с торговой маркой «Talento» двум компаниям – компании «SRP», которая реализует мебель через компанию «Инфен-Трейдинг», и компании «Атлас», которая реализует мебель через компанию «Партнер-Лайн».

Материалами дела подтверждено, что ответчик правомерно использует спорный товарный знак, ибо компания «Дасан» – владелец обозначения, дала согласие на реализацию мебели с товарным знаком «Talento» на российском рынке через ООО «Атлас». Ответчик осуществляет перепродажу мебели с указанным товарным знаком по договору с ООО «Атлас».

Поскольку установлено, что ответчик и третье лицо используют спорный товарный знак с согласия корейского владельца, то истец не вправе запретить использовать этот товарный знак, который является независимым от его товарного знака. На основании изложенного решение суда первой инстанции было отменено.

Проверив законность указанного решения, кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа нашла его подлежащим отмене с передачей дела на новое рассмотрение, поскольку выводы суда не соответствовали материалам дела. Так, в материалах дела отсутствует правоустанавливающий документ на товарный знак, зарегистрированный за компанией «Дасан». Согласно представленному свидетельству о регистрации торговой марки «Talento» в Республике Корея этот товарный знак зарегистрирован на имя гражданина Ким Генг Чжона в отношении группы товаров, в которую не включена офисная мебель. При новом рассмотрении дела суду рекомендовано устранить указанное противоречие, а также решить вопрос: подлежит ли защите право на знак в случае, если право на использование обозначения судом не реализовано.

Полагаем, что при решении указанного дела необходимо исходить из следующего. Во-первых, нужно учитывать, что по общему правилу товарные знаки пользуются правовой охраной лишь в пределах территории того государства, в котором обладатель исключительного права приобрел указанное право в установленном законом порядке. Как следует из материалов дела, истец обладает свидетельством на спорный товарный знак, выданным 16 января 1998 г. Товарный знак, используемый ответчиком, зарегистрирован на территории Кореи и, следовательно, правовой охраной в РФ не обладает. В свою очередь истец имеет исключительное право на знак «Talento» в соответствии со ст. 3, 4 Закона РФ о товарных знаках, в том числе право запрещать использование знака другими лицами.

Во-вторых, положения ст. 23 Закона РФ о товарных знаках в настоящем случае неприменимы.

В-третьих, вопрос о защите права на товарный знак не должен ставиться в зависимость от использования обозначения, так как объем прав владельца знака устанавливается на основании государственной регистрации. Последствия неиспользования знака, четко зафиксированные в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, суд применять не может до рассмотрения дела уполномоченным органом.

Поэтому иск должен быть удовлетворен, ибо действия ответчика (ввоз, продажа) нарушают право истца на товарный знак.

Поскольку товарный знак является элементом рыночной экономики, важное значение приобретает эффективность его использования, включая применение различных способов и методов продвижения обозначения на рынке. «Под эффективностью использования товарного знака следует понимать степень общественного воздействия товарного знака на производство, сбыт и эксплуатацию определенных видов продукции, маркированной данным товарным знаком, или на объем оказания услуг, сопровождаемых данным знаком обслуживания».[410] Результатом такого воздействия будет привлечение наибольшего количества потребителей к товарам обладателя права на товарный знак, а следовательно, получение последним максимальной прибыли.

Заметим, что проблема эффективности использования товарных знаков исследовалась в работах многих авторов.[411] При этом некоторые ученые, рассматривая указанный вопрос, касались лишь отдельных сторон проблемы.[412] Другие авторы, в свою очередь, старались решить указанную проблему в целом, анализируя в совокупности факторы, влияющие на оптимальное использование обозначений. Например, В. М. Сергеев выделил следующие конкретные направления повышения эффективности использования товарных знаков: повышение рекламно-эстетических свойств товарного знака; повышение качества маркируемых товаров; повышение эффективности правовой охраны товарных знаков; совершенствование системы использования товарных знаков.[413]

В целом соглашаясь с предложенной классификацией мер повышения эффективности использования товарных знаков, отметим, что непосредственно к самим товарным знакам относятся лишь первое, третье и четвертое направления. Если обратиться к основным требованиям, предъявляемым непосредственно к товарному знаку для решения задачи повышения эффективности использования обозначения, то их, на наш взгляд, можно классифицировать следующим образом: а) технологические; б) психологические; в) правовые.

Товарный знак соответствует технологическим требованиям, если его можно нанести на изделия, использовать в оформлении помещений, на фирменной одежде и т. д. Следовательно, для эффективности использования обозначения при его разработке необходимо учитывать способ, каким он будет тиражироваться на продукции.

В соответствии с психологическими требованиями обозначение должно положительно воздействовать на потребителя, быть запоминаемым, индивидуальным. Это может быть достигнуто путем разработки нового товарного знака, модернизации существующего, применения вариантов товарного знака, включения в товарный знак вспомогательной части фирменного наименования и т. д.

Психологические требования к обозначению тесно связаны с совершенствованием способов использования знака. При этом важное значение при продвижении товарного знака на рынке имеет реклама. Как отмечала Л. Д. Нефедова, «использование товарных знаков в маркировке товаров и их рекламе является единой проблемой».[414] Для того чтобы получить пригодные для рекламы товарные знаки, при их разработке следует учитывать законы психологии, которые учат различать, что привлекает внимание человека, а что оставляет его равнодушным. В частности, при создании товарного знака нужно учитывать такие аспекты как категории потребителей продукции, условия ее сбыта.

Проводимые исследования выявили большую зависимость между рекламным бюджетом компаний и распознаваемостью товарного знака, что подтверждается следующими данными.[415]

Из приведенных данных видно, что коммерческий успех, например, компании «Довгань» напрямую зависел от проводимых ею рекламных мероприятий.[416] Таким образом, товарный знак, отвечающий психологическим требованиям, устанавливает определенную связь между производством и потреблением товаров, как правило, с помощью рекламы.

Наконец, правовые требования к товарному знаку выражаются в необходимости своевременной регистрации обозначения и получении охранного документа, а также в осуществлении действий, поддерживающих право на товарный знак в силе.

Можно сделать вывод, что в условиях рыночной экономики повышение эффективности использования товарных знаков достигается при условии соответствия знака совокупности указанных требований с учетом факторов, влияющих на совершенствование системы использования знаков (применение разнообразных форм рекламы; постоянное изучение структуры потребительского спроса; использование новых форм передачи права на товарный знак и др.).

Вопрос, касающийся использования товарного знака имеет еще один аспект. Речь идет о предупредительной маркировке, право на использование которой закреплено за владельцем товарного знака ст. 24 Закона РФ о товарных знаках. Опираясь на содержание указанной нормы, можно вывести определение предупредительной маркировки. Предупредительная маркировка представляет собой уведомление в форме определенной записи, которое проставляется рядом с товарным знаком с целью предупреждения всех третьих лиц о наличии исключительного права владельца знака на данное обозначение. Таким образом, возможность применения предупредительной маркировки имеет важное значение для предотвращения нарушения права на товарный знак.

Хотя применение предупредительной маркировки не является обязанностью правообладателя, отечественным предпринимателям необходимо учитывать, что использование данного уведомления повышает эффективность использования самого товарного знака в рыночных условиях. Этому способствуют рекламная, информационная и патентно-правовая функции маркировки, подробно проанализированные в работах В. М. Сергеева.[417] Целесообразность использования предупредительной маркировки главным образом состоит в том, что она является прямым оповещением о действии права на товарный знак, облегчая процесс защиты обозначения.

Следует подчеркнуть, что в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (ст. 24) впервые зафиксированы формы предупредительной маркировки в виде латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (®); слова «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Если обратиться к международной практике, то можно выделить следующие символы, используемые в качестве предупредительной маркировки:[418]

R – Registered – Товарный знак зарегистрирован в Патентном ведомстве.

L–Logo – Логотип заявлен в Патентное ведомство в качестве словесного обозначения.

TM – Trade Mark – Товарный знак заявлен в Патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.

SM – Service Mark – Знак обслуживания заявлен в Патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.

Представляется, что в целях простоты, единообразия, а также в соответствии с международной практикой более логично закрепить в качестве формы предупредительной маркировки наиболее часто применяемый в обороте символ: латинская буква «R» в окружности. При этом данное уведомление должно применяться только в отношении зарегистрированных товарных знаков, ибо если знак не зарегистрирован, такое применение будет являться противоправным.[419] Вместе с тем можно согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что вполне допустимо использование особой предупредительной маркировки в отношении заявленных на регистрацию знаков, находящихся в процессе экспертизы.[420] Хотя в законодательстве в настоящее время нет указания на подобное правомочие, на практике указанная маркировка применяется довольно широко в виде специального уведомления «ТМ». Если подана заявка на регистрацию знака обслуживания, более уместно употребление символа «SM».

Завершая рассмотрение вопроса, связанного с предупредительной маркировкой, можно сделать вывод о том, что эта маркировка не должна использоваться на обозначениях товаров до подачи заявки на регистрацию товарного знака. Во-первых, такое применение маркировки считается уголовно наказуемым, а, во-вторых, преждевременное использование заявителем предупредительной маркировки создает определенные затруднения при экспертизе заявленного обозначения.[421]

4.3. Формы распоряжения товарным знаком

Правообладатель, обладая исключительным правом на использование товарного знака, может не только сам применять его для маркировки соответствующих товаров в процессе их изготовления и сбыта, но и полностью или частично передать свои правомочия третьим лицам, либо иным образом распорядиться обозначением по своему усмотрению в пределах, предусмотренных законом. Возможность по распоряжению товарным знаком включена в содержание исключительного права на товарный знак в качестве элемента правомочия владельца товарного знака на собственные действия.[422] Необходимость распоряжения товарным знаком может быть вызвана различными причинами. В частности, реализация указанной возможности помогает осваивать новые рынки сбыта, расширять территорию распространения знака, получать материальную выгоду, а в некоторых случаях[423] – сохранять правовую охрану обозначения.

В литературе характеристика распоряжения товарным знаком в основном сводится к возможности передачи права на товарный знак в форме уступки обозначения или предоставления лицензии на его использование.[424] В то же время некоторые авторы отмечают, что возможность распоряжения товарным знаком реализуется также путем подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации знака.[425]

Подобная трактовка рассматриваемой возможности обладателя права на товарный знак представляется довольно узкой. Помимо указанных форм к распоряжению товарным знаком можно отнести возможность внесения правообладателем имущественного права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал юридического лица в соответствии с п. 6 ст. 66 ГК РФ, а также в общее имущество товарищей по договору о совместной деятельности (ст. 1041–1054 ГК РФ); возможность залога имущественного права на использование товарного знака в соответствии со ст. 54 Закона РФ «О залоге»[426] от 29 мая 1992 г. и ст. 336 ГК РФ. Исключительное право на товарный знак может быть объектом доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК РФ). Кроме того, не исключена возможность распоряжения исключительным правом на товарный знак путем завещания.

Наибольшее практическое значение имеют три основные юридические формы передачи права на товарный знак: уступка товарного знака (ст. 25 Закона РФ о товарных знаках), выдача лицензий на использование обозначения (ст. 26 Закона РФ о товарных знаках), а также коммерческая концессия (глава 54 ГК РФ).[427] Заметим, что указанные формы передачи права на товарный знак получили широкое распространение во всем мире. Это вызвано тем, что в настоящее время очень сложно создать новый товарный знак, способный конкурировать с уже известными знаками на рынке однородных товаров и услуг. Поэтому многие предприниматели стараются пользоваться уже хорошо зарекомендовавшими себя обозначениями для маркировки и рекламы новых товаров.

В историческом аспекте передача права на товарный знак прошла путь от безусловного запрещения до прямого разрешения в отдельных странах. В ранний период использования рассматриваемых объектов промышленной собственности законодательство большинства государств не допускало самостоятельного отчуждения права на знак, ибо товарные знаки рассматривались как часть единого имущества предприятия и поэтому подлежали передаче только вместе с этим имуществом. К примеру, в соответствии с российским Законом «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» 1896 г. право на товарный знак могло передаваться другому лицу, но не иначе как в случае отчуждения или сдачи в аренду самого предприятия с сохранением фирмы. Однако изменения в капиталистической системе хозяйства, связанные с монополизацией производства, расширением коммерческих связей между производителями, обусловили экономическую потребность в передаче права на товарный знак независимо от остального имущества предприятия.

В настоящее время можно выделить два способа отчуждения права на знак: «связанный» и «свободный». «Свободный» способ отчуждения права на товарный знак, в отличие от «связанного», предполагает передачу права на обозначение как таковое, независимо от остального имущества предприятия.[428] К числу стран, допускающих свободное отчуждение права на знак, относятся Великобритания, Франция, Канада, Австрия, а также некоторые другие государства, в том числе и Россия.

Уступка обозначения и предоставление лицензии на использование товарного знака производится на основании соответствующих гражданско-правовых договоров: по договору об уступке товарного знака и лицензионному договору. Следует подчеркнуть, что в законодательстве по товарным знакам нет подробной регламентации указанных договоров, за исключением положений, касающихся регистрации рассматриваемых сделок. В отношении же ГК РФ, наиболее емкая часть которого посвящена обязательственному праву, можно отметить, что, несмотря на значительное расширение круга урегулированных Кодексом договоров, нормы о лицензионном договоре и договоре об уступке (как товарного знака, так и патентных прав) в этом нормативном акте отсутствуют.

Вместе с тем существует мнение, что с принятием II части ГК РФ регулирование правоотношений, связанных с использованием товарных знаков по лицензионному договору, осуществляется в соответствии с главой 54 ГК РФ, регламентирующей договор коммерческой концессии.[429] Полагаем, что данное мнение не бесспорно, в связи с чем остановимся на рассмотрении указанного аспекта правового регулирования передачи права на товарный знак.

Договор коммерческой концессии рассматривается как новая, наиболее прогрессивная система организации бизнеса. Практика заключения подобных сделок в нашей стране существует, хотя и не получила широкого распространения. Такие известные фирмы, как «Макдональдс», «Баскин-Роббинс» и др. организуют производство путем заключения этого вида договора. В числе первых договоров коммерческой концессии, зарегистрированных Роспатентом в 1996 г., был договор между правообладателем – компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем – АО «Колгейт Палмолив» (РФ), по которому правообладатель предоставил права на использование 35 изобретений и 7 промышленных образцов в области производства предметов и средств гигиены, а также права на использование около 60 товарных знаков.[430]

Заметим, что относительно правовой природы указанного договора в литературе нет единого мнения. Некоторые авторы полагают, что договор коммерческой концессии является разновидностью лицензионных договоров. Например, В. Смирнов считает, что для указанного соглашения логичным было бы название «смешанной лицензии».[431] Л. А. Трахтенгерц, также относя договор коммерческой концессии к разновидности лицензионных договоров, в дальнейшем сам себе противоречит, говоря о франчайзинге как о самостоятельном виде договоров.[432] Другие же авторы (в частности, Е. А. Суханов, Г. Е. Авилов) рассматривают франчайзинг как вполне самостоятельную разновидность договоров, отмечая при этом комплексный характер концессионного соглашения.[433] Последнее мнение представляется более верным по приведенным ниже соображениям.

Безусловно, у лицензионного договора на использование объектов промышленной собственности, в том числе товарного знака, и договора коммерческой концессии много общих черт. Понятие лицензионного договора содержится только в Патентном законе РФ, однако оно вполне применимо при передаче права на использование любого охраноспособного объекта промышленной собственности. Согласно п. 1 ст. 13 указанного нормативного акта, по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, с соблюдением ограничений, возложенных на пользователя законом или договором (п. 1–2 ст. 1027 ГК РФ). Таким образом, можно сделать вывод, что в обоих случаях речь идет о предоставлении права на использование соответствующих объектов интеллектуальной собственности в том или ином объеме.

Вместе с тем коммерческая концессия, в отличие от лицензионного договора, предполагает передачу предоставленного правообладателем комплекса исключительных прав, включающего в себя право на фирменное наименование (коммерческое обозначение), право на охраняемую коммерческую информацию, а также права на товарные знаки, знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые необходимы для использования в определенной сфере предпринимательской деятельности. Можно согласиться с В. Смирновым в том, что состоять такой комплекс может из любого количества прав, но не менее двух.[434] Следует отметить, что фирменное наименование или коммерческое обозначение являются необходимыми составляющими комплекса исключительных прав, передаваемых по концессионному соглашению. Поэтому в случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается (п. 3 ст. 1037 ГК РФ). По лицензионному же договору право на использование чужого фирменного наименования не может быть предоставлено. Подчеркнем, что до введения в действие главы 54 ГК РФ право на фирму являлось в принципе правом неотчуждаемым и могло быть передано другому лицу лишь в случае передачи самого предприятия.[435]

Еще одно непременное условие договора франчайзинга состоит в том, что его сторонами должны выступать коммерческие организации и граждане – предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). К сторонам лицензионных соглашений такие требования не предъявляются. Например, в соответствии со ст. 26 Закона РФ о товарных знаках лицензиатом может быть юридическое лицо, а также гражданин – предприниматель.

Для франчайзинга свойственно сотрудничество сторон в процессе исполнения обязательства, так как их конечные интересы во многом совпадают. Коммерческий успех пользователя во многом зависит как от умения правообладателя надлежаще обучить контрагента правилам работы созданной системы извлечения прибыли, так и от постоянного контроля пользователя и содействия ему в течение срока действия договора коммерческой концессии (ст. 1031 ГК РФ). Таким образом, пользователю передаются особые приемы и методы ведения бизнеса (методы управления, особенности производства товаров и подготовки персонала, приемы рекламирования продукции и проч.) под фирменным наименованием и товарным знаком правообладателя. Кроме того, концессионный договор может предусматривать использование пользователем всех элементов корпоративного облика фирмы-правообладателя, включая использование персоналом специальной униформы, особого внешнего и внутреннего дизайна помещений правообладателя.[436]

Вместе с тем ГК РФ не относит условие о постоянном консультационном содействии, оказываемом правообладателем пользователю, к существенным условиям договора, ставя его в зависимость от усмотрения сторон (п. 2 ст. 1031). Однако предусмотрен обязательный инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением соответствующих прав (п. 1 ст. 1031 ГК РФ). Заметим, что тесные рабочие отношения между лицензиаром и лицензиатом не являются обязательным условием лицензионного соглашения.[437]

Наконец, важным отличием договора коммерческой концессии от лицензионного является то, что прекращение исключительного права, пользование которым предоставлено по договору франчайзинга, не ведет к прекращению этого договора (ст. 1040 ГК РФ), свое действие прекращает лишь «лицензионная часть» концессионного соглашения. Между тем прекращение исключительного права, переданного по лицензионному договору, ведет к прекращению указанной сделки. В литературе приводятся и другие различия между названными договорами, которые, на наш взгляд, являются второстепенными.[438]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор коммерческой концессии является более сложным, чем лицензионный договор. Кроме того, франчайзинг носит комплексный характер, ибо в нем присутствуют элементы лицензионного соглашения, договора об оказании услуг, договора о совместной деятельности, а иногда и других договоров. Поэтому договор коммерческой концессии регламентируется в ГК РФ как самостоятельный вид договора.[439]

Продолжая рассмотрение вопроса о применении к рассматриваемым отношениям норм ГК РФ, отметим высказанную в литературе точку зрения о том, что уступка исключительных прав может опосредоваться с помощью договора купли-продажи имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ). При этом исключительные права могут быть предметом купли-продажи в случаях, когда это не противоречит природе таких прав и не запрещено специальным нормативным актом.[440] Полагаем, что договор уступки товарного знака не может расцениваться в качестве разновидности договора купли-продажи, несмотря на общую экономическую сущность указанных соглашений. Специфика правового регулирования договоров об уступке товарных знаков заключается в следующем:

1) существуют специальные нормативные акты, регламентирующие понятие, существенные условия, порядок оформления такого договора (Закон РФ о товарных знаках (ст. 25); Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака (п.5));

2) предметом договора является передача свидетельства на товарный знак, представляющего собой юридический документ, удостоверяющий приоритет и исключительное право на использование товарного знака;

3) сторонами договора в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках могут быть только юридические лица и граждане – предприниматели;

4) существует специальный порядок оформления договора об уступке товарного знака. Соглашение вступает в силу с момента регистрации в Роспатенте, незарегистрированные договоры считаются недействительными;

5) законодательство не запрещает безвозмездную уступку товарного знака.[441]

Следовательно, есть основания для того, чтобы отнести договор об уступке товарного знака к самостоятельному виду договоров.

В заключение характеристики правового регулирования форм передачи права на товарный знак, заметим, что в итоговом проекте четвертой части ГК РФ «Интеллектуальная собственность» договор об уступке прав и лицензионный договор выделены в качестве самостоятельных видов соглашений (ст. 14, 15). Представляется нецелесообразным вынесение рассматриваемых договоров за рамки обязательственного права. Гораздо логичнее внести дополнения во II часть ГК РФ, урегулировав данные договоры в главе, предшествующей главе 54 Кодекса.

Таким образом, в настоящее время к договору об уступке товарного знака и лицензионному договору на использование обозначения должны применяться общие положения ГК РФ о сделках и договорах.

Следует иметь ввиду, что в литературе выделяется особый класс гражданско-правовых договоров – договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, куда, в частности, включают договор об уступке патента, патентно-лицензионные договоры, договор о передаче ноу-хау, авторские договоры, договоры на выполнение научно-исследовательских работ, а также на передачу научно-технической продукции.[442] В связи с этим подчеркнем, что, во-первых, договор об уступке товарного знака и договор коммерческой концессии также относятся к указанному классу гражданско-правовых договоров. Во-вторых, в системе обязательств необходимо, наряду с другими группами договорных обязательств, выделять обязательства по передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, на что при классификации обязательств в правовой литературе не всегда обращается внимание.[443]

Рассмотрим теперь более подробно формы передачи права на товарный знак, предусмотренные Законом РФ о товарных знаках.

Уступка товарного знака означает передачу исключительного права на обозначение правообладателем другому лицу (организации либо гражданину – предпринимателю) в отношении всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован. Таким образом, в силу договора об уступке товарного знака правообладатель отказывается от его дальнейшего использования и передает исключительное право на товарный знак приобретателю, который, в свою очередь, обязуется предоставить правообладателю встречное удовлетворение, если оно предусмотрено договором.

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках товарный знак можно уступить в отношении как всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении какой-либо их части. Этим положением подчеркивается тот факт, что передача права производится не просто на знак как определенный символ, а на товарный знак, т. е. в его связи с определенными товарами, относящимися к соответствующим классам. Это обстоятельство следует учитывать при уступке товарного знака, зарегистрированного по большому числу классов товаров, если обозначение уступается лишь для ограниченного числа классов либо только для части товаров в рамках одного класса. В этом случае к приобретателю права на товарный знак переходят все права на обозначение, но только в отношении конкретных товаров. Приобретатель исключительного права на обозначение может использовать товарный знак на указанных товарах и их упаковке, а кроме того, вправе выдавать лицензии на использование товарного знака другим лицам. Прежний же правообладатель должен в дальнейшем использовать обозначение только на товарах, право маркировки которых не перешло к иному лицу по договору об уступке товарного знака. В случае уступки права на товарный знак в отношении всех товаров, для которых знак зарегистрирован, приобретатель принимает на себя полностью все права и обязанности прежнего правообладателя.

В настоящее время в отечественном законодательстве предусмотрена уступка товарного знака как вместе с предприятием, на котором обозначение используется, так и без передачи имущества предприятия. Так, в соответствии с п. 1, 2 ст. 559 ГК РФ по договору продажи предприятия права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ, услуг переходят к покупателю вместе с имуществом предприятия, если иное не предусмотрено договором. Передача товарного знака может осуществляться и без передачи предприятия, с которым он связан. Однако при этом возникает опасность ввести в заблуждение потребителя, ибо товарный знак обычно ассоциируется у покупателей с определенным производителем соответственного товара или услуги.[444]

В целях охраны интересов потребителей при уступке обозначения Закон РФ о товарных знаках (ч. 2 ст. 25) установил существенное ограничение для совершения рассматриваемых сделок. Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовления. Указанное ограничение сформулировано в Законе РФ о товарных знаках достаточно размыто, что вызывает определенные трудности при заключении рассматриваемых договоров. Тем не менее, опираясь на содержание положений приведенного нормативного акта, а также принимая во внимание рекомендации специалистов Роспатента, можно привести примерный перечень ситуаций, позволяющих рассматривать уступку товарного знака как вводящую в заблуждение потребителей: во-первых, если уступка обозначения осуществляется в отношении части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец знака сохраняет за собой право на товарный знак; во-вторых, если уступка знака осуществляется в отношении обозначения, признанного в установленном порядке общеизвестным; в-третьих, если лицу, находящемуся в другом географическом объекте, уступается товарный знак, включающий как неохраноспособный элемент обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара; в-четвертых, если уступка товарного знака осуществляется в отношении обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирму.[445]

Следует отметить, что применение ч. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках вызывает определенные сложности и при разрешении споров, связанных с товарными знаками, арбитражными судами. К примеру, товарищество с ограниченной ответственностью «Мила-форм» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу закрытого типа «Производственное объединение “ТОС”» о запрещении выпуска товаров с товарными знаками «Аурон», «Соматон», «Витаон». Владельцем указанных обозначений являлся истец на основании зарегистрированных в 1995 г. сделок об уступке ему товарных знаков Фондом имени В. В. Караваева. Ответчик иска не признал, считая свои действия правомерными, ибо он использовал соответствующие товарные знаки на основе договоров, заключенных с Фондом имени В. В. Караваева в 1992 г. Кроме того, ответчик полагал, что договоры по уступке товарных знаков ТОО «Мила-форм» ничтожны, так как они создают искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства акционерное общество предоставило предписание Департамента фармации, запрещающее ТОО «Милаформ» реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества. Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил предыдущие решение и постановление по этому делу и в иске отказал, признав сделки по уступке товарных знаков ничтожными ввиду их противоречия ст. 23, 25 Закона РФ о товарных знаках. Суд счел, что в данном случае имеет место введение в заблуждение потребителей относительно товара, препятствующее уступке товарного знака. В свою очередь, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ своим постановлением № 2238/96 от 22 октября 1996 г. постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по данному делу отменил, отметив, что в п. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках предусмотрены случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его изготовителе, способное повлиять на решение потребителя.[446] Следовательно, указанная правовая норма была применена судом неправильно, так как факты, на которые указал суд (изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем), не могут служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной.

Таким образом, в соответствии с законодательством по товарным знакам условие о качестве товаров приобретателя права на товарный знак не является существенным условием договора об уступке обозначения, в отличие от лицензионного соглашения. Вместе с тем это нередко приводит к нарушению интересов потребителей, а также к дискредитации авторской репутации ученых – разработчиков соответствующей продукции.

В отношении же п. 2 ст.25 Закона РФ о товарных знаках можно отметить, что неопределенность формулировки указанной нормы позволяет блокировать практически любой договор об уступке товарного знака. Кроме того, можно согласиться с А. П. Сергеевым, что «по смыслу закона запрет на уступку товарного знака, если последняя может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, связывается прежде всего с качеством тех товаров, которые маркируются данным товарным знаком».[447] Поэтому необходимо ввести в названный нормативный акт ряд дополнительных положений, раскрывающих основания, при которых уступка товарного знака может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Кроме уступки товарного знака его владелец может предоставить право на использование обозначения другому лицу по лицензионному договору.

Следует подчеркнуть, что ранее в отечественном законодательстве, как и в законодательстве большинства стран, отсутствовали какие-либо нормы, регламентирующие лицензионные соглашения. Поэтому предмет лицензионного договора, правильное определение которого имело не столько теоретическое, сколько практическое значение для осуществления лицензионных операций, трактовался специалистами по разному. При этом вопросы, касающиеся лицензионных договоров на товарные знаки, не нашли должного отражения в юридической литературе, посвященной лицензированию, так как предмет и правовая природа лицензионных соглашений исследовались главным образом применительно к объектам патентного права. Так, по мнению А. М. Чепелевецкого, предметом лицензионного соглашения являлись, с одной стороны, обеспеченные патентной защитой исключительные права на изобретение, товарный знак, промышленный образец, а также изобретения, на которые выданы патенты или поданы патентные заявки, а с другой – не охраняемые патентами известные или являющиеся секретом технические достижения, производственный опыт и навыки.[448] М. Л. Городисский при исследовании лицензионных сделок уделявший внимание передаче товарных знаков, под предметом лицензионного договора понимал изобретения и другие научно-технические достижения, товарные знаки, промышленные образцы, право на использование которых (совместно или порознь) передается в соответствии с условиями лицензионного договора вместе с необходимым объемом технической документации, знаний опыта, которые должны обеспечить эффективное использование лицензии.[449] Наконец, М. М. Богуславский считал, что предметом лицензионного договора являются не исключительные права, вытекающие из патента, а право на использование изобретения, другого научно-технического достижения в объеме, определяемом в соглашении.[450] Данная точка зрения получила распространение в юридической литературе, а впоследствии была учтена и законодателем при принятии соответствующих нормативных актов, содержащих нормы о лицензионных сделках.

Современное российское законодательство в сфере промышленной собственности понимает под предметом лицензионного соглашения предоставленное право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором (это вытекает из понятия лицензионного договора, зафиксированного в п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

Таким образом, учитывая вышеизложенное применительно к товарным знакам, лицензионный договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака, причем, в отличие от договора об уступке обозначения, на оговоренный в соглашении срок. При заключении лицензионного договора лицензиар (правообладатель) сохраняет право на товарный знак и несет все обязанности обладателя права на товарный знак, тогда как в случае заключения договора об уступке товарного знака приобретатель становится обладателем всего объема прав, которыми обладал прежний правообладатель (в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, либо в отношении их части).

Передача права на использование товарного знака выгодна обеим сторонам лицензионного договора. Так, продажа лицензии на использование обозначения приносит лицензиару прямой доход в виде лицензионного вознаграждения, часто весьма значительного по величине. Это в определенной степени компенсирует его расходы, связанные с разработкой, регистрацией и рекламированием знака. Вместе с тем немаловажное значение для обладателя права на товарный знак имеет и косвенная выгода, которая состоит в том, что передача права на знак способствует его распространению на рынке товаров и услуг, т. е., по существу является бесплатной рекламой обозначения. А широкая известность товарного знака увеличивает его коммерческую стоимость. Наконец, при предоставлении права на использование товарного знака по лицензионному договору правообладателю нет необходимости его использовать, ибо использование товарного знака лицензиатом считается аналогичным его использованию лицензиаром (п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках). В данном случае обладатель права на обозначение защищен от оспаривания регистрации знака по причине его неиспользования. В свою очередь лицензиату выгодно сбывать свою продукцию под уже известным товарным знаком, что укрепляет его позиции на рынке.[451]

Отечественное законодательство в сфере промышленной собственности закрепляет понятие указанного договора, а также требования к его форме. Однако относительно содержания названных сделок практически не имеется каких-либо законодательных предписаний (за некоторыми исключениями, например, ч. 2 ст. 26 Закона РФ о товарных знаках). Поэтому условия лицензионного договора вырабатываются в целом самими сторонами, исходя из коммерческой выгоды и целей, преследуемых участниками сделки. В связи с этим наиболее интересным как в теоретическом, так и практическом плане представляется вопрос о существенных условиях лицензионного договора на использование товарного знака, который в правовой литературе не нашел должного отражения.

Как отмечалось, предметом данного соглашения является предоставление лицензиату права на использование товарного знака.[452] При этом конкретное содержание предмета лицензионного договора раскрывается через объем передаваемых прав (условия о сроке, территории, объекте договора, способах и объеме использования объекта).[453] Отметим, что в зависимости от объема передаваемых прав лицензионные соглашения на право пользования товарным знаком сводятся к двум типам. Неисключительная (простая) лицензия предусматривает передачу лицензиату права на использование товарного знака в установленных пределах. За лицензиаром в этом случае сохраняются все права, подтвержденные свидетельством на обозначение, в том числе право на предоставление лицензий третьим лицам, а также право на применение знака в тех же пределах. В свою очередь, в соответствии с договором об исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование товарного знака в пределах, оговоренных в соглашении, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При отсутствии четких указаний в договоре на указанные условия исполнение по нему становится невозможным, соглашение, по сути, теряет смысл и поэтому должно считаться незаключенным. Таким образом, условия о сроке, территории действия передаваемого права, объеме и области производства продукции, круге разрешенных действий, связанных с использованием обозначения, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ можно отнести к существенным условиям лицензионного договора.

Следует подчеркнуть, что условие о сроке договора в правовой литературе относят к «обычным» условиям, ибо согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ, обязательство, не предусматривающее срока исполнения, при невозможности его точного определения должно исполняться в разумный срок.[454] Полагаем, что указанное правило не применимо к лицензионным соглашениям, так как, во-первых, срок действия таких договоров напрямую зависит от оставшегося срока действия охранного документа; во-вторых, разумность срока исполнения лицензионного договора, учитывая специфику его предмета, определить просто нереально.

При рассмотрении существенных условий лицензионного договора об использовании товарного знака возникает вопрос: относится ли к данной группе условие лицензионного договора о размере и порядке выплаты лицензионного вознаграждения. В науке гражданского права к такому условию договора, как его цена сегодня существует однозначный подход: данное условие относят к числу обычных, если иное не указано в законе, иных правовых актах.[455] Схожее мнение высказано и в отношении цены лицензионного договора.[456]

Вместе с тем представляется, что условие о цене лицензионного договора на использование товарного знака нужно отнести к существенным условиям соглашения по приведенным ниже соображениям.

Во-первых, лицензионные договоры об использовании товарных знаков являются исключительно возмездными сделками, так как это вытекает из определения лицензионного договора (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

Во-вторых, как отечественные, так и зарубежные исследователи природы лицензионных договоров выделяют в качестве самого важного права лицензиара получение оговоренного вознаграждения.[457]

В-третьих, правило ст. 424 ГК РФ о том, что «когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги», здесь неприменимо, ибо речь идет о передаче исключительного права. Кроме того, в отличие, например, от объектов авторского права, за использование товарных знаков не устанавливаются федеральным законодательством или правительством минимальные размеры вознаграждения.

В-четвертых, на определение лицензионного вознаграждения за передачу товарного знака для использования влияет множество различных факторов (коммерческая стоимость знака, способы платежей и др.).[458] Поэтому расчет цены лицензионного договора в случае отсутствия соглашения между сторонами по твердой формуле невозможен.

Следовательно, без условия о цене лицензионный договор на использование товарного знака не может существовать как данный вид договора, ибо это условие является необходимым для этого договора, а поэтому относится к существенным.[459] Однако необходимо более четкое указание на этот момент в законодательстве по товарным знакам либо в ГК РФ. Следует подчеркнуть, что вывод о существенных условиях рассматриваемого договора подтверждается положениями итогового проекта четвертой части ГК РФ «Интеллектуальная собственность».

Как видно, условия лицензионного договора в целом определяются самими сторонами. Вместе с тем Закон РФ о товарных знаках (п. 2 ст. 26) установил два взаимосвязанных требования о том, что качество товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ч. 2 ст. 26 Закона РФ о товарных знаках). С одной стороны, указанные правила представляют собой определенную гарантию для потребителей, которые ориентируются на уже знакомое обозначение товара. С другой стороны, право контроля за сохранением лицензиатом соответствующих стандартов качества продукции необходимо для соблюдения интересов обладателя права на товарный знак. Ведь если лицензиат будет выпускать продукцию более низкого качества, то подвергнется риску как престиж переданного обозначения, так и репутация лицензиара.[460] Следовательно, к договору должны прилагаться технико-качественные показатели товара, на соответствие которым проверяется качество товаров лицензиата, а кроме того, порядок отбора и проверки качества образцов.

Если маркируемые лицензиатом товары будут худшего качества, чем товары лицензиара, последний не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара переданным по договору обозначением и потребовать возмещения убытков.

К группе обычных условий лицензионного договора можно отнести порядок разрешения споров и некоторые другие условия. В частности, при заключении лицензионных сделок в настоящее время следует иметь в виду правила ст. 559 ГК РФ, в соответствии с п. 2 которой при продаже предприятия как имущественного комплекса принадлежащие продавцу на основании лицензии права на использование средств индивидуализации его товаров переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Так как приведенная норма является диспозитивной, в целях предупреждения в последующем негативных последствий для лицензиара в лицензионном договоре должно быть предусмотрено, что права и обязанности лицензиата по договору не могут передаваться третьим лицам без письменного разрешения на то другой стороны.

Завершая анализ содержания лицензионных соглашений, отметим, что условия указанных договоров не должны противоречить нормам антимонопольного законодательства, преследуя цели монополизации рынка или ограничения доступа определенных потребителей к товарам и услугам.

Вопрос о передаче права на товарный знак имеет еще один аспект. Речь идет о форме рассматриваемых договоров, а также их государственной регистрации. Рассматриваемые договоры должны совершаться в письменной форме и регистрироваться в Федеральном органе Исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 27 Закона РФ о товарных знаках). Таким образом, передача прав на товарные знаки осуществляется под контролем государства в лице Роспатента. Условию о регистрации названных сделок законодательство придает особое значение, ибо договор вступает в силу лишь с момента его регистрации, а незарегистрированные договоры считаются недействительными (ничтожными).[461]

Вместе с тем по договору продажи предприятия при передаче прав на товарные знаки в составе имущественного комплекса в соответствии с ГК РФ от сторон сделки не требуется заключения специального договора об уступке прав на обозначение (или лицензионного), а также его регистрация, ибо, согласно п. 1 ст. 560 ГК РФ договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами с приложением документов, указанных в п. 2. ст. 561 ГК РФ. Заметим, что договор продажи предприятия подлежит обязательной регистрации в соответствующих учреждениях юстиции. Схожие положения в отношении договора аренды предприятия зафиксированы в § 5 главы 34 ГК РФ. Представляется, что при формулировке приведенных норм законодатель исходил из зарубежного опыта передачи прав на товарные знаки, ибо в странах, где действует принцип «связанной» передачи, договоры об уступке обозначения, а также лицензионные договоры в Патентном ведомстве не регистрируются. Если учесть, что ГК РФ по сравнению с Законом РФ о товарных знаках обладает высшей юридической силой, то можно сделать вывод о неприменимости в данных ситуациях общих требований к регистрации договоров о передаче прав на товарный знак.

Вместе с тем такая позиция, на наш взгляд, является уязвимой, учитывая императивность правил специального законодательства об оформлении передачи товарных знаков.[462] Ввиду явного несоответствия между указанными нормами ГК РФ и положениями Закона РФ о товарных знаках (ст. 27) и возникающей вследствие этого неопределенности при оформлении договоров купли-продажи и аренды предприятий, необходимо внесение определенных уточнений в соответствующие статьи ГК РФ (что является предпочтительным), либо в ст. 27 Закона РФ о товарных знаках, в которой может быть оговорено исключение «если иное не предусмотрено законом».[463]

Порядок регистрации договоров о передаче прав на товарный знак регламентируется Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о представлении права на использование товарного знака (далее – Правила). В соответствии с указанным документом заявления о регистрации договоров подаются в Роспатент и рассматриваются Федеральным институтом промышленной собственности.[464] Следует подчеркнуть, что процедура регистрации позволяет выявить и устранить условия договора, противоречащие действующему законодательству, взаимоисключающие положения, а также иные упущения, которые могут повлечь нежелательные для любой из сторон соглашения последствия.

Основные требования к содержанию договоров о передаче права на товарный знак зафиксированы в п. 5 Правил.

Во-первых, регистрирующим органом устанавливается правомочность лица, передающего право на знак. При этом проверяется, действительно ли передающая сторона является обладателем прав на обозначение, в отношении которого заключен договор. Как правило, неверное указание правообладателя происходит вследствие изменений, произошедших в фирменном наименовании юридического лица, либо касающихся имени, фамилии, отчества обладателя права на товарный знак, если сведения об этих изменениях не были своевременно внесены в Государственный реестр товарных знаков. Вместе с тем Роспатент проверяет правильность указания стороны, которой уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование. Так, если в качестве принимающей стороны указывается физическое лицо, то обращается внимание на документы, подтверждающие статус предпринимателя.

Во-вторых, производится проверка правильности указания предмета договора. Договор должен содержать указание на передаваемый товарный знак, а также номер свидетельства на данное обозначение. Кроме того, содержание договора должно конкретно определять вид передачи товарного знака (уступка или лицензия).

В-третьих, положения договора должны фиксировать объем передаваемых прав, в частности, указывать вид лицензии, территорию и срок ее действия, товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия.

Наконец, в-четвертых, происходит проверка содержания договора на соответствие положениям ст. 25–26 Закона РФ о товарных знаках.

При соответствии представленных материалов требованиям законодательства Роспатент принимает решение о регистрации договора.[465]

Говоря о форме договоров, опосредующих передачу права на товарный знак, нельзя не отметить, что существуют определенные требования и к форме договора коммерческой концессии, которые зафиксированы в ст. 1028 ГК РФ. По общему правилу указанный договор заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность. Кроме того, он подлежит регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя), выступающего по договору в качестве правообладателя.[466]

Кроме того, договор коммерческой концессии на использование объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством, подлежит дополнительной регистрации в Роспатенте в части использования соответствующих объектов. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным. Полагаем, что указанные нормы ГК РФ должны применяться и при наличии в концессионном договоре положений о передаче права на использование товарного знака наряду с правами на иные объекты интеллектуальной собственности, тем более, что права на товарные знаки в рамках договора франчайзинга передаются намного чаще, чем права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Этого же мнения придерживаются Е. А. Суханов, В. Н. Евдокимова и некоторые другие авторы.[467] Следовательно, формулировка ч. 4. п. 2. ст. 1028 ГК РФ должна быть изменена в интересах соблюдения единого порядка регистрации договоров о передаче прав на объекты патентного права и товарные знаки (знаки обслуживания).[468]

Таким образом, договор коммерческой концессии, включающий положения о передаче прав на использование вышеназванных объектов, должен пройти две регистрации. Регистрация договора в государственном органе, осуществляющем регистрацию правообладателя, является первичной, ибо ее отсутствие лишает стороны возможности ссылаться на договор, в том числе при обращении в Роспатент. Регистрация договора в Роспатенте может быть осуществлена только после первой регистрации. Причем выдача и оформление соответствующих лицензий (включая их регистрацию и уплату установленных пошлин) являются обязанностью правообладателя (п. 1. ст. 1031 ГК РФ).

Необходимость государственной регистрации договора не влияет на его действительность во взаимоотношениях правообладателя и пользователя, которых он связывает с момента заключения. Это можно рассматривать как исключение из общего правила, предусмотренного п. 3 ст. 433 ГК РФ. Вместе с тем для третьих лиц договор приобретает силу лишь с момента регистрации (ч. 3. п. 2. ст. 1028 ГК РФ). По видимому, речь здесь идет именно о первичной регистрации. Однако, как уже было отмечено, договоры на использование объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством и законодательством о товарных знаках, вступают в силу с момента их регистрации.[469] Лишь после такой регистрации указанные договоры порождают гражданские права и обязанности сторон. Иначе говоря, опять наблюдается несоответствие между нормами ГК РФ и нормативных актов в сфере промышленной собственности. Полагаем, что закрепление положения о вступлении договора коммерческой концессии в силу с момента осуществления всех необходимых регистраций было бы более логичным, поскольку соответствовало бы общим правилам заключения договоров о передаче права на использование объектов промышленной собственности.

Остановимся теперь на кратком анализе иных (наиболее распространенных) форм распоряжения товарным знаком. В связи с этим подчеркнем, что сам товарный знак не может являться вкладом в уставный капитал юридического лица в силу своего нематериального характера. Вкладом признается право пользования обозначением, передаваемое владельцем товарного знака обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Указанная позиция нашла отражение в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» от 1 июля 1996 г. (п. 17).[470]

Заметим, что при внесении права на товарный знак в уставный (складочный) капитал юридического лица первоначально необходимо: а) провести экспертизу правоустанавливающих документов на товарный знак (свидетельство; договор об уступке обозначения); б) установить факт передачи товарного знака посредством лицензионного договора другим лицам; в) определить возможность использования товарного знака в финансово-хозяйственной и производственной деятельности юридического лица в течение длительного периода.[471] Данное исследование позволяет сделать вывод о возможности внесения права на использование товарного знака в качестве вклада в уставный капитал.[472]

Оформление передачи права пользования товарным знаком при внесении в уставный капитал юридического лица должно, по нашему мнению, состоять из двух этапов: 1) принятие соответствующего решения на общем собрании участников (учредителей) общества или товарищества и подготовка учредительных документов, отражающих факт внесения права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал; 2) заключение лицензионного договора.

На первом этапе наибольшую сложность вызывают вопросы, касающиеся денежной оценки стоимости вносимого в качестве вклада права. Следует отметить, что проблема оценки объектов промышленной собственности, в том числе товарных знаков, при всей ее значимости, разработана довольно слабо. Это связано с тем, что объекты интеллектуальной собственности, в силу своей нематериальной природы, имеют достаточно низкую ликвидность. Конкретный объект, как правило, приобретается с определенной целью и под реализацию соответствующего коммерческого проекта. Следовательно, оцениваемая стоимость объекта интеллектуальной собственности является вероятностной величиной.

В настоящее время возможны два варианта денежной оценки права пользования товарным знаком, вносимого как вклад в уставный капитал. По общему правилу законодательство не требует заключения ни независимых, ни государственных органов при оценке вкладов (п. 6 ст. 66 ГК РФ). Следовательно, денежная оценка рассматриваемого имущественного права производится по соглашению между учредителями (участниками), определяясь простым голосованием. Экспертная оценка необходима при не достижении учредителями (участниками) соглашения по данному вопросу, а также если номинальная стоимость приобретаемой доли составляет более 200 установленных федеральным законодательством минимальных размеров оплаты труда (ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 14 января 1998 г.[473]).[474] При этом в качестве оценщиков выступают в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности[475] независимые специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление оценочной стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. В данном случае стоимость вносимого в качестве вклада в уставный капитал права на использование товарного знака оформляется отчетом об оценке объекта оценки (ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»).

При внесении в уставный капитал юридического лица права на использование товарного знака, оно подлежит оценке по рыночной стоимости (ст. 7 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»). Специальные стандарты по оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов были разработаны в рамках Российского общества оценщиков.[476] Другие общества оценщиков применяют собственные методики. Например, специалистами Межрегионального общества оценщиков промышленной собственности разработана «Методика оценки рыночной стоимости товарного знака», успешно используемая в случаях внесения в качестве вкладов прав на товарный знак в уставный капитал создаваемых юридических лиц.[477]

В соответствии с указанными методиками и стандартами при расчете рыночной стоимости товарного знака учитываются следующие факторы: прошлые затраты (стоимость разработки товарного знака, затраты на регистрацию и т. д.); рыночная новизна знака и ее динамика; состояние и прогноз расширения рынков сбыта товаров, маркируемых товарным знаком; изменение соотношения цен на продукцию правообладателя и цен на однородную продукцию фирм-конкурентов; наличие однородной продукции (собственного производства и конкурентов); наличие и сроки регистрации знака в странах экспорта; другие факторы.[478] Как видно, при оценке товарного знака в первую очередь принимаются во внимание обстоятельства, определяющие потенциальные сферы распространения оцениваемого обозначения. Вместе с тем в условиях динамики роста лицензионных соглашений можно принять во внимание и зарубежный опыт оценки стоимости товарных знаков. В США, например, определяющим оценочным фактором является выявление роялти по сделкам в отношении товарных знаков, которые можно сравнить с оцениваемым обозначением.[479]

В завершение вопроса об оценке стоимости права на товарный знак заметим, что в соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету права, возникающие из свидетельств на товарные знаки или лицензионных договоров на их использование, относятся к нематериальным активам организаций. Поэтому результаты расчета рыночной стоимости товарного знака оказывают существенное влияние на общую оценку нематериальных активов в составе основных средств и вложений юридического лица. Кроме того, объективная оценка вносимого права на использование товарного знака обусловливает стабильность имущественных взаимоотношений между участником (учредителем), внесшим указанное право в уставный капитал, и остальными участниками (учредителями) в процессе функционирования организации.

Для второго этапа оформления передачи права пользования товарным знаком при внесении его в уставный (складочный) капитал характерно, как отмечалось, заключение лицензионного договора.[480] В связи с отсутствием в законодательстве четкой регламентации, в отношении вопроса о сторонах такого соглашения в литературе высказаны разные мнения. Так, Е. А. Суханов полагает, что с обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности лицензионный договор может заключаться третьими лицами, а полученное на его основе право пользования этим объектом затем передается юридическому лицу.[481] В данном случае речь идет о предоставлении лицензиатом сублицензии юридическому лицу. Не соглашаясь с указанной точкой зрения, заметим, что в случае внесения в уставный капитал право на товарный знак, сохраняя свою особую гражданско-правовую природу, одновременно является составной частью имущества юридического лица, представляя в этом качестве объект правопреемства (при реорганизации) или взыскания его кредиторов. Поэтому более логично предположить, что производные права, в частности предоставление лицензиатом сублицензии на товарный знак, не могут использоваться в качестве вклада в уставный капитал.[482] Указанный вывод косвенно подтверждается толкованием п. 17 совместного постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. Таким образом, в качестве лицензиара должен выступать владелец товарного знака, а в качестве лицензиата – само юридическое лицо.

При внесении права на товарный знака в качестве вклада в уставный капитал создаваемой организации возникают неизбежные трудности технико-юридического свойства, ибо юридическое лицо как субъект права еще не существует, а следовательно, не может быть стороной заключаемого лицензионного договора. Ввиду отсутствия в законодательстве каких-либо указаний по данному вопросу, с учетом практики внесения в уставный капитал денежных взносов учредителей, выскажем мнение, что в качестве лицензиата должен выступать один из учредителей (учредители) создаваемого юридического лица. При этом в соглашении должно быть оговорено, что право на товарный знак вносится для юридического лица.

Если же хозяйственное общество создается одним лицом, то возможность заключения лицензионного договора, оформляемого внесение права на товарный знак в качестве вклада в уставный капитал, существует только после регистрации юридического лица. В качестве лицензиара в данном случае будет выступать владелец товарного знака (он же учредитель), а в качестве лицензиата – само юридическое лицо. На стадии создания юридического лица в данной ситуации заключение лицензионного договора представляется юридически невозможным, так как одно и то же лицо не может одновременно выступать в качестве лицензиата и лицензиара. Более того, в соответствии с Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака Роспатент проверяет соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона РФ о товарных знаках, в частности требования к сторонам лицензионного договора.

Важным условием рассматриваемого лицензионного соглашения является условие о сроке, в течение которого юридическое лицо может использовать товарный знак. По общему правилу указанный срок не должен превышать периода действия свидетельства на знак, однако на лицензиара может быть возложена дополнительная обязанность по продлению действия регистрации знака, что влечет увеличение срока использования обозначения организацией. В случае прекращения у юридического лица права использовать товарный знак до истечения срока, на который такое право было передано (например, если лицензиар не выполняет обязанность по продлению срока действия права на товарный знак, а также по другим причинам: признание регистрации товарного знака недействительной и т. п.), по нашему мнению, должны применяться последствия, зафиксированные в п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Формулировка п. 1 ст. 336 ГК РФ не исключает возможности залога исключительного права на использование товарного знака.[483] При этом залог указанного права возможен как отдельно, так и в составе имущественного комплекса (п. 2 ст. 340 ГК РФ). Например, если изготовитель продукции желает заключить с коммерческим банком кредитный договор, то в качестве гарантии возврата кредита можно использовать залог нематериальных активов должника, в частности имущественное право на товарный знак.

В договоре о залоге должна предусматриваться возможность должника пользоваться всеми правами владельца товарного знака, кроме уступки товарного знака третьему лицу или использования этого права как объекта залога в иных сделках (п. 1 ст. 346 ГК РФ; ст. 56 Закона о залоге).[484] Кроме того, договором может быть предусмотрено, что документы, подтверждающие право на товарный знак и его стоимость, не остаются у залогодателя (владельца товарного знака), а передаются во владение залогодержателя. Отметим, что характеристика прав и обязанностей сторон договора о залоге прав на объекты интеллектуальной собственности получила отражение в литературе.[485] Более проблематичным, на наш взгляд, является вопрос, касающийся обращения взыскания на заложенное имущественное право на товарный знак.

В соответствии с законодательством о залоге при невыполнении должником своих обязательств предмет залога должен быть продан с публичных торгов, что обеспечивает его реальную рыночную стоимость. Из полученной от продажи выручки покрываются требования залогодержателя. Отсюда следует важное правило: залоговая стоимость имущественного права на товарный знак должна быть меньше его предполагаемой стоимости.[486] Следует подчеркнуть, что процедура реализации указанного права, совпадая в основных чертах с установленным порядком реализации иных видов имущества, должна в деталях существенно отличаться от последнего. Помимо уступки права на товарный знак, необходимость которой можно предположить, предложены и иные возможности, с помощью которых можно удовлетворить требования залогодержателя по основному обязательству. Так, О. А. Городов считает, что необходимые средства можно получить и не уступая предмет залога, а проведя торги на право заключения лицензионного договора. В данном случае победитель конкурса (аукциона) должен уплатить установленную цену за лицензию, а полученные таким образом средства направляются на погашение обязательства перед залогодержателем.[487]

В свою очередь, Роспатент, вместо рассматриваемых договоров о залоге, предлагает заключать лицензионные договоры, ограничивающие на определенный период владельца товарного знака в распоряжении этим знаком. Однако такой договор не способен дать кредитору обеспечение его имущественного требования, хотя и может создать определенные неудобства для должника.[488]

Таким образом, существует потребность в нормативном опосредовании обобщения практики реализации имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности при обращении на них взыскания. Кроме того, нормы гражданского законодательства должны в полной мере учитывать особенности залога исключительных прав, обеспечивая возможность его полноценного применения.

В настоящее время, несмотря на всю привлекательность данной конструкции, залог права на товарный знак не нашел широкого практического применения. Объекты интеллектуальной собственности, в том числе и товарные знаки, не являются товарами широкого пользования. Более того, для реального использования товарного знака требуется не только формальное права, но и специальное оборудование, товары и т. д., которые остаются в собственности залогодателя. К тому же процедура оформления договора по уступке товарного знака является достаточно сложной и длительной. Следовательно, продать имущественное право на товарный знак с аукциона практически невозможно. Однако при наличии определенных условий залог имущественного права на товарный знак в принципе может использоваться в коммерческом обороте. К таким условиям можно отнести известность знака в отношении определенных товаров и среди определенных групп потребителей, а также наличие у обозначения реальной рыночной стоимости. Кроме того, избежать сложностей при использовании в качестве объекта залога права на товарный знак можно, если в договоре залога предусмотрена обязанность должника добросовестно выполнять все зависящие от него юридические и фактические действия по передаче прав на обозначение любому третьему лицу либо самому кредитору, если он воспользуется правом оставить за собой предмет залога.

В заключение остановимся на вопросе, касающемся оформления договора о залоге указанных прав. Договор залога исключительного права на товарный знак должен быть заключен в письменной форме. Сложнее решить вопрос о необходимости его регистрации. В литературе высказано мнение, что договоры о залоге прав на объекты промышленной собственности должны подлежать регистрации в Роспатенте.[489] Более того, в соответствии с Положением о Российском агентстве по патентам и товарным знакам (п. 6), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г.,[490] на Роспатент возлагается регистрация договоров о залоге имущественных прав на объекты промышленной собственности.

Вместе с тем в соответствии с ГК РФ (п. 3 ст. 339) регистрации указанных договоров не требуется и ее отсутствие не влияет на действительность соглашения о залоге.[491] Налицо противоречие между нормативными актами, устранить которое можно лишь при помощи корректировки отмеченной нормы Кодекса. Отсутствие необходимости регистрации договора залога исключительного права на товарный знак (и других исключительных прав) «значительно снижает ценность соответствующих реестров прав, поскольку они не могут более служить источником исчерпывающей информации о правах на регистрируемые объекты».[492]

Можно сделать вывод, что в рассмотренных формах передачи права на товарный знак заложены значительные коммерческие возможности. Однако некоторые формы распоряжения товарным знаком нельзя назвать продуктивными. Например, конструкция доверительного управления исключительными правами малопригодна для целей коммерческого использования, поскольку рассчитана на управление вещами либо имущественными комплексами.[493]

Глава 5

Защита права на товарный знак

5.1. Общие положения

Опираясь на существующий в отечественной цивилистике подход, можно определить защиту прав и законных интересов обладателей права на товарные знаки как совокупность предусмотренных законом мер, направленных на их восстановление или признание, пресечение их нарушений, применение к их нарушителям мер ответственности, а также механизм реализации этих мер. Таким образом, если правовая охрана товарных знаков осуществляется с помощью всей совокупности правовых норм, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное развитие отношений в сфере товарных знаков, то защита права на товарный знак – более узкое понятие, применяемое только к случаям нарушения указанного права.

Вопросы, касающиеся защиты права на товарный знак, в современных условиях приобретают особую актуальность, на что неоднократно обращалось внимание в юридической литературе.[494] Действительно, как показывает расширяющаяся практика использования товарных знаков в условиях рыночной экономики в нашей стране, выполнение всех необходимых требований при регистрации и использовании товарных знаков не может автоматически исключить возникновения различного рода споров и коллизий в данной области. Это обусловлено многими причинами, главными из которых, на наш взгляд, являются: специфика товарного знака как объекта интеллектуальной собственности; преднамеренное нарушение прав правообладателей третьими лицами; несовершенство отдельных норм законодательства по товарным знакам. Кроме того, усложняет ситуацию с разрешением сложных вопросов в сфере защиты права на товарный знак отсутствие достаточного опыта рассмотрения таких дел в судах.

Следует отметить, что не всякое несанкционированное использование чужого товарного знака является нарушением исключительного права правообладателя. В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» незаконным использованием товарного знака (нарушением исключительного права) признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения: а) на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и/или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; б) при выполнении работ, оказании услуг; в) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; г) в предложениях к продаже товаров; д) в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Под несанкционированным изготовлением товарного знака понимается отражение на материальном носителе визуально воспринимаемых охраноспособных элементов товарного знака. Несанкционированным применением товарного знака может быть помещение его на товаре и/или упаковке, использование товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках при демонстрации экспонатов. В свою очередь как несанкционированное предложение к продаже можно рассматривать публикацию объявлений о продаже товара, обозначенного незаконно используемым товарным знаком, рассылку каталогов с рекламой этого товара и т. д.

Под иным введением в гражданский оборот понимают любые действия, позволяющие третьему лицу незаконно использовать товарный знак, а также товар, им обозначенный, в коммерческих целях. А несанкционированное хранение, упомянутое в ст. 4 Закона РФ о товарных знаках, представляет собой создание запаса товаров, обозначенных незаконно используемым товарным знаком, с целью последующей их реализации.

Закон признает нарушением прав владельца товарного знака не только несанкционированное изготовление зарегистрированного обозначения, но и несанкционированное производство товара, обозначенного незаконно используемым товарным знаком. Данные разновидности незаконного использования чужого товарного знака встречаются довольно часто. В качестве примера можно привести дело, рассмотренное Санкт-Петербургским территориальным управлением Государственного комитета по антимонопольной политике РФ (ТУ ГКАП).[495] АОЗТ «Компания R-Style» производило картриджи для электронных игр, обозначенные товарным знаком «Game Boy», зарегистрированным в России на имя АОЗТ «Денди». АОЗТ «Денди» обратилось в ТУ ГКАП с заявлением о нарушении своих исключительных прав на товарный знак. На комиссии ТУ ГКАП «Компания R-Style» пояснила, что ее картриджи производятся в Японии компанией Nintendo, поэтому имеют маркировку «Game Boy». При этом из материалов дела вытекало, что указанный товарный знак зарегистрирован в Японии на имя фирмы Nintendo, а АОЗТ «Денди» является ее официальным дистрибьютором в РФ. Была произведена сравнительная экспертиза картриджей с маркировкой «Game Boy», реализуемых «Компанией R-Style», и картриджей с той же маркировкой, поставляемых в Россию фирмой Nintendo и реализуемых АОЗТ «Денди».

Экспертиза установила, что в первом случае имела место полуавтоматическая-полуручная технология монтажа навесных компонентов, а во втором – высокопроизводительная автоматизированная технология сборки с применением сотового метода. Этикетки на корпусах картриджей от «R-Style» были приклеены с различным отклонением от симметрии – признак наклейки вручную, а этикетки на картриджах от Nintendo приклеены симметрично, что является признаком применения автоматизированного оборудования. Надежность картриджей от Nintendo была оценена экспертами как значительно более высокая, чем надежность картриджей от «R-Style». Все эти данные позволили говорить о подделке, произведенной АОЗТ «R-Style», а также о несанкционированном изготовлении товара, обозначенного чужим зарегистрированным товарным знаком.

Заметим, что в настоящее время перечень нарушений исключительных прав на товарный знак существенно расширился, причем главным образом за счет несанкционированного использования товарных знаков в сети Интернет.[496] Это нашло отражение в новой редакции ст. 4 Закона РФ о товарных знаках, согласно которой нарушением исключительного права на товарный знак признается размещение товарного знака или сходного с ним обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. Полагаем, что данные правила сформулированы не достаточно четко. Первоначальная формулировка указанных положений в проекте Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках» была более удачной, хотя и вызывала определенную критику. Предлагалось считать нарушением прав владельца товарного знака «несанкционированное использование товарного знака во всемирной компьютерной сети Интернет, в том числе в наименовании домена, если вследствие этого лицо, нарушившее право, получило или могло получить доходы, приобрело или могло приобрести какие-либо преимущества в деловом обороте».

Полагаем, что закрепление данных положений в ст. 4 Закона РФ о товарных знаках было бы более предпочтительно, но при определенной корректировке.

1. Указание на факт (возможность) получения нарушителем доходов или преимуществ в деловом обороте как на обстоятельство, свидетельствующее о нарушении прав владельца товарного знака, обусловлено наличием соответствующего подхода как со стороны Международного бюро ВОИС,[497] так и со стороны исследующих этот вопрос зарубежных специалистов. Вместе с тем документ, разработанный ВОИС, закрепляет понятие «коммерческий эффект в конкретном государстве от использования обозначения в Интернете» с целью ввести в Интернет понятие территориальности. Это позволит применять национальное законодательство при решении спорных вопросов. Следовательно, при внесении соответствующих изменений в Закон РФ о товарных знаках необходимо указание на территорию, где лицо, нарушающее право на товарный знак, получило доходы или приобрело какие-либо преимущества, т. е. на территорию РФ.

2. Учитывая принцип специализации товарного знака, нужно иметь в виду, что лицо, зарегистрировавшее домен с очевидным использованием в нем чужого товарного знака, не нарушает Закона РФ о товарных знаках, если не использует этот домен путем размещения на нем информации о товарах и услугах, для которых зарегистрирован этот товарный знак, либо информации об однородных товарах. Заметим, что, отказывая ОАО «КАМАЗ» в иске о прекращении использования фирменного наименования и товарного знака истца в наименовании домена «kamaz.ru» в компьютерной сети Интернет, суд главным образом исходил из следующего. Сфера действия исключительного права на товарный знак ограничивается перечнем товаров и услуг, указанных в свидетельстве. Поэтому для признания действий ответчика правонарушением необходимо установить, что товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смешения, используются ответчиком при производстве тех товаров и оказании тех услуг, в отношении которых истцу обеспечивается соответствующая правовая защита. По мнению суда, при использовании после регистрации доменного имени, сходного с товарным знаком, в отношении других товаров и услуг истец не имеет исключительных прав. Таким образом, суд решил, что исключительное право истца в отношении товаров, однородных указанным в свидетельствах истца на товарные знаки, не является нарушенным. Специального закона, расширяющего права истца, по сравнению с Законом РФ о товарных знаках, не существует. Следовательно, исковые требования о прекращении использования товарного знака являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.[498]

Таким образом, правообладатель может требовать запрещения использования своего товарного знака в качестве чужого наименования домена в случае, когда при обращении к данному доменному имени пользователь сети получает доступ к информации, рекламирующей товары и услуги, имеющие соответствующий зарегистрированный товарный знак.[499] Как видно, на это обстоятельство также отсутствует указание в рассматриваемых положениях. Однако если в наименовании домена используется общеизвестный товарный знак, нарушением прав его владельца, на наш взгляд, будет считаться размещение на сайте информации о любых товарах (услугах).

Резюмируя изложенное, можно прийти к заключению, что рассматриваемое дополнение в Закон РФ о товарных знаках должно звучать следующим образом: «Нарушением исключительного права на товарный знак признается также несанкционированное использование товарного знака в Интернете, в том числе в наименованиидомена, путем размещения в домене информации о товарах и услугах, для которых зарегистрирован этот знак, либо об однородных товарах (услугах), если вследствие этого лицо, нарушившее право, получило или могло получить доходы, приобрело (могло приобрести) какие-либо преимущества в деловом обороте на территории РФ».

Однако решение в законодательстве по товарным знакам вопросов, касающихся использования и защиты товарных знаков в сети Интернет, не принесет желаемых результатов без законодательного определения правового режима сети (в том числе режима наименований доменов).

Резюмируя вышеизложенное, необходимо выделить следующие три признака нарушения прав на товарный знак.[500]

Во-первых, это факт несанкционированного использования чужого товарного знака или обозначения сходного с ним до степени смешения. В зависимости от степени воспроизведения различают такие формы незаконного использования, как контрафакция и имитация. Под контрафакцией понимают обычно буквальное повторение знака. Имитация означает не буквальное, а близкое воспроизведение знака. Идентичность тождественных обозначений в подавляющем большинстве случаев очевидна. А при определении сходства знаков, как правило, требуется заключение специалистов. При этом сходство знака устанавливается путем сопоставления незаконно используемого и охраняемого обозначения. В данном случае применяемым основным приемом является обращение к условной фигуре среднего покупателя.[501] Таким образом, для признания обозначений сходными до степени смешения должен быть сделан однозначный вывод, что риск смешения исследуемых обозначений отечественными потребителями при одновременном наличии товаров в продаже весьма велик и практически неизбежен.

Во-вторых, несанкционированное использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, должно осуществляться в отношении товаров, для которых знак индивидуализирован, или однородных товаров.

Как отмечалось, на сегодняшний день понятие однородности товаров как одно из условий охраны права на товарный знак не способно противостоять нарушениям в рассматриваемой области, получившим в России самые разнообразные формы. Одним из самых распространенных способов «пиратства» является использование и/или регистрация чужих, уже зарегистрированных знаков, но в отношении других товаров и услуг. Примером может служить судебное разбирательство, связанное с нарушением прав на товарный знак «Пивоваренной компании “Балтика”».[502]

В 1999 г. пивовары обратились в арбитражный суд с иском к владикавказской фирме, производящей водку «Балтика», дизайн которой был максимально приближен к дизайну этикеток известного пива. Цель подобной деятельности была очевидна – воспользоваться репутацией товарного знака «Балтика». Между тем достичь этого без порождения ассоциации между пиратской продукцией и высококачественными товарами, производимыми «Пивоваренной компанией “Балтика”», невозможно. Поэтому нарушение прав как владельца знака, так и потребителей было налицо. Ситуацию усложнила необходимость обоснования того, что пиво и водка – однородные товары, поскольку согласно МКТУ указанные товары относятся к разным классам. Для доказывания однородности потребовалась экспертиза ФИПС. Однако кассационная инстанция вынесла постановление в пользу владикавказской фирмы, отметив, что в данном случае нет однородности продукции.

Существует несколько выходов из указанной ситуации. Во-первых, возможна «сплошная» регистрация товарного знака по всем классам МКТУ. Вместе с тем такие действия являются уязвимыми с точки зрения принципа обязательного использования зарегистрированного знака. Во-вторых, в литературе предлагается законодательное закрепление вместо понятия «однородность» товаров понятие «возможность ассоциации».[503] По мнению специалистов, введение такого понятия поставит заслон «пиратской» деятельности в рассмотренной форме, так как главным критерием будет служить возможность породить представление у потребителя о существовании связи между «пиратскими» товарами и законным обладателем права на товарный знак.

Наконец, в-третьих, лицо, незаконно использующее товарный знак или товар, маркируемый чужим товарным знаком, должно преследовать цель введения знака или товара в гражданский оборот. Так, хранение товара, маркированного чужим товарным знаком, представляет собой нарушение прав на товарный знак, если оно осуществлялось с целью введения продукции в хозяйственный оборот.[504]

Проанализировав признаки нарушения права на товарный знак, отметим, что в соответствии с ГК РФ, Законом РФ о товарных знаках, Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и другими нормативными актами в рассматриваемой сфере для защиты права на товарный знак характерно применение главным образом юрисдикционной формы защиты. Вместе с тем не исключена возможность защиты указанного права и с помощью неюрисдикционных мер защиты, которые сводятся к самозащите гражданских прав и применению управомоченным лицом мер оперативного воздействия.[505] Таким образом, можно сделать вывод, что право на защиту, являясь самостоятельным субъективным правом, так же как и регулятивное право на товарный знак, состоит из двух правомочий: правомочия требования (возможность правообладателя (управомоченного лица) обратиться к компетентным органам с требованием понуждения обязанного лица к определенному поведению) и правомочия на совершение определенных действий самим обладателем права (возможность правообладателя защищать принадлежащее ему право собственными действиями фактического порядка либо применения юридических мер оперативного воздействия на нарушителя).[506]

По общему правилу защита права на товарный знак осуществляется в судебном (общем) порядке. Споры, связанные с нарушением права на товарный знак, сейчас отнесены к компетенции арбитражных судов.

Кроме того, нарушенные права владельцев товарных знаков могут защищаться в специальном, т. е. административном, порядке. Следует отметить, что защита гражданских прав в административном порядке путем обращения к вышестоящему органу или должностному лицу не типична для гражданского права. Поэтому в п. 2 ст. 11 ГК РФ отмечено, что защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Подчеркнем, что при осуществлении защиты права на товарный знак в законодательстве установлены широкие возможности для применения указанного порядка.[507]

Во-первых, в административном порядке рассматриваются возражения против регистрации товарного знака. Кроме того, путем подачи возражений могут быть обжалованы решения об отказе в регистрации товарных знаков, принятые по результатам экспертизы. Указанные возражения в настоящее время подаются в Апелляционную палату Роспатента с правом последующего обжалования принятого по возражению решения в Высшей патентной палате и суде. Так, в 2000 г. ФИПС был зарегистрирован товарный знак «Marti № 1» в отношении товаров 33-го класса (алкогольная продукция) на имя ЗАО «Русский инвестиционно-промышленный синдикат». Через некоторое время в Апелляционную палату Роспатента поступило заявление Международного концерна «Bacardi-Martini», владельца товарного знака «Martini», используемого для обозначения вермута. Апелляционная палата признала товарный знак «Marti № 1» сходным до степени смешения со знаком заявителя. Поэтому действие правовой охраны в отношении обозначения «Marti № 1» было прекращено в связи с признанием регистрации недействительной.[508]

Во-вторых, в административном порядке рассматриваются заявления владельцев товарных знаков в федеральный антимонопольный орган (территориальный орган) о нарушении правил добросовестной конкуренции. К примеру, по материалам проверки поступившего заявления ЗАО «Кодак А/О» компании Eastman Kodak Company Приморским территориальным управлением МАП России было возбуждено дело в отношении ООО «Экспресс-Кодак». Установив факт нарушения ст. 10 Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках, выразившийся в продаже товаров и оказании услуг с незаконным использованием в печатях, вывесках, оформлении помещений средств индивидуализации другого юридического лица в виде товарных знаков «Kodak» и «Kodak Express», зарегистрированных на имя Eastman Kodak Company, Приморское территориальное управление выдало ООО «Экспресс-Кодак» обязательное для исполнения предписание о прекращении действий, нарушающих права заявителя.[509]

В-третьих, владелец товарного знака имеет возможность обратиться за защитой своего нарушенного права в вышестоящий орган организации-нарушителя, если таковой у последней имеется.

К рассмотренным случаям применения административного порядка защиты права на товарный знак примыкает процедура обжалования неправомерных действий экспертов, нарушающих права заявителей. Названная процедура имеет место на практике, но не урегулирована законодательством РФ в отношении заявителей – юридических лиц, а в отношении заявителей – физических лиц урегулирована не полно.[510] Законодательный пробел в указанной сфере был восполнен разработкой и введением в действие внутренних нормативных актов Роспатента, регламентирующих процедуру рассмотрения жалоб на неправомерные с точки зрения заявителя действия экспертизы.[511]

Остановимся на некоторых проблемах, возникающих при применении административного порядка защиты, более подробно.

Работа Апелляционной и Высшей патентной палаты Роспатента осуществляется в рамках административной системы и регулируется Патентным законом РФ,[512] Законом РФ о товарных знаках и принятыми на их основе Правилами.[513] Поэтому делопроизводство в указанных органах имеет определенные отличия от требований делопроизводства в гражданском процессе.[514] В новой редакции Закона РФ о товарных знаках предложено вместо двух указанных административных юрисдикционных органов образовать один – Палату по патентным спорам. Значение данной новеллы проявляется в том, что: а) сокращается срок для обжалования в административном порядке; б) упраздняется двойной административный контроль в рамках федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности за правильностью принятых экспертизой решений; в) уменьшаются расходы заявителей на рассмотрение споров в административном порядке. Однако образование Палаты по патентным спорам не решает других проблем, которые были бы решены с созданием Патентного суда. Так, остается зависимость указанной структуры от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (например, в соответствии со ст. 43 Закона РФ о товарных знаках решения Палаты по патентным спорам утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности); решение Палаты может быть обжаловано в суд как решение, принятое административным органом; отсутствие в арбитражных судах квалифицированных специалистов будет и далее препятствовать нормальному рассмотрению споров в сфере товарных знаков и т. д.).[515] Таким образом, положительный опыт работы специализированных патентных судов в большинстве стран Европы, США отечественным законодателем не был принят во внимание.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и НМПТ”» возражения, жалобы и заявления, рассмотрение которых Апелляционной палатой Роспатента и Высшей патентной палатой Роспатента не завершено до даты вступления в силу указанного Федерального закона, рассматриваются ими до создания Палаты по патентным спорам. В свою очередь возражения, поступившие после вступления в силу данного документа, рассматриваются до создания палаты по патентным спорам Апелляционной палатой.

В большинстве случаев неправомерное использование товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, которая проявляется в форме как контрафакции, так и имитации. Недобросовестная конкуренция, запрещаемая антимонопольным законодательством России, приводит к присвоению конкурентом прибыли, обеспечиваемой чужим товарным знаком, а также наносит ущерб потребителю. Кроме того, Россия должна выполнять обязательства, вытекающие из ее участия в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В соответствии со ст.10 bis (2) Конвенции недобросовестной конкуренцией считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.[516] Отметим, что достаточно жесткие меры борьбы с недобросовестной конкуренцией предусмотрены в Соглашении по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS).

Согласно п. 2 ст. 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Среди указанных нарушений лидирующее место занимают противоправные действия по незаконному использованию товарных знаков. Между тем в соответствии с прежней редакцией п. 2 ст. 2 указанного документа Закон РСФСР о конкуренции на товарных рынках не распространялся на отношения, связанные с объектами исключительных прав, кроме случаев, когда соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение конкуренции. В связи с этим К. Ю. Тотьев отмечал, что данным исключением из сферы действия Закона о конкуренции на товарных рынках неправильно было бы обосновывать неприменение ст. 10 этого документа к нарушениям прав на интеллектуальную собственность, так как сам Закон о конкуренции на товарных рынках прямо допускает такое использование.[517] Однако нельзя не заметить, что ст.10 Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках более широко трактует недобросовестную конкуренцию с незаконным использованием объектов исключительных прав. Можно согласиться с Н. Фонаревой в том, что «здесь определяющим признаком является не наличие соглашения, а реализация (продажа) товара (работы, услуги) с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и проч.».[518] Следовательно, для единообразного применения Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках с учетом того, что незаконное использование объектов интеллектуальной собственности отвечает всем признакам недобросовестной конкуренции, необходимо внести уточнения в п. 2 ст. 2 указанного нормативного акта, приведя его в соответствие со ст. 10.

Заметим, что в целях снятия указанных противоречий и приведения п. 2 ст. 2 Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках в соответствие со ст. 10 указанного документа разработаны и приняты поправки к действующему законодательству, что позволит вывести борьбу с незаконным использованием товарных знаков на новый качественный уровень. Так, в ст. 2 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»» (в редакции Федерального закона от 9 октября 2002 г.) внесены существенные изменения. «Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с объектами исключительных прав, за исключением случаев, если соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение конкуренции либо приобретение, использование и нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности могут привести к недобросовестной конкуренции».

Владелец товарного знака, считающий, что его исключительное право на данное обозначение нарушено, может в соответствии со ст. 27 Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках обратиться в федеральный (территориальный) антимонопольный орган с просьбой о защите его нарушенного права. Средством защиты в этом случае является заявление, подаваемое в письменном виде с приложением документов, свидетельствующих о нарушении правил добросовестной конкуренции. Антимонопольный орган должен при рассмотрении дела выявить в действиях нарушителя признаки недобросовестной конкуренции. Во-первых, необходимо определить наличие конкурентных отношений между лицом, неправомерно использующим знак, и лицом, чье право на товарный знак нарушено.[519] Во-вторых, нужно установить факт продажи товара, обозначенного товарным знаком либо сходным обозначением, или иные случаи несанкционированного введения знака в гражданский оборот, предусмотренные ст. 4 Закона РФ о товарных знаках.

В связи с этим интересна сравнительно новая форма недобросовестной конкуренции – косвенная реклама запрещенной к рекламированию продукции с помощью использования своих товарных знаков. Вследствие того, что с 1 января 1996 г. согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона «О рекламе», на телевидении была запрещена реклама алкогольных напитков, табака и табачных изделий, некоторые крупные рекламодатели стали использовать в рекламе товарные знаки, зарегистрированные в отношении данной продукции (например, «Довгань», «Magna» и др.). ГАК РФ признал указанную рекламу незаконной, отметив, что использование товарных знаков в рекламе объективно привлекает внимание потребителей к товарам, обозначенным данным товарным знаком. Указанную позицию поддержал и Высший Арбитражный Суд РФ (Постановление № 1489/97 от 27 мая 1997 г. по делу, связанному с использованием в рекламе товарного знака «Довгань»).[520] Указанный случай свидетельствует о пресечении новой формы недобросовестной конкуренции, с помощью которой предприниматели стремились обойти законодательные запреты и своих конкурентов, честно их соблюдающих.

Наконец, третьим признаком недобросовестной конкуренции является факт того, что использование товарного знака противоречит требованиям Закона РФ о товарных знаках, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости, так как недобросовестной конкуренцией признаются противоправные действия.

Признаки недобросовестной конкуренции в форме использования чужого товарного знака можно проиллюстрировать следующим примером. В ГАК РФ поступило заявление корпорации «Майкрософт» (США) о недобросовестной конкуренции по отношению к ней АОЗТ «Виза». Отмечалось, что корпорация действует на территории РФ и является обладателем зарегистрированных в РФ товарных знаков «Виндоуз» (Windows) и «Майкрософт» (Microsoft). Фирма «Виза», действуя на этой же территории, продает однородные товары (цифровые компакт-диски), а следовательно, является конкурентом. При этом указанная фирма распространяла среди потенциальных покупателей перечень предназначенных для продажи цифровых компакт-дисков, используя товарные знаки корпорации «Майкрософт». Согласно заключению эксперта товарные знаки имелись и в программах на приобретенных в ходе контрольной закупки компакт-дисках, а кроме того, присутствовали на упаковке. Комиссия ГАК РФ, установив, что корпорация не заключала договоров с фирмой «Виза» на использование товарных знаков «Виндоуз» и «Майкрософт», решила, что действия указанной фирмы нарушают ст. 10 Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках в части продажи товара с незаконным использованием средств индивидуализации продукции, выдав предписание о прекращении нарушения. Согласно данному предписанию, АОЗТ было обязано прекратить продажу компакт-дисков и по требованию покупателей расторгнуть договоры купли-продажи в порядке, предусмотренном законодательством.[521]

Таким образом, для пресечения недобросовестной конкуренции в форме незаконного использования чужого товарного знака наличие фактического ущерба не является обязательным. Нарушением признается действие хозяйствующего субъекта, противоречащее законодательству. Взыскания причиненных убытков правообладатель может добиться только в арбитражном суде. При этом судебный орган не связан предписанием антимонопольного органа и правомочен выносить самостоятельные решения в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Так как факты незаконного использования товарных знаков чаще всего квалифицируются как недобросовестная конкуренция, владельцы указанных обозначений обращаются за защитой своих нарушенных прав в Министерство по антимонопольной политике РФ (МАП РФ) и его территориальные органы даже тогда, когда вполне применим в соответствии со ст. 45 Закона РФ о товарных знаках судебный порядок защиты прав на товарный знак (т. е., когда товарный знак является зарегистрированным). Нормы законодательства о недобросовестной конкуренции могут применяться и в случаях, если споры возникают в отношении незарегистрированных товарных знаков, в том числе и тех обозначений, заявки на регистрацию которых поданы в Роспатент. С одной стороны, объектом недобросовестных действий становятся знаки, принадлежащие известным иностранным фирмам, выходящим на российский рынок.[522] С другой стороны, в антимонопольные органы за защитой своих прав могут обращаться владельцы обозначений, считающие, что применяемые ими знаки могут быть отнесены к общеизвестным. В этом случае в соответствии со ст.10 Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках они должны доказать, что использование подобных обозначений третьими лицами способно ввести в заблуждение потребителей относительно места изготовления, потребительских свойств и качества товара.

Завершая анализ указанных случаев применения административного порядка защиты права на товарный знак, отметим, что предписания антимонопольных органов о прекращении нарушения и устранении его последствий не во всех случаях обеспечивает в полной мере защиту прав и интересов владельцев товарных знаков. В большинстве ситуаций, как показывает практика, недобросовестные предприниматели имеют свидетельства о регистрации на свое имя спорных товарных знаков. Поэтому можно приветствовать закрепление в Законе РФ о товарных знаках нового способа защиты права на товарный знак – требования о признании недействительной правовой охраны товарного знака вследствие признания действий обладателя права на обозначение актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 10 Закона РСФСР о конкуренции на товарных рынках, решения антимонопольного органа, касающиеся нарушения положений п. 2 указанной статьи в части индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, направляются в федеральный орган исполнительной власти в области патентов и товарных знаков для решения вопроса о досрочном прекращении действия регистрации объекта исключительных прав или о признании регистрации этого объекта недействительной в порядке, установленном законодательством в сфере товарных знаков. При этом в Законе РФ о товарных знаках в отношении случаев недобросовестности действий правообладателя закреплена лишь возможность признания регистрации недействительной. Следовательно, между положениями вышеназванных законодательных актов имеет место явное несоответствие.

Полагаем, что, учитывая исследованные ранее различия между основаниями прекращения правовой охраны знака, нужно четко разграничивать случаи, когда возможно при недобросовестности действий правообладателя досрочное прекращение права на товарный знак, а когда регистрация должна быть признана недействительной. Видимо, если право на товарный знак сразу было предоставлено в нарушение действующего законодательства, регистрация обозначения должна признаваться недействительной. Если же решение соответствующего органа о прекращении правовой охраны товарного знака связано исключительно с незаконностью действий владельца: злоупотреблением своим правом на товарный знак, недобросовестной конкуренцией, то действие регистрации должно быть прекращено досрочно. Поэтому в ст. 29 Закона РФ о товарных знаках нужно включить новое основание прекращения правовой охраны обозначения – на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае признания действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции.

Международная практика свидетельствует, что значительную роль в защите интересов владельцев товарных знаков играют таможенные органы. Один из ключевых моментов Соглашения ТРИПС – обеспечение таможенными органами стран-участниц охраны исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу (ст. 51–60). В частности, указанное Соглашение предусматривает использование тех же административных процедур по задержанию на границе товаров с поддельным товарным знаком, какие применяются в отношении контрафактной продукции. Таким образом, осуществление надлежащей защиты объектов интеллектуальной собственности (в том числе товарных знаков) таможенными органами при проведении таможенного контроля за перемещением товаров через таможенную границу является одной из основных предпосылок присоединения России к Соглашению TRIPS, ее вступлению в ВТО и требует внесения изменений в Таможенный кодекс России.

В настоящее время таможенная служба РФ применяет следующую схему защиты правообладателей.[523] Лицо, имеющее право на зарегистрированный товарный знак, обращается в управление тарифного и нетарифного регулирования Государственного таможенного комитета РФ (УТНР ГТК РФ) с заявлением о защите. Указанный орган в соответствии со ст. 20 Таможенного кодекса РФ[524] и Положением о Государственном таможенном комитете РФ[525] рассматривает заявления обладателей прав на зарегистрированные обозначения и принимает решение об обеспечении защиты товарного знака. Соответствующие товарные знаки вносятся в реестр ГТК РФ на срок до одного года, который может быть продлен, но не более чем на срок предоставления знаку правовой охраны на территории РФ. После внесения в реестр УТНР ГТК РФ направляет соответствующую информацию в региональные таможенные управления и таможни центрального подчинения, которые доводят ее до нижестоящих таможенных органов и заинтересованных лиц. Данная информация может сопровождаться сведениями или документами, содержащими характерные признаки товарного знака, позволяющие идентифицировать легальные и контрафактные товары.

При выявлении признаков нарушения прав на товарные знаки таможенные органы в обязательном порядке проводят таможенный досмотр. Результаты досмотра оформляются актом, в котором указываются сведения о маркировке товаров и/или их упаковки товарными знаками, а также о фирменных наименованиях и способе упаковки. В случае обнаружения нарушений прав владельцев охраняемых обозначений таможенные органы информируют об этом правообладателей, органы МВД и Прокуратуры России.[526] Таким образом, в рамках действующего законодательства таможенные органы не могут осуществлять действенных мер по непосредственному предотвращению нарушений прав на товарные знаки, ибо Таможенный кодекс четко не регламентирует формы такой работы указанных органов. Действенный механизм, способный пресечь массовый ввоз на территорию России товаров, сопровождаемых чужими товарными знаками, а также обозначениями, сходными с ними до степени смешения, сейчас отсутствует.

Следовательно, развитие законодательства по пресечению недобросовестной конкуренции должно охватить не только нормативные акты по товарным знакам, но и таможенное законодательство. Полагаем, что усиление таможенного контроля в целях создания эффективного режима защиты товарных знаков должно обеспечивать:

1) право таможенным органам изымать фальсифицированные товары, ввезенные в страну или произведенные внутри ее, независимо от мест обнаружения;

2) возможность задержания на границе нелегальных товаров, а также применения к их владельцам иных мер административного, гражданского или уголовного характера (в зависимости от обстоятельств).

5.2. Гражданско-правовые способы защиты прав владельцев товарных знаков

Защита прав обладателей исключительных прав на товарные знаки осуществляется с помощью характерных способов защиты, под которыми понимаются «закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя».[527] Способы защиты права на товарный знак, предусмотренные в общем виде в ГК РФ (ст. 12) и конкретизированные в Законе РФ о товарных знаках (ст. 46), неоднородны по своей юридической природе, что оказывает существенное влияние на возможности их реализации.

Заметим, что в соответствии в распространенной в литературе точкой зрения способы защиты гражданских прав принято подразделять на меры защиты и меры ответственности.[528] При этом меры ответственности, в отличие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю субъективного права и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения нарушителя определенных прав или возложения на него дополнительных обязанностей.[529] В свою очередь для применения мер ответственности необходим лишь сам факт неисправного поведения лица независимо от наличия вины. Таким образом, среди способов защиты права на товарный знак можно выделить: меры гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, выплата денежной компенсации, взыскание неустойки);[530] меры гражданско-правовой защиты (признание права на товарный знак; пресечение действий, нарушающих право на товарный знак; публикацию судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; удаление с контрафактных товаров, их упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения; признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности и др.).

Выбор способов защиты права на товарный знак зависит от сферы нарушения прав владельцев товарных знаков. Так, если права последних нарушены в рамках заключенных договоров, способы защиты определяются прежде всего самим договором и сводятся, как правило, к взысканию неустойки, возмещению убытков, а также расторжению договоров в одностороннем порядке.

В качестве примера можно привести случай из практики. СП «Пронто—Москва» заключило договор о совместной деятельности с СП «Пронто—Минск», на основании которого фирме «Пронто—Минск» было передано, помимо необходимого программного обеспечения, право на использование товарного знака «Из рук в руки». При этом владельцем обозначения являлось московское предприятие. Вследствие неоднократного нарушения договора СП «Пронто—Москва» запретило контрагенту использовать его товарный знак, а также подало иск о расторжении договора с СП «Пронто-Минск». Московский арбитражный суд не только расторг договор, но и взыскал с ответчика около 20 тыс. долл. неустойки. После этого представители СП «Пронто—Москва» подали в Хозяйственный суд Минска иск о запрете использования СП «Пронто—Минск» товарного знака «Из рук в руки», ибо ответчик продолжал пользоваться указанным обозначением, лишь немного изменив его форму. Требования истца судом были удовлетворены.[531]

Анализ арбитражной практики показывает, что наиболее распространенными во внедоговорной сфере способами защиты, вытекающими из нарушенного права на товарный знак, являются требования о прекращении дальнейшего незаконного использования обозначения и опубликовании судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.[532]

Следует подчеркнуть, что применение такого способа защиты, как требование владельца товарного знака о прекращении нарушения возможно и в целях предотвращения готовящегося правонарушения (например, когда незаконно маркируемый чужим товарным знаком товар лишь готовится к реализации на территории страны).[533] Судебная практика свидетельствует, что иски о пресечении нарушения права на товарный знак могут быть предъявлены к нескольким ответчикам как самостоятельно, так и в рамках одного дела, но каждый из них несет ответственность за свои неправомерные действия по введению товара, обозначенного несанкционированным товарным знаком, в хозяйственный оборот.[534]

Г. Сухова отмечает, что участие в деле нескольких ответчиков не означает множественности сторон в обязательстве по возмещению ущерба. Каждый нарушитель возмещает только те убытки, которые нанесены его неправомерными действиями.[535] Однако необходимо учитывать, что одним из условий принуждения нарушителя к возмещению убытков является его вина. Поэтому если нарушитель сможет доказать свою невиновность, то взыскать с него убытки нельзя. Можно применить лишь такую меру гражданско-правовой защиты, как требование владельца товарного знака о прекращении нарушения, для реализации которой необходим лишь сам факт нарушения исключительного права на товарный знак. Указанные соображения можно проиллюстрировать делом, приведенном в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» (п. 4). Часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечения нарушения прав на товарный знак к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы, маркированные товарным знаком, принадлежащим заводу. Возражая против иска, ответчик ссылался на то, что он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией. Суд не согласился с доводом ответчика о том, что ответственность перед часовым заводом должен нести производитель данных часов. Отметив, что действия производителя часов и комиссионного магазина представляют собой самостоятельные нарушения прав владельца товарного знака, арбитражный суд удовлетворил иск к ответчику, обязав его снять с реализации часы с товарным знаком истца. Судя по всему, в данной ситуации комиссионный магазин действовал невиновно, следовательно, с него нельзя было взыскивать какие-либо убытки, даже если истец потребовал бы их возмещения.

Однако в практике использования товарных знаков примеры непреднамеренного применения обозначений достаточно редки. В большинстве случаев незаконная маркировка осуществляется сознательно, с целью воспользоваться достигнутыми другими компаниями коммерческими преимуществами. Поэтому одним из наиболее значимых способов защиты права на товарный знак является возмещение причиненных убытков. Вместе с тем анализ судебных дел показывает, что владельцы товарных знаков практически не прибегают к такому способу защиты. На наш взгляд, в первую очередь это связано с трудностью определения размера убытков, на возмещение которых может претендовать потерпевший.

В соответствии с гражданским законодательством (п. 2 ст. 15 ГК РФ) под убытками понимаются расходы, произведенные лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также не полученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Закрепленный гражданским законодательством принцип полного возмещения убытков действует и в отношении рассматриваемых нарушений.[536] При этом обладатель права на товарный знак должен, помимо обоснования размера причиненных убытков, доказать наличие причинной связи между действиями нарушителя и причиненными убытками.

При рассмотрении исков о нарушении прав на товарные знаки у правообладателей и судов нередко возникают трудности с выбором методики для подсчета конкретного размера убытков. Учитывая, что в законодательстве РФ пока отсутствуют правовые нормы, регулирующие размеры денежного возмещения убытков от нарушения исключительных прав на товарный знак, можно использовать для решения этого принципиального вопроса как различные отечественные методики, так и зарубежный опыт. Между тем размер убытков, исчисленный в соответствии с различными методиками, является нередко столь внушительным,[537] что противоречит здравому смыслу и вынуждает судей искать другие пути.

Полагаем, что при решении данной проблемы логичнее обратиться к зарубежному опыту, тем более что «суды западных стран отличаются в этом вопросе от наших … большим опытом и отлаженностью процедуры».[538]

Таким образом, к реальным расходам обладателя права на товарный знак можно отнести затраты на операции по установлению факта нарушения, судебные издержки, расходы на рекламу для ликвидации последствий дезориентации потребителей и т. п.[539] Кроме того, при разрешении рассматриваемых споров нужно учитывать, что «в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права» (п. 10 постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» от 1 июля 1996 г.[540]). При этом необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых может быть предоставлена смета затрат на устранение нарушения права на товарный знак (например, стоимость публикаций, разъясняющих другим участникам коммерческого оборота и потребителям, что ответчик незаконно использовал товарный знак истца и т. п.).

Однако в основном обладатель права на товарный знак несет убытки в виде упущенной выгоды.[541] К примеру, в деле № А56-17254/97, рассмотренном Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, истец (ЗАО «Медико-биологический НПК “Цитемед”»), помимо других исковых требований, просил взыскать с ответчика (ОАО «Самсон») 1 213 063 600 руб. упущенного дохода в связи с несанкционированным использованием товарных знаков «Эпиталамин», «Простатилен», принадлежащих истцу.[542]

В определенной мере облегчает обоснование размера упущенной выгоды положение, зафиксированное в п. 2 ст. 15 ГК РФ, согласно которому «если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, права которого нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше чем такие доходы». По мнению экспертов Роспатента, такой способ можно применять при наличии отягчающих обстоятельств, в том числе в случае демонстративного пренебрежения нормами законодательства в сфере промышленной собственности.[543] Заметим, что указанный метод расчета упущенной выгоды широко используется и в зарубежной практике.[544]

Однако, несмотря на внешнюю простоту, приведенный подход к расчету упущенной выгоды приемлем далеко не всегда. С одной стороны, возможны ситуации, когда нарушитель вообще не получает прибыли, либо ее размер практически недоказуем. С другой стороны, может сложиться так, что полученные нарушителем доходы не идут ни в какое сравнение с потерями потерпевшего. Поэтому, на наш взгляд, при расчете упущенной выгоды целесообразнее использовать другие методы расчета:

1. Определение размера лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить правообладатель в случае приобретения нарушителем лицензии на его использование. При этом, если к моменту нарушения обладатель права на товарный знак имел лицензионное соглашение с третьими лицами, в основу иска о возмещении ущерба могут быть положены реальные ставки установленного роялти. В остальных случаях возмещение в форме роялти рассчитывается на основе средних ставок сложившихся в отрасли.[545] Кроме того, как отмечал Г. Штумпф, «при исчислении лицензионного вознаграждения как основы суммы возмещения убытков возможно увеличение по принципу начисления коммерческого процента уже на основе того, что нарушитель, в отличие от лицензиата, производит отчет и платежи не в установленное время, а значительно позднее».[546]

2. Определение убытков по принципу: одна единица товара (продукции), реализованная с использованием чужого товарного знака, приравнивается к одной единице товара (продукции), не реализованной владельцем знака (правообладателем);[547]

3. Доказывание уменьшения объема продажи товаров владельцем знака и определение упущенной по этой причине прибыли.

Заметим, что ни один из упомянутых подходов к определению размера упущенной выгоды не противоречит законодательству. Однако при определении размера убытков нельзя сочетать друг с другом разные методы расчета, поскольку требование может быть признано только по одному из оснований. Вместе с тем можно сделать предположительное сравнение объема убытков, исчисленного по каждому из трех методов, например для обоснования минимального размера убытков.

В соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках (п. 4 ст. 46) правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тыс. до 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

В случае использования указанного метода возмещения убытков истец должен доказать лишь сам факт нарушения его имущественных прав, но не обязан обосновывать размер убытков. Поэтому полагаем, что большинство правообладателей будет прибегать именно к этому способу защиты исключительного права на товарный знак.

При определении конкретного размера компенсации суды должны учитывать размер прибыли нарушителя, степень его вины, предполагаемый размер убытков потерпевшего, а также некоторые другие обстоятельства.

Широко применяемым способом защиты права на товарный знак является опубликование судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. Отметим, что юридические лица – правообладатели могут восстановить свою деловую репутацию только с помощью указанной специальной меры. Текст, место и время опубликования судебного решения должны быть определены самим судом. При этом арбитражный суд должен выяснить, в какой из газет появилось объявление об услугах с использованием чужого товарного знака, а также территорию распространения этого печатного издания. К примеру, Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, удовлетворив исковые требования ООО «Зоообозрение» к фирме «Досуг» и ОАО «Ленэкспо» о запрещении использования товарного знака «Зооиндустрия», принадлежащего истцу, в решении указал, что «помимо требований о прекращении нарушения защита осуществляется путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. После регистрации ООО “Зоообозрение” товарного знака “Зооиндустрия” разместили рекламу выставок ОАО “Ленэкспо” под названием “Зооиндустрия” журналы “Друг” и “Кот и пес”. Именно их редакции обязаны на основании ст. 35 Закона о средствах массовой информации бесплатно и в предписанный срок опубликовать вступившее в законную силу решение суда по настоящему делу… Публикация настоящего решения в газетах “Невское время” и “Санкт-Петербургские ведомости” означала бы превышение пределов необходимой защиты и преследовала бы скорее рекламные цели».[548]

Кроме того, суд может принять во внимание и другие обстоятельства (в частности, общеизвестность знака). Так, учитывая всероссийскую известность пива «Жигулевское», суд счел обоснованными требования истца о публикации судебного решения в таком центральном издании, как «Российская Газета».

Длительное время большую сложность представляло применение такого способа защиты, как уничтожение знака в случае, когда он, по существу, неотделим от товара (например, если в качестве товарного знака зарегистрирована форма изделия). Заметим, что к применению указанной меры существовали различные подходы как в доктрине, так и в судебной практике. К примеру, А. П. Сергеев считал, что по смыслу закона, если уничтожение изображения товарного знака невозможно без причинения существенного вреда товару, последний подлежит уничтожению.[549] Г. Сухова, напротив, отмечает отсутствие возможности применения в данном случае гражданского законодательства по аналогии со ссылкой на ст. 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»,[550] согласно которой суд может принять решение об уничтожении контрафактного товара, поскольку фактически это ведет к прекращению права собственности по основанию, прямо не предусмотренному законом.[551] Этот подход к решению указанного вопроса разделялся и судебной практикой.[552]

Первая точка зрения по данной проблеме представляется более верной. Заметим, что уничтожение контрафактных товаров предусмотрено в качестве правового способа защиты соглашением TRIPS. Зафиксирована указанная санкция и в специальном законодательстве по товарным знакам большинства зарубежных стран.[553] Поэтому вполне закономерно, что в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 46 новой редакции Закона РФ о товарных знаках защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется путем удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

Таким образом, тогда, когда по решению суда контрафактные предметы подлежат уничтожению либо взыскиваются в доход государства, данная санкция носит административно-правовой характер. В случае, если по заявлению потерпевшего контрафактные товары, этикетки, упаковки передаются ему, это следует рассматривать как одну из форм возмещения причиненных убытков.

Наконец, наиболее редко применяемым способом защиты права на товарный знак является требование правообладателя, права которого оспариваются или не признаются третьими лицами, по официальному признанию прав на обозначение. Споры такого рода обычно возникают на базе реорганизации юридических лиц, если в ее ходе нечетко определены права и обязанности вновь возникших организаций.[554] Кроме того, как отмечалось выше, иск о признании права может быть заявлен лицом, претендующим на предоставление охраны его знаку без регистрации в силу общеизвестности обозначения на территории РФ.

Рассмотрев гражданско-правовые способы защиты прав на товарный знак, в заключение отметим, что за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров действующим законодательством установлена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Уголовная ответственность за незаконное использование указанных объектов интеллектуальной собственности наступает только в случае, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Наличие крупного ущерба будет определяться судом, исходя из конкретных обстоятельств дела. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным (если деяние причинило крупный ущерб) умыслом. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Пункт 2 ст. 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Данное преступление наказывается штрафом в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Таким образом, действующее законодательство содержит достаточную регламентацию форм, средств и способов защиты права на товарный знак. Однако не все возможности, заложенные в нормах Закона РФ о товарных знаках, а также в других законодательных актах, в настоящее время реализуются на практике.

Заключение

В условиях значительной реформации гражданского законодательства, необходимости адекватного правового опосредствования рыночной экономики некоторые правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации требуют серьезного переосмысления. Заканчивая рассмотрение современных проблем гражданско-правового регулирования товарных знаков, необходимо сформулировать основные выводы и рекомендации.

1. Анализ системы современного отечественного законодательства по товарным знакам показывает, что значительная нормотворческая работа в данной области в настоящее время не может считаться завершенной. Необходимость в совершенствовании Закона РФ о товарных знаках и ряда других нормативных актов обусловлена постоянным динамичным развитием общественных отношений по поводу регистрации, использования и защиты товарных знаков, а также другими причинами.

2. Легальное определение товарного знака, закрепленное в действующем законодательстве, требует некоторых уточнений, отражающих: во-первых, критерии охраноспособности товарного знака ввиду отсутствия прямого указания на них в Законе РФ о товарных знаках, а также в целях приближения понятийного аппарата в сфере товарных знаков к понятийному аппарату, относящемуся к охране других объектов промышленной собственности; во-вторых, значимость рекламной функции товарного знака в современных условиях; в-третьих, специфику правового статуса субъектов права на товарный знак.

3. Проанализировав нормы Закона РФ о товарных знаках, можно выделить следующие признаки товарного знака: условное обозначение, новизна, различительная способность, регистрация в Роспатенте. Иные критерии охраноспособности товарного знака, предлагаемые в литературе, не опираются на какие-либо законодательные предписания.

В процессе рассмотрения специфики каждого из признаков товарного знака, с учетом практики реализации норм законодательства в данной сфере, отмечены недостатки формального подхода к их применению. В этой связи сделан вывод о том, что при регистрации обозначений, ранее уже используемых в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров и обладающих определенной известностью, но вышедших из употребления к моменту истребования правовой охраны третьим лицом, нужно учитывать возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и его качества. Кроме того, регистрацию подобных обозначений следует расценивать как недобросовестную конкуренцию. Поэтому в Законе РФ о товарных знаках необходимо установить определенный срок ожидания регистрации для лица иного, чем прежний владелец товарного знака или его правопреемник. Такой срок не может быть менее трех лет с даты прекращения действия регистрации на имя прежнего правообладателя. При этом в случаях признания регистрации товарного знака недействительной либо прекращения действия права на товарный знак вследствие неиспользования обозначения, правило о сроке ожидания регистрации применяться не должно.

4. Анализ правового режима общеизвестных товарных знаков в России позволяет сделать вывод об актуальности охраны указанных обозначений в отношении неоднородных товаров, а также о необходимости определенной корректировки в этих целях Закона РФ о товарных знаках. С точки зрения действующего законодательства по товарным знакам предложены критерии общеизвестности товарных знаков в РФ. При этом основным критерием общеизвестности товарного знака в России является широкая известность товарного знака среди соответствующих групп населения, а в качестве дополнительных выступают критерии интенсивного использования знака на территории РФ и устойчивая связь между общеизвестным знаком и изготовителем определенных товаров.

5. На основе сравнительного анализа товарных знаков со сходными объектами интеллектуальной собственности можно заключить, что наиболее близкими по правовой природе товарными знаками являются фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров. Главная ценность указанных объектов, объединенных в одном институте правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, состоит в создании с их помощью здоровой конкурентной среды путем индивидуализации как отдельных предпринимателей, так и их товаров. Вместе с тем отмеченные отличия товарных знаков от других средств индивидуализации позволяют выделить группу норм, регламентирующих правовую охрану товарных знаков, в самостоятельный субинститут в рамках указанного института.

6. К основаниям возникновения правовой охраны товарных знаков в РФ можно отнести:

а) государственную регистрацию товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

б) международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к нему;

в) использование общеизвестного знака в коммерческом обороте без специальной регистрации.

Право на общеизвестный знак должно возникать в силу его широкого интенсивного использования на территории РФ и полученной тем самым известности. Закрепленный в настоящее время в законодательстве подход к определению основания возникновения права на общеизвестный знак представляется неверным, ибо, по сути, он сводится к государственной регистрации общеизвестных обозначений, что не соответствует нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Следовательно, решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным сборам) об общеизвестности знака не должно иметь правоустанавливающего характера, независимо от того, охраняется ли товарный знак в России на основании государственной регистрации, или в соответствии с Мадридским соглашением, либо такой охраны не имеет, если речь идет о товарных знаках стран – участниц Парижской конвенции.

7. Основания для отказа в регистрации товарного знака представляют собой установленные законодательством ограничения, не позволяющие регистрировать в качестве товарного знака соответствующие обозначения или не позволяющие регистрировать в целом охраноспособные обозначения в определенной ситуации.

Учитывая практику применения Закона РФ о товарных знаках, можно прийти к заключению, что четкой грани между абсолютными и относительными основаниями для отказа обозначению в регистрации провести нельзя, какой бы критерий не использовался в основе такого деления. Следовательно, необходимость в указанной дифференциации ограничений в регистрации отсутствует, что и должно найти отражение в Законе РФ о товарных знаках.

Целесообразность закрепления в Законе РФ о товарных знаках либо в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (в редакции приказа Роспатента от 19 декабря 1997 г.) точных указаний о порядке проверки заявленного обозначения по основаниям для отказа в регистрации, указанным в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, обусловлена как несовершенством ряда положений данного документа, так и случаями регистрации обозначений, нарушающей права третьих лиц. В этой связи сделан вывод о том, что, во-первых, исследование обозначения на соответствие его требованиям, закрепленным в абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, должно проводиться при проверке товарного знака на новизну в рамках экспертизы заявленного обозначения; во-вторых, исследование на охраноспособность товарных знаков, тождественных обозначениям, зафиксированным в абз. 3, 4 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, при наличии документов, подтверждающих согласие на их использование соответствующих лиц, необходимо производить в общем порядке. При этом указанные документы должны прилагаться к заявке и проверяться при проведении формальной экспертизы обозначения.

8. В зависимости от возникающих правовых последствий основания прекращения правовой охраны товарных знаков целесообразно разделить на две группы: 1) основания прекращения действия регистрации знака; 2) основания признания регистрации знака недействительной. Указанные группы оснований различаются и по другому критерию: право на товарный знак признается недействительным в результате существенного нарушения требований законодательства по товарным знакам в процессе регистрации обозначения, а погашение права на знак происходит в случаях, не связанных с нарушением норм Закона РФ о товарных знаках при регистрации знака.

9. Исследовав природу и содержание права на товарный знак как сложного юридического образования, можно прийти к заключению, что указанное право является исключительным, абсолютным и имущественным субъективным правом. При этом субъективное право на товарный знак состоит из двух правомочий: правомочия требования и правомочия на собственные действия. Анализ временных и предметных границ права на товарный знак предоставляет возможность сделать выводы, во-первых, о целесообразности закрепления в Законе РФ о товарных знаках более точного указания на момент возникновения права на товарный знак, который можно приурочить к дате опубликования сведений о государственной регистрации; во-вторых, о том, что в условиях распространения практики регистрации известных обозначений для товаров, относящихся к иным классам МКТУ, формально не противоречащей Закону РФ о товарных знаках, но нарушающей права владельцев подобных знаков, необходимо производить оценку сходства товаров как с применением указаний на класс товара, так и с использованием различных признаков товаров, позволяющих отнести их к однородным.

10. Исследование случаев применения административного порядка защиты права на товарный знак показывает, что нормы законодательства о недобросовестной конкуренции могут применяться и в случаях, если споры возникают в отношении незарегистрированных товарных знаков. Вместе с тем предписания антимонопольных органов о прекращении нарушения не во всех случаях обеспечивают в полной мере защиту прав владельцев товарных знаков. В этой связи представляется перспективным применение таких способов защиты права на товарный знак, как требование о признании недействительной правовой охраны знака либо требование о досрочном прекращении права на товарный знак вследствие признания действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции.

Действенным способом защиты права на товарный знак, достаточно редко применяемым на практике, является возмещение убытков. Учитывая трудности, возникающие при определении размера убытков, на возмещение которых может претендовать потерпевший, с учетом зарубежного опыта к наиболее оптимальным методам расчета упущенной выгоды можно отнести: а) определение размера лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить обладатель права на товарный знак в случае приобретения лицензии на его использование; б) доказывание уменьшения объема продажи товаров правообладателем и определение прибыли, упущенной по этой причине; в) определение убытков по принципу: одна единица товара (продукции), реализованная с использованием чужого товарного знака, приравнивается к одной единице товара (продукции), не реализованной правообладателем.

Библиографический список использованной литературы

I. Нормативные материалы

1. Конституция РФ. М., 1994.

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) // Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарий. М., 1994.

3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891 г.) // Интеллектуальная собственность: В 2 книгах. Книга 2: Промышленная собственность / Сост. В. Ф. Чигир. Минск, 1997.

4. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (1957 г.) // Международные соглашения по охране промышленной собственности. М., 1968.

5. Найробский договор об охране олимпийского символа (1981 г.) // Интеллектуальная собственность. Книга 2. Промышленная собственность. Минск, 1997.

6. Протокол к Мадридскому соглашению (1989 г.) // Интеллектуальная собственность. Книга 2: Промышленная собственность. Минск, 1997.

7. Договор о законах по товарным знакам (1994 г.) // Интеллектуальная собственность. Книга 2: Промышленная собственность. Минск, 1997.

8. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (1994 г.) // International Investment Instruments: A Compendium. Volume I. New York; Geneva: United Nations, 1996.

9. Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая, третья. М., 2002.

10. Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 3 июня 1991 г. // Ведомости ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 864.

11. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. // Ведомости ВС РФ. 1991. № 16. Ст. 499; 1992. № 32. Ст. 1882; № 34. Ст. 1966; СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 1977; № 51. Ст. 4974; Российская газета. 1998. 12 мая; СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 124; СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 2; № 12. Ст. 1093; Российская газета. 2002. 12 окт.

12. Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. // Ведомости ВС РФ. 1992. № 23. Ст.1239.

13. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. (в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г.) // Ведомости ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2322; Российская газета. 2002. 17 дек.

14. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. // Ведомости ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 3220.

15. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках» // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 13. Ст. 128.

16. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. // Ведомости ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ. 1995. №. 51. Ст. 4970.

17. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. // Ведомости ВС РФ. 1993. № 26. Ст. 966; СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1143; СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3832.

18. Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 г. М., 2000.

19. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. // Ведомости ВС РФ. 1993. № 32. Ст.1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст.2866.

20. Федеральный закон «О рекламе» от 14 июня 1995 г. М., 2000.

21. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672; Российская газета. 2001. 9 авг.

22. Закон РФ «О музейном фонде РФ и музеях РФ» от 24 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2591.

23. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. М., 2001.

24. Уголовный кодекс РФ. М., 2000.

25. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 17 июля 1998 г. // Российская газета. 1998. 7 авг.

26. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 13 июля 2001 г. // Российская газета. 2001. 10 авг.

27. Декрет СНК РСФСР «О пошлине на товарные знаки» от 15 августа 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 59. Ст. 648.

28. Постановление ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий» от 17 июля 1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 33. Ст. 332.

29. Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках» от 10 ноября 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 75. Ст.939.

30. Постановление СНК СССР «О товарных знаках» от 18 июля 1923 г. // Известия ЦИК. 1923. № 174. 7 авг.

31. Постановление ЦИК СССР «О товарных знаках» от 12 февраля 1926 г. // СЗ СССР. 1926. № 11. Ст.80.

32. Положение о фирме, утв. ЦИК И СНК СССР 22 июня 1927 г. // СЗ СССР. 1927. № 40. Ст. 395.

33. Постановление ЦИК и СНК СССР «О производственных марках и товарных знаках» от 7 марта 1936 г. // СЗ СССР. 1936. № 13. Ст.113.

34. Постановление СМ СССР «О товарных знаках» от 15 мая 1962 г. // СП СССР. 1962. № 7. Ст. 59.

35. Положение о товарных знаках, утв. Комитетом по делам открытий и изобретений 23 июня 1962 г. // Вопросы изобретательства. 1967. № 7.

36. Положение о товарных знаках, утв. Госкомизобретений 8 января 1974 г. // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. М., 1983.

37. Положение о патентных поверенных, утвержденное постановлением СМ РФ от 17 февраля 1993 г. // Интеллектуальная собственность. 1993. № 7–8.

38. Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, утв. постановлением СМ РФ 12 августа 1993 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 34. Ст. 3182; СЗ РФ. 1994. № 18. Ст. 2088; 1996. № 34. Ст. 4123; 1997. № 16. Ст.1902; № 34. Ст. 3993; 1998. № 14. Ст. 1601; Российская газета. 2002.

18 янв.

39. Правила продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак, утв. Роспатентом 16 сентября 1993 г. // Интеллектуальная собственность. 1993. № 9–10; Патенты и лицензии. 1998. № 11.

40. Положение о Государственном таможенном комитете РФ // СЗ РФ. 1994. № 27. Ст. 2854; 1999. № 38. Ст. 4533.

41. Правила составления, подачи и рассмотрения возражений в Апелляционной палате Роспатента, утв. Роспатентом 1 апреля 1995 г. // Интеллектуальная собственность. 1995. № 7–8.

42. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г. // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1996. № 4; Интеллектуальная собственность. 1998. № 3.

43. Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утв. Роспатентом 26 сентября 1995 г. // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств. 1996. № 2; Патенты и лицензии. 1998. № 11.

44. Правила аннулирования регистрации товарного знака при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака, утв. Роспатентом 27 июля 1996 г.// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1996. № 4; Патенты и лицензии. 1998. № 11.

45. Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции, утвержденные постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. № 14, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Госстандарта России от 20 октября 1999 № 54; от 5 июля 2002 г. № 54 // Справочная система «Консультант».

46. Постановление Правительства РФ «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 19 декабря 1996 г. // Справочная система «Консультант».

47. Постановление Правительства РФ «О принятии Договора о законах по товарным знакам» от 1 дек. 1997 г. // Справочная система «Консультант».

48. Постановление Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок» от 17 мая 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 21. Ст. 2487; 1997. № 38. Ст. 4395; 1998. № 43. Ст. 5352.

49. Положение о Российском агентстве по патентам и товарным знакам, утв. постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12.

50. Положение о Высшей патентной палате Роспатента, утв. Правительством РФ от 30 марта 1998 г. // Интеллектуальная собственность. 1998. № 3.

51. Правила подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Роспатента, утв. Роспатентом 21 мая 1998 г. // Интеллектуальная собственность. 1998. № 5–6; 1999. № 2.

52. Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ, утв. Роспатентом 17 марта 2000 г. // Патенты и лицензии. 2000. № 7.

53. Письмо ГТК РФ № 01–06/33259 «О защите прав интеллектуальной собственности» от 16 ноября 2000 г. // Справочная система «Гарант».

54. Положение о лицензировании оценочной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ 11 апреля 2001 г. // Российская газета. 2001. 18 апр.

55. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утв. Министерством финансов 16 окт. 2000 г. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 4.

56. Правила по метрологии «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма», утвержденные приказом Госстандарта России от 26 ноября 2001 г. № 477 // Российская газета. 2002. 21 февр.

57. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ и Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии № 107/109 об отмене Инструкции о порядке маркирования знаками соответствия с учетной информацией к ним, защищенными от подделок, товаров и продукции, реализуемых на территории РФ, и учете их движения от 19 апреля 2002 года // Российская газета. 2002. 29 мая.

58. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях, утв. постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 28 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях» от 24 апреля 2002 г. // Российская газета. 2002. 13 авг.

59. Постановление Правительства РФ № 494 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию» от 4 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 27. Ст. 2706.

60. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства имущественных отношений РФ № 673/204 «Об утверждении Порядка пользования федеральным казенным предприятием “Союз-плодимпорт” товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принадлежащими Российской Федерации» от 26 августа 2002 г. // Российская газета. 2002. 5 сент.

II. Специальная литература

1. Адуев А. Н. Вопросы практики регистрации товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1969. № 8.

2. Адуев А. Н., Белогорская Е. М. Товарный знак и его правовое значение. М., 1972.

3. Адуев А. Н. Правовое регулирование товарных знаков. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1972.

4. Адуев А. Н. Некоторые вопросы создания эффективных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1974. № 2.

5. Алексеева О. О требованиях, предъявляемых Патентным ведомством к перечню товаров и услуг // Интеллектуальная собственность. 2000. № 11.

6. Алексеева О. Л. Когда товарный знак способен ввести в заблуждение? // Патенты и лицензии. 2001. № 12.

7. Алексеева О. О видах споров, подведомственных ФИПС, и административной процедуре их разрешения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 1.

8. Альшулер Л. Н., Николаева В. В. Обозначение одно. Сколько будет владельцев? // Патенты и лицензии. 1999. № 9.

9. Ариевич Е. А. Новизна обозначений, заявляемых для регистрации в качестве товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1979. № 10.

10. Ариевич Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1984.

11. Ариевич Е. А. Отказы экспертизы по заявкам на регистрацию товарных знаков: практика последних лет // Вопросы изобретательства. 1988. № 7.

12. Ариевич Е. А. Высшая патентная палата и товарные знаки // Российская юстиция. 1998. № 8.

13. Ариевич Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. 2000. № 9.

14. Асламова В. Ф., Мурая Н. Д. Практика экспертизы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 4.

15. Баршев В. «Обычный конкурент» // Российская газета. 1999. 6 авг.

16. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. М., 1999.

17. Богуславский М. М. Продажа и покупка лицензий в СССР // Советское государство и право. 1968. № 5.

18. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М., 1977.

19. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. СПб., 2001.

20. Верина О. ГК РФ о понятии и условиях договора по лицензионным соглашениям на объекты интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. 1996. № 1–2.

21. Веркман К. Дж. Товарный знак: создание, психология, восприятие. М., 1986.

22. Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968.

23. Власова В. А. Структура субъективного гражданского права. Ярославль, 1998.

24. Восканян Р. С., Волков С. И. Беседы о товарных знаках. Лицензирование // Патенты и лицензии. 1993. № 9–10.

25. Восканян Р. С. Товарный знак: использование и аннулирование регистрации // Патенты и лицензии. 1998. № 11.

26. Вранцева Е., Герасимов А. Обзор адвокатской практики // Коммерсантъ-DAILY. 1996. № 81.

27. Восканян Р. С. Общеизвестные товарные знаки // Патенты и лицензии. 1999. № 11.

28. Гаврилов Э. П. О разграничении товарных знаков и промышленных образцов // Вопросы изобретательства. 1973. № 4.

29. Гаврилов Э. П. О правовой охране товарных знаков в СССР // Охрана изобретений и товарных знаков. Правовые и экономические проблемы. Рига, 1975.

30. Гаврилов Э. П. Некоторые вопросы охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1978. № 1.

31. Гаврилов Э. П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 2001. № 3.

32. Гвинепадзе А. Д., Наумов Б. П. Автоматизация экспертизы товарных знаков // Патенты и лицензии. 2000. № 12.

33. Гендлин В. Бизнес ждет нашествия двойников // Коммерсант-Daily. 1995. 27 дек.

34. Горленко С. А., Шатров В. П. Некоторые вопросы правовой охраны и применения коллективных знаков // Вопросы изобретательства.1972. № 6.

35. Горленко С. А. О принципе обязательного использования товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1973. № 9.

36. Горленко С. А. Решение задачи повышения качества продукции и охрана наименований мест происхождения товаров // Вопросы изобретательства. 1981. № 9.

37. Горленко С. А. Рыночная экономика требует новых подходов // Вопросы изобретательства. 1990. № 8.

38. Горленко С. А. Правовая охрана наименований мест происхождения. М., 1994.

39. Горленко С. А. Регистрация объектов прав третьих лиц в качестве товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12.

40. Горленко С. А. Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков // Патенты и лицензии. 1997. № 5.

41. Горленко С. А. Реализация права пользования наименованием места происхождения товара // Патенты и лицензии. 1998. № 11.

42. Горленко С. А. Правовая охрана географических указаний // Патенты и лицензии. 1999. № 11.

43. Горленко С. А. Международные соглашения и правоотношения в области товарных знаков // Патенты и лицензии. 2000. № 11.

44. Горленко С. А., Ложкина Н. В. Коллективные знаки: есть проблемы // Патенты и лицензии. 2001. № 6.

45. Городисский М. Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972.

46. Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., 1999.

47. Грешнева Н. П. Выявление общеизвестных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1989. № 4.

48. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. Е. А. Васильева. М., 1993.

49. Гражданское право. Учебник. Т. 1 / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 2001.

50. Гражданское право. Учебник. Ч. 2 / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 1997.

51. Гражданское право. Учебник. Т. 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М., 1998.

52. Гражданское право. Т. II. Полутом 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М., 2000.

53. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О. М. Козырь, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова. М., 1996.

54. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972.

55. Григорьев А. Н. Может ли географическое наименование стать товарным знаком? // Интеллектуальная собственность. 1994. № 7–8.

56. Григорьев А. Н. Соотношение товарного знака и географического указания // Патенты и лицензии. 1994. № 7–8.

57. Григорьев А. Различительная способность – главный критерий охраноспособности товарного знака // Интеллектуальная собственность. 1994. № 5–6.

58. Григорьев А. Европа: охрана географических указаний // Интеллектуальная собственность. 1994. № 1–2.

59. Григорян С. А. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности // Государство и право. 2000. № 4.

60. Гукасян Л. Охрана интеллектуальной собственности // Закон. 1999. № 7.

61. Даринская Г. Г. Интеллектуальная собственность – гарант инвестиций // Патенты и лицензии. 1999. № 12.

62. Дементьев В. Н. Временные границы действия права на товарный знак // Патенты и лицензии. 2002. № 7.

63. Джермакян В. Страсти вокруг аспирина // Интеллектуальная собственность. 1995. № 1.

64. Джермакян В. Противоречие общественным интересам как основание для отказа в регистрации товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 5–6.

65. Дозорцев В. А. О проекте раздела V ГК РФ «Исключительные права» // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 1.

66. Дозорцев В. А. Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 3, 6.

67. Евдокимова В. Н. Рынок лицензий в России: состояние, проблемы, перспективы // Патенты и лицензии. 1997. № 5.

68. Евдокимова В. Н. Франшиза и договор коммерческой концессии // Патенты и лицензии. 1998. № 1.

69. Еременко В. Содержание и природа исключительных прав // Интеллектуальная собственность. 2000. № 4.

70. Ефанов Б., Ермаков М. Известные имена в товарных знаках // Вопросы изобретательства. 1993. № 3–4.

Завидов Б. И. Защита гражданских прав по законодательству России // Арбитражный и гражданский процесс. 2000. № 1.

71. Зайцева Е. А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.

72. Золотарев Б. Ю. Из истории правовой охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1967. № 10.

73. Интеллектуальная собственность. Основные материалы: В 2 ч. Новосибирск, 1993.

74. Интеллектуальные активы: идентификация, оценка, управление // Интеллектуальная собственность. 2000. № 5.

75. Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972.

76. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование / Под ред. А. Д. Корчагина. М., 1995.

77. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М., 2000.

78. Калятин В. О. Особенности использования исключительных прав в Интернете // Юридический мир. 2000. № 11.

79. Калятин В. О. Залог исключительных прав // Патенты и лицензии. 2001. № 6.

80. Киневская Е. С. Роспатент – патентные поверенные: полезный диалог // Патенты и лицензии. 2001. № 1.

81. Кирий Л. Л. Интернет и товарные знаки // Патенты и лицензии. 2000. № 11.

82. Клык Н. Л. Содержание субъективного права // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву. Л., 1983.

83. Козырев А. Н. Оценка интеллектуальной собственности. М., 1997.

84. Кокрус А. Ю., Койтель Х. Х. Охрана промышленной собственности. Таллин, 1980.

85. Комаров Л. О необходимости и новых возможностях защиты прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 2000. № 1.

86. Комментарий к ГК РФ, части второй / Под ред. О. Н. Садикова. М., 1996.

87. Комментарий к части второй ГК РФ / Под ред. В. Д. Карповича. М., 1996.

88. Кононенко Ю. Об участии Апелляционной палаты Роспатента в судебных спорах по вопросам охраноспособности товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12.

89. Кононенко Ю. В., Пелих А. Н. Высшая патентная палата России: дел хватает // Патенты и лицензии. 2000. № 12.

90. Конов Ю. Оценка рыночной стоимости товарного знака // Интеллектуальная собственность. 1999. № 2.

91. Конов Ю. Масштабы и основные показатели оценки убытков от нарушения прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 2000. № 12.

92. Коняев Н. И. Право на товарный знак и промышленный образец. Куйбышев, 1984.

93. Корчагин А. Д. К вопросу о возможности национализации российских товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 2000. № 10.

94. Корчагин А. Д., Горленко С. А. Защита отечественных товаропроизводителей с помощью товарных знаков // Патенты и лицензии. 1999. № 5.

95. Кравченко В. Домен – не адрес, а средство идентификации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 2.

96. Красавчиков О. А. Ответственность, меры защиты и санкции в современном гражданском праве // Сборник ученых трудов. Вып. 39. Свердловск, 1975.

97. Крашенинников Е. А. Структура субъективного права и право на защиту // Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль, 1979.

98. Кренделева Е. В. Проблема регистрации в качестве товарных знаков географических наименований // Проблемы права интеллектуальной собственности в современных условиях. Хабаровск, 2000.

99. Кузнецова О. Недобросовестная конкуренция в рекламе: законодательство и практика его применения // Закон. 1999. № 7.

100. Кулаков Ю. И. Новое Положение о товарных знаках // Вопросы изобретательства. 1974. № 7.

101. Кулаков Ю. И. Международное сотрудничество и международная регистрация товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 4.

102. Левицкая Э. Д., Сергеев В. М. Разработка и использование серии словесных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 7.

103. Магомаева А. Защита от пиратов XXI века // Наука и жизнь. 2001. № 7.

104. Мамиофа И. Э. Понятие и определение товарного знака // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1981.

105. Мельников В. Защита обозначений: звук, запах, цвет // Интеллектуальная собственность. 1997. № 5–6.

106. Мельников В. Рассмотрение в арбитражном суде дела о товарном знаке «Большое путешествие» // Интеллектуальная собственность. 1998. № 3.

107. Мельников В. Охрана товарных знаков, воспроизводящих фамилии // Интеллектуальная собственность. 1998. № 5–6.

108. Мельников В. Толкование статуса общеизвестного знака // Интеллектуальная собственность. 1998. № 4.

109. Мельников В. Неохраноспособные обозначения (термины) и обозначения, признанные охраноспособными // Интеллектуальная собственность. 2000. № 5.

110. Мельников В. Возражения и протесты вокруг проблем ЕТЗ // Справочная система «Консультант».

111. Мещеряков В. Высшая патентная палата или патентный суд? // Российская юстиция. 1996. № 11.

112. Минков А. М. Интеллектуальная собственность, доменные имена и Е – commerce // Международное право – International low. М., 2000.

113. Моисеева Е. Защита от незаконного использования товарных знаков // Закон. 1999. № 7.

114. Москович А. Товарные знаки // Ономастика. М., 1969.

115. Мэггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. М., 2000.

116. Нефедова Л. Д. Товарные знаки и их роль в управлении качеством продукции. М., 1982.

117. Наумов В. Б. Защита прав на интеллектуальную собственность в Интернете // Патенты и лицензии. 2001. № 4.

118. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.

119. Орлова В. В. Общеизвестные товарные знаки в России // Патенты и лицензии. 1995. № 9.

120. Орлова В. В., Кирий Л. Л. Товарные знаки в Интернете // Патенты и лицензии. 1999. № 8.

121. Орлова В. В., Грешнева Н. П., Радченко Н. А. Как составить перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака // Патенты и лицензии. 1999. № 3.

122. Орлова В. В. Фирменное наименование и товарный знак: соотношение прав // Закон. 2000. № 4.

123. Орлова В. В. Что нового в охране товарных знаков? // Патенты и лицензии. 2000. № 11.

124. Осокин А. А. Правовое содержание коммерческого обозначения // Патенты и лицензии. 2000. № 12.

125. Осокин А. Правовой статус наименований доменов: соотношение наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 7.

126. Павлинская А. П. Товарный знак. Л., 1974.

127. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Рекламная деятельность. М., 1999.

128. Пергамент О. О товарных знаках и исключительном праве пользования ими // Вестник виноделия. 1900. № 11.

129. Перова Т. Проблемы, связанные с рассмотрением заявлений о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 1.

130. Петрова Т. Экспертиза товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 2000. № 3.

131. Петрова Т. Д. Признание товарных знаков общеизвестными // Патенты и лицензии. 2001. № 11.

132. Петров И. Я. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской деятельности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000.

133. Петров И. А. Охрана товарных знаков в Российской Федерации. М., 2002.

134. Печенкин М., Селиверстов А., Честной А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав, вытекающих из патента // Интеллектуальная собственность. 1995. № 11–12.

135. Пиленко А. Право изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и международном праве). Т. 1. СПб., 1902.

136. Пиленко А. А. Право изобретателя. М., 2001.

137. Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак // Патенты и лицензии. 2001. № 2.

138. Пискулова Ю. В., Шокина Л. И. Товарный знак и экология // Патенты и лицензии. 1999. № 3.

139. Правовая охрана интеллектуальной собственности. Учебное пособие / Под ред. В. Н. Дементьева. М., 1995.

140. Прозоровская Е. В. Закон о товарных знаках: нужны перемены // Патенты и лицензии. 2000. № 12.

141. Рабец А. П. О некоторых аспектах правовой охраны общеизвестных товарных знаков // Правоведение. 2001. № 2.

142. Радченко Н. А. Выделение заявки и разделение регистрации товарного знака //Патенты и лицензии. 2000. № 9.

143. Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л.,1926.

144. Разина О. Из практики нарушения прав на промышленную собственность // Экономика и жизнь. 1999. № 41.

145. Розен Я. С. Товарные знаки. СПб., 1913.

146. Ротберг Г. Х., Фельман Я. Д. Товарный знак разработки – рычаг внедрения новой техники // Материалы третьей Прибалтийской конференции по патентным и лицензионным вопросам. Вып. 1. Рига, 1968.

147. Рыкова И. В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры. М., 2000.

148. Саленко Л. П. Вопросы правовой охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1981. № 9.

149. Саленко Л. П. Значение и особенности правового положения общеизвестных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1988. № 12.

150. Самойлова Т. Canon и Tesco под ударом // Русский фокус. 2001. № 24.

151. Самойлова Т. «Балтика» возвращает украденное имя // Русский фокус. 2002. № 1.

152. Санников А. Фирменный стиль как объект авторского права // Интеллектуальная собственность. 1995. № 7–8.

153. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М., 1969.

154. Свядосц Ю. И. Коллективные товарные знаки в советском законодательстве и практике // Вопросы изобретательства. 1982. № 10.

155. Сергеев А. П. Право на фирменное наименование и товарный знак. СПб., 1995.

156. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999.

157. Сергеев А. П. О проекте раздела V «Право интеллектуальной собственности» (исключительные права) части третьей ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 1.

158. Сергеев В. М. Применение формулы дискламации при регистрации товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1973. № 3.

159. Сергеев В. М. Практика обеспечения правовой охраны товарных знаков. Т. 3. Л., 1976.

160. Сергеев В. М. Действие права на товарный знак во времени // Вопросы изобретательства. 1978. № 4.

161. Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1977.

162. Сергеев В. М. Фирменное наименование как объект правовой охраны // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1978.

163. Сергеев В. М. Экспертиза товарных знаков. Л., 1984.

164. Сергеев В. М. О правовой охране знаков обслуживания // Вопросы изобретательства. 1987. № 12.

165. Сергеев В. М. Как защитить товарный знак в России // Патенты и лицензии. 1993. № 9–10.

166. Сергеев В. М. Предупредительная маркировка для товарных знаков // Патенты и лицензии. 1998. № 11.

167. Сергеев В. М. Как совершенствуется экспертиза товарных знаков // Патенты и лицензии. 2000. № 11.

168. Серго А. Интернет. Споры о доменных именах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 3; 4.

169. Серов С. И., Марач В. В. Виды и формы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 8.

170. Серов С. И., Марач В. В. Объемные товарные знаки // Вопросы изобретательства. 1976. № 12.

171. Силонов И. Право на логотип // Бизнес-адвокат. 1999. № 5.

172. Скибневский А. Ю. Произведения изобразительного искусства и товарные знаки // Патенты и лицензии. 2000. № 7.

173. Скорняков Э. П. Охрана товарных знаков с элементами географического характера // Патенты и лицензии. 2000. № 3.

174. Смирнова Н. В., Эмиров Э. Х. Использование МКТУ: есть проблемы // Патенты и лицензии. 1999. № 3.

175. Смирнов В. II часть ГК с точки зрения патентоведа // Интеллектуальная собственность. 1997. № 7–8.

176. Спор о товарном знаке «аспирин» // Патенты и лицензии. 1994. № 5–6

177. Сухова Г. О некоторых вопросах защиты права на товарный знак // Хозяйство и право. 1998. № 4.

178. Табастаева Ю., Крекель Я. Защита средств индивидуализации от незаконного использования в Интернете // Хозяйство и право. 2000. № 6.

179. Тернер А. Применение положений Парижской конвенции и Соглашения TRIPS, относящихся к товарным знакам // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12.

180. Томашев В. Целесообразность корректировки Закона о товарных знаках для повышения эффективности охраны фирменных наименований // Интеллектуальная собственность. 1999. № 2.

181. Тотьев К. Ю. Конкурентное право. Учебник. М., 2000.

182. Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М., 1985.

183. Усков В. Охраноспособность товарного знака. Ч. 2 // Образование и бизнес. 2000. № 41.

184. Фонарева Н. Предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции // Закон. 1999. № 7.

185. Хейфец И. Я. Промышленные права и их значение в Союзе ССР и на Западе. М., 1930.

186. Хурматуллин В. В. Интеллектуальная собственность как товар. М., 1999.

187. Чепелевецкий А. М. Продажа и покупка лицензий. М., 1967.

188. Шахназаров А. М. Товарный знак и его охрана. М., 1923.

189. Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891.

190. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М., 1994.

191. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995.

192. Шестимиров А. А., Фролова Л. Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. М., 1989.

193. Шитиков В. Н. О фирменном наименовании, или Как превратить Золушку в королеву бала // Патенты и лицензии. 1998. № 11.

194. Шмонина С. Собственное имя физического лица как объект правовой охраны // Интеллектуальная собственность. 1999. № 3.

195. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.

196. Щербакова А. Продавец спиртного пользуется лазейкой в законодательстве // Интеллектуальная собственность. 2000. № 2.

197. Энгельмейер П. К. Руководство к привилегированию изобретений. СПб., 1911.

198. Эпштейн М. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 2.

199. Эпштейн М. Я. Каковы же критерии однородности товаров? // Патенты и лицензии. 2002. № 6.

III. Материалы судебно-арбитражной практики и другие источники

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ по гражданским делам. Издание второе. М., 2000.

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» от 29 июля 1997 г. // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12.

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о залоге» от 15 января 1998 г. // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.

4. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ № 11 «О некоторых вопросах подведомственности арбитражным судам споров, связанных с применением Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”» от 27 января 1997 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. Издание второе. М., 2000.

5. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 1.

6. Вестник ВАС РФ. 2000. № 7.

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2001 г. по делу о проверке конституционности п. 2 ст. 16 Закона РФ «О сертификации продукции и услуг» в связи с жалобой гражданина В. П. Редекопа // Российская газета. 2001. 8 дек.

8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2001 года № 1192/00 // Вестник ВАС РФ. 2001. № 5.

9. Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков: Восьмая редакция. Общая часть. 1–е изд. М., 2001.

10. Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков: Восьмая редакция. Ч. I: Перечень товаров и услуг, объединенных в классы. 1-е изд. М., 2001.

11. Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков: Восьмая редакция. Ч. II: Алфавитный перечень товаров: В 2 т. 1-е изд. М., 2001.

12. Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков. Восьмая редакция. Ч. III: Алфавитный перечень услуг. 1-е изд. М., 2001.

13. Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”».

14. Проект V Раздела третьей части ГК РФ «Исключительные права», подготовленный Рабочей группой // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 1.

15. Проект V Раздела третьей части ГК РФ «Право интеллектуальной собственности», подготовленный Альтернативной группой // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 1.

16. Итоговый проект части четвертой ГК РФ // www.internet-law.ru.

17. Справочные системы «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс».

Об авторе

Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент.

В 1991 г. окончила юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Закончив аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета по кафедре гражданского права, в 2002 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в России».

С 1991 г. занимается преподавательской деятельностью на юридическом факультете Дальневосточного государственного университета.

Автор 15 научных публикаций, посвященных вопросам охраны объектов промышленной собственности.

Примечания

1

Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. С. 10.

2

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1977. С. 120–121.

3

Рыкова И. В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры. М., 2000. С. 42.

4

Например, К. Дж. Веркман выделяет семь функций, среди которых стимулирование потребителя купить товар, донесение до потребителя информации об изделии и др. (см.: Веркман К. Дж. Товарный знак: создание, психология, восприятие. М., 1986. С. 37–42).

5

См., напр.: Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М., 1969. С. 14–18; Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М., 2000. С. 345; и др.

6

Свядосц Ю. И. Указ. соч. С.18.

7

Наряду с экономическими функциями товарного знака выделяют функцию, которая носит правовой характер и называется охранительной (см.: Адуев А. И., Белогорская Е. М. Товарный знак и его правовое значение. М., 1972. С. 25–26).

8

Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.

9

Российская газета. 2002. 17 дек.

10

www.internet-law.ru

11

Петров И. Я. Правовое регулирование товарных знаков в предпринимательской деятельности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 3–4.

12

Подробнее см.: Павлинская А. Л. Товарный знак. Л., 1974. С. 9.

13

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. С. 264.

14

Розен Я. С. Товарные знаки. СПб., 1913. С. 4.

15

СУ РСФСР. 1918. № 59. Ст. 648.

16

СУ РСФСР. 1919. № 33. Ст. 332.

17

СУ РСФСР. 1922. № 75. Ст. 939.

18

Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л.,1926. С. 21.

19

Известия ЦИК СССР. 1923. № 174. 7 авг.

20

Подробнее см.: Золотарев Б. Ю. Из истории правовой охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1967. № 10. С. 16.

21

СЗ СССР. 1926. № 11. Ст. 80.

22

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999. С. 53.

23

СЗ СССР. 1936. № 13. Ст.113.

24

Золотарев Б. Ю. Указ. соч. С. 18.

25

СП СССР. 1940. № 5. Ст. 153.

26

СП СССР. 1960. № 13. Ст. 104.

27

СП СССР. 1962. № 7. Ст. 59.

28

Вопросы изобретательства. 1967. № 10. С. 44.

29

Сергеев А. П. Право на фирменное наименование и товарный знак. СПб.,1995. С. 9.

30

Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. М., 1983. С. 232.

31

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 30. Ст. 864.

32

Заметим, что в Положении о товарных знаках 1974 г. присутствовало значительно большее число норм различной отраслевой принадлежности, чем в Законе РФ о товарных знаках. Прямое указание на комплексный характер Положения о товарных знаках 1974 г. содержалось в п.1 указанного документа, в соответствии с которым отмечалось, что Положение 1974 г. регулирует организационные, имущественные и неимущественные отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков.

33

Текст Конвенции см. в сб.: Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарий. М., 1994. С. 184–215.

34

Текст Соглашения см. в сб.: Интеллектуальная собственность: В 2 кн. Кн. 2.: Промышленная собственность / Сост. и коммент. В. Ф. Чигир. Минск, 1997. С. 66–84.

35

Текст Соглашения см. в сб.: Международные соглашения по охране промышленной собственности. М.,1968. С. 127–135.

36

Текст Договора см. в сб.: Интеллектуальная собственность. Кн. 2. С. 281–286.

37

Постановление Правительства РФ «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 19 декабря 1996 г. // Справочная система «Консультант». – Текст соглашения см. в сб.: Интеллектуальная собственность. Кн. 2. С. 85–117.

38

Постановление Правительства РФ «О принятии Договора о законах по товарным знакам» от 1 декабря 1997 г. // Справочная система «Консультант». – Текст Договора см. в сб.: Интеллектуальная собственность. Кн. 2. С. 181–215.

39

Текст Соглашения см. в кн.: International Investment Instruments: A Compendium. Vol. I. New York; Geneva: United Nations, 1996. P. 337–371.

40

Гаврилов Э. П. Некоторые вопросы охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1978. № 1. С. 37–38.

41

Дозорцев В. А.: 1) Новая эра в охране исключительных прав // Право и экономика. 1995. № 15–16; 2) О проекте раздела V ГК «Исключительные права» // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 1. С.12–14; Проект ГК РФ. Части третьей. Раздела V «Исключительные права» // Там же. С. 15–32.

42

См., напр.: Сергеев А. П. О проекте раздела V «Право интеллектуальной собственности» (исключительные права) части третьей ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 1. С. 33–34; Проект части третьей раздела V ГК РФ // Там же. С. 35–40.

43

Уголовный кодекс РФ. М., 2001.

44

Федеральный закон «О рекламе». М., 2000.

45

Ведомости Верховного Совета РФ. 1991. № 16. Ст. 499; 1992. № 32. Ст. 1882; № 34. Ст. 1966; Собрание законодательства РФ. 1995. № 22. Ст. 1977; № 51. Ст. 4974; Российская газета. 1998. 12 мая; Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 124; 2002. № 1. Ст. 2; № 12. Ст. 1093; Российская газета. 2002. 12 окт.

46

См., напр.: Горленко С. А. Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков // Патенты и лицензии. 1997. № 5. С.28.

47

Проект ФЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”». Принят Государственной Думой РФ в первом чтении 29 ноября 2001 г. // Справочная система «Гарант».

48

Интеллектуальная собственность. 1993. № 7–8.

49

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 34. Ст. 3182; Собрание законодательства РФ. 1994. № 18. Ст. 2088; 1996. № 34. Ст. 4123; 1997. № 16. Ст. 1902; № 34. Ст. 3993; 1998. № 14. Ст. 1601; Российская газета. 2002. 18 янв.

50

Интеллектуальная собственность. 1993. № 9–10; Патенты и лицензии. 1998. № 11.

51

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств. 1996. № 2; Патенты и лицензии. 1998. № 11.

52

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1996. № 4; Патенты и лицензии. 1998. № 11.

53

Патенты и лицензии. 2000. № 7.

54

Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 19. Ст. 685; Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.

55

Конституция РФ. М.,1994.

56

Высшая патентная палата еще не была сформирована.

57

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 1.

58

Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ по гражданским делам / Сост. А. П. Сергеев. М., 2000. С. 533–534.

59

Там же. С. 534–538.

60

Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968. С. 22.

61

Подробнее см.: Павлинская А. П. Товарный знак. Л., 1974. С. 27–31.

62

Сергеев В. М. Практика обеспечения правовой охраны товарных знаков. Т. 3. Л.,1976. С. 9.

63

Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. С. 14–15.

64

Подробнее см.: Мамиофа И. Э. Понятие и определение товарного знака // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1981. С. 9.

65

Там же. С. 9–10.

66

Розен Я. С. Товарные знаки. СПб., 1913. С. 3.

67

Так, в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 марта 1936 г. (ст. 4) товарный знак должен был включать наименование или инициалы предприятия с указанием сорта и номера стандарта.

68

Кокрус А. Ю., Койтель Х. Х. Охрана промышленной собственности. Таллин, 1980. С. 88.

69

Мамиофа И. Э. Понятие и определение товарного знака. С.10.

70

Там же.

71

Ариевич Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1984. С. 12.

72

Сергеев В. М. Экспертиза товарных знаков. Л., 1984. С.10.

73

Сергеев В. М. О правовой охране знаков обслуживания // Вопросы изобретательства. 1987. № 12. С.25.

74

Заметим, что в гражданском праве различаются такие понятия, как «работа» (действие, сопровождаемое материальным эффектом) и «услуга» (действие, не сопровождаемое материальным эффектом). Вместе с тем в понятие «услуга» в цивилистике нередко вкладывается разное содержание. Например, в широком понимании понятием «услуга» охватывается практически любая полезная деятельность. М. В. Кротов предлагает различать услуги материальные и нематериальные в зависимости от того, в какой форме выражается результат деятельности по оказанию услуг, а также в зависимости от того, может ли быть гарантирован положительный результат этой деятельности (см.: Гражданское право. Учебник. Ч. 2 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1997. С. 538). Указанная классификация используется автором с целью терминологического единообразия в силу того, что Международная классификация товаров и услуг не содержит термин «работа». При этом в понятие «услуга» в указанном документе как раз вкладывается широкое содержание. Например, к услугам 37-го класса отнесено строительство и ремонт, а к услугам 40-го класса – обработка материалов. Между тем результаты подобных действий выражаются в овеществленной форме и, соответственно, могут быть расценены и как работа, и как материальная услуга, если опираться на вышеназванную классификацию услуг.

75

Подробнее см.: Кузнецова О. Недобросовестная конкуренция в рекламе: законодательство и практика его применения // Закон. 1999. № 7. С. 58–59.

76

Веркман К. Дж. Товарный знак: создание, психология, восприятие. М., 1986. С. 16.

77

Сергеев А. П. Право на фирменное наименование и товарный знак. СПб., 1995. С. 37.

78

Москович А. Товарные знаки // Ономастика. М., 1969. С. 256–257.

79

Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С. 179.

80

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1977. С. 10–12; Ариевич Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1984. С. 12.

81

Подробнее см.: Моисеева Е. Защита от незаконного использования товарных знаков // Закон. 1999. № 7. С. 103.

82

См., напр.: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М., 1985. С. 33.

83

Заметим, что в настоящее время в Законе РФ о товарных знаках закреплены новые положения, в соответствии с которыми установлена возможность регистрации обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в РФ в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Главным условием такой регистрации является получение согласия правообладателя (п. 1 ст. 7).

84

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999. С. 602.

85

См., напр.: Шестимиров А. А., Фролова Л. Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. М., 1989. С. 24; Ариевич Е. А. Новизна обозначений, заявляемых для регистрации в качестве словесных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1979. № 10. С. 36–38.

86

Саленко Л. П. Вопросы правовой охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1981. № 9. С. 50; Ариевич Е. А. Новизна обозначений, заявляемых для регистрации в качестве товарных знаков. С. 37.

87

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1977. С. 56.

88

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 8; Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических и развивающихся странах. М., 1969. С.36.

89

Схожий подход к решению данного вопроса закреплен в Законе Республики Беларусь «О товарных знаках» (ст.16) (см.: Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 13. Ст. 128). В соответствии с указанным документом товарный знак, регистрация которого прекращена по основаниям ст. 25 Закона, регламентирующей основания аннулирования регистрации знака, не может быть вновь зарегистрирован в течение трех лет с даты прекращения действия регистрации на имя лица иного, чем прежний владелец товарного знака или его правопреемник. Указанное правило, однако, не применяется в случаях, когда регистрация товарного знака признана недействительной.

90

Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование / Под ред. А. Д. Корчагина. М., 1995. С.140.

91

Сергеев В. М. Практика обеспечения правовой охраны товарных знаков. Т.3. Л., 1976. С. 11.

92

Григорян С. А. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности // Государство и право. 2000. № 4. С. 77.

93

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С.9.

94

Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. С. 38.

95

Григорьев А. Различительная способность – главный критерий охраноспособности товарного знака // Интеллектуальная собственность. 1994. № 5–6. С.20.

96

Там же.

97

Мельников В. Рассмотрение в Арбитражном суде дела о товарном знаке «Большое путешествие» // Интеллектуальная собственность. 1998. № 3. С. 50–54.

98

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 9.

99

Подробнее см.: Кононенко Ю. В., Пелих А. Н. Высшая патентная палата Роспатента: дел хватает // Патенты и лицензии. 2000. № 12. С. 18.

100

Так, в соответствии с Инструкцией «Товарный знак Евросоюза» (п. 3 ст. 7) товарный знак может получить правовую охрану, даже если он указывает на назначение маркируемых им товаров, но при этом в результате использования станет обладать различительной способностью в отношении маркируемых товаров. Доказательствами различительной способности в данной ситуации могут служить длительная рекламная кампания товара, его успешная реализация и др. В этом плане интересен спор между фирмой «The Procter and Gamble» и Патентным ведомством ЕС по поводу описательного обозначения «Baby-dry», предназначенного для маркировки пеленок (см.: Мельников В. Возражения и протесты вокруг проблем ЕТЗ // Справочная система «Консультант»).

101

Свядосц Ю. И. Указ. соч. С.44.

102

В этой связи представляет интерес дореволюционная судебная практика, например, спор об обозначении «Syndetikon», которое было определено как родовое понятие склеивающих предметов (см.: Розен Я. С. Товарные знаки. С. 3–4.).

103

Спор о товарном знаке «аспирин»// Патенты и лицензии. 1994. № 5–6. С. 8–9; Джермакян В. Страсти вокруг аспирина // Интеллектуальная собственность. 1995. № 1–2. С.29; и др.

104

Подробнее см.: Мельников В. Неохраноспособные обозначения (термины) и обозначения, признанные охраноспособными // Интеллектуальная собственность. 2000. № 5. С. 25–26.

105

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 600–605.

106

Григорьев А. Различительная способность – главный критерий охраноспособности товарного знака. С.19–21; Коняев Н. И. Право на товарный знак и промышленный образец. Куйбышев, 1984. С. 10.

107

Заметим, что указанный признак большинство авторов выделяют в качестве критерия охраноспособности товарного знака (см., напр.: Петров И. Я. Правовое регулирование товарных знаков в предпринимательской деятельности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000; и др.). Вместе с тем нельзя не отметить то, что признак регистрации товарного знака носит формальный характер, а у общеизвестных обозначений может вообще отсутствовать.

108

Коняев Н. И. Указ. соч. С. 10.

109

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 605.

110

Гаврилов Э. П. О правовой охране товарных знаков в СССР // Охрана изобретений и товарных знаков. Правовые и экономические проблемы. Рига, 1975. С. 106.

111

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Дис. … канд. юрид. наук. С. 58.

112

См., напр.: Павлинская А. Товарный знак. Л., 1974.

113

Серов С. И., Марач В. В. Виды и формы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 8. С. 29–30.

114

См., напр.: Кулаков Ю. И. Новое Положение о товарных знаках // Там же. 1974. № 7. С. 32.

115

Можно выделить и иные классификации товарных знаков, прямо не вытекающие из норм Закона РФ о товарных знаках. Так, в зависимости от того, вносились или нет какие-либо изменения в содержание обозначения, товарные знаки подразделяются на «постоянные» и «обновленные». Потребность в обновлении товарного знака может возникнуть, к примеру, если многочисленные подделки обозначения уменьшили силу его воздействия на потребителя либо если изменились вкусы общества. Поэтому многие предприниматели не отказываются полностью от использования прежнего обозначения, определенным образом зарекомендовавшего себя, а предпочитают модернизировать его. Отметим, что среди российских товарных знаков наиболее удачное обновление коснулось обозначений «Жемчуг» (обновленный товарный знак – «Новый жемчуг»), «Ява» (обновленный знак – «Ява Золотая»).

116

Веркман Каспер Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. С. 178.

117

Подробнее см.: Серов С. И., Марач В. В. Указ. соч. С. 29.

118

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 612.

119

Подробнее см.: Шестимиров А. А., Фролова Л. Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. М., 1989. С. 5.

120

Подробнее см.: Интеллектуальная собственность. Основные материалы: В 2 ч. Ч. I. Новосибирск, 1993. С. 141–142.

121

Подробнее о критериях охраноспособности данных обозначений см.: Шмонина С. Собственное имя физического лица как объект правовой охраны // Интеллектуальная собственность. 1999. № 3. С. 21–26; Горленко С. Регистрация объектов прав третьих лиц в качестве товарных знаков // Там же. 1997. № 11–12. С. 13–14.

122

Так, в 2000 г. в РФ насчитывалось 13 674 товарных знака, большая часть которых имела словесный элемент (см.: Роспатент. Промышленная собственность. Товарные знаки // http://www.rupto.ru/report/r2000-06.htm). При этом «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля содержит только 200 000 слов, из которых далеко не все могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (имеют негативное значение, не могут выполнять функции товарных знаков и т. д.).

123

В настоящее время довольно часто в качестве словесных знаков регистрируются короткие фразы и рекламные лозунги (например, «Филиппс есть Филиппс» и др.).

124

Левицкая Э. Д., Сергеев В. М. Разработка и использование серии словесных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 7. С. 34.

125

См., напр.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 610–611.

126

Горленко С. А. Рыночная экономика требует новых подходов // Вопросы изобретательства. 1990. № 8. С. 24.

127

Шестимиров А. А., Фролова Л. Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. С. 6.

128

Подробнее см.: Мельников В. Защита обозначений: звук, запах, цвет // Интеллектуальная собственность. 1997. № 5–6. С. 21–22.

129

Ариевич Е. А. Отказы экспертизы по заявкам на регистрацию: практика последних лет // Вопросы изобретательства. 1988. № 7. С. 39.

130

Тыцкая Г. И, Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 13.

131

Серов С. И., Марач В. В. Объемные товарные знаки // Вопросы изобретательства. 1976. № 12. С. 36.

132

По мнению специалистов, самым удачным примером эффективного дизайна товарного знака на сегодняшний день является дизайн коробки стирального порошка «Tide». Было проведено следующее исследование: коробка разрезалась на 16 квадратов, эти квадраты затем собирались в произвольном порядке, и в любой вариации немедленно узнавалась коробка «Tide» (см.: О брендах // http://www.ru/yes/yes_24htm).

133

В настоящее время государственную политику и функции в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности осуществляет Роспатент (Российское агентство по патентам и товарным знакам) – федеральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности.

134

Мельников В. Защита обозначений: звук, запах, цвет // Интеллектуальная собственность. 1997. № 5–6. С. 23.

135

Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Рекламная деятельность. М.,1999. С. 320.

136

Петрова Т. Д. Признание товарных знаков общеизвестными // Патенты и лицензии. 2001. № 11. С. 17.

137

Саленко Л. П. Значение и особенности правового положения общеизвестных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1988. № 12. С.31.

138

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1977. С.107.

139

См., напр.: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 35–36; Сергеев В. М. Как защитить товарный знак в России? // Патенты и лицензии. 1993. № 9–10. С. 13.

140

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 36.

141

Орлова В. В. Общеизвестные товарные знаки в России // Патенты и лицензии. 1995. № 9. С. 10.

142

Тернер А. Применение положений Парижской конвенции и Соглашения TRIPS, относящихся к товарным знакам // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С. 10.

143

См., напр.: Рабец А. П. О некоторых аспектах правовой охраны общеизвестных товарных знаков // Правоведение. 2001. № 2. С. 115–116.

144

Патенты и лицензии. 2000. № 2. С. 36–39.

145

Заметим, что Совместная резолюция и Положения в отношении охраны общеизвестных товарных знаков могут использоваться с целью изменения национального законодательства государств – членов ВОИС в области охраны общеизвестных обозначений.

146

Мельников В. Толкование статуса общеизвестного знака // Интеллектуальная собственность. 1998. № 4. С. 90–93.

147

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 34.

148

Грешнева Н. П. Выявление общеизвестных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1989. № 4. С. 24.

149

Так, товарный знак «Уралмаш», принадлежащий ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения», был признан общеизвестным в РФ с 31 декабря 1977 г. (см.: Петрова Т. Д. Признание товарных знаков общеизвестными // Патенты и лицензии. 2001. № 11. С. 20).

150

Орлова В. В. Что нового в охране товарных знаков? // Патенты и лицензии. 2000. № 11. С. 21.

151

См. напр.: Грешнева Н. П. Выявление общеизвестных товарных знаков. С. 24; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 616, и др.

152

Орлова В. В. Общеизвестные товарные знаки в России. С. 12.

153

Восканян Р. С. Общеизвестные товарные знаки // Патенты и лицензии. 1999. № 11. С. 28.

154

Грешнева Н. П. Выявление общеизвестности товарных знаков. С. 25.

155

См., напр.: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 34; Грешнева Н. П. Указ. соч. С. 25.

156

В качестве исключения можно привести положение, относящееся к новизне общеизвестного знака (п. 1 ст. 19^1 новой редакции Закона РФ о товарных знаках): «Товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестными, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров».

157

Подробнее см.: Мещеряков В. А. Закон о товарных знаках: изменим к лучшему // Патенты и лицензии. 2001. № 6. С. 3–7.

158

Примером коллективного знака, зарегистрированного отечественным заявителем, является обозначение «Домохим», которое проставляется на товарах бытовой химии.

159

Подробнее см.: Свядосц Ю. И. Коллективные товарные знаки в советском законодательстве и практике // Вопросы изобретательства. 1982. № 10. С. 40.

160

Горленко С. А., Шатров В. П. Некоторые вопросы правовой охраны и применения коллективных знаков // Вопросы изобретательства. 1972. № 6. С. 26.

161

Подробнее см.: Горленко С. А., Ложкина Н. В. Коллективные знаки: есть проблемы // Патенты и лицензии. 2001. № 6. С. 13–15.

162

Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. Учеб. пос. М., 1999. С. 84.

163

Как только стало ясно, что существует проблема «советских» товарных знаков, практически все специалисты в отношении указанных обозначений стали предлагать правовой режим коллективных знаков. Однако случаи создания таких объединений достаточно редки. В качестве примера эффективного существования подобных организаций можно привести ассоциацию «Табакпром», на имя которой был зарегистрирован товарный знак «Прима» в отношении сигарет (см.: Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М., 2000. С. 345.).

164

Джермакян В. Противоречие общественным интересам как основание для отказа в регистрации товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 5–6. С.11–15.

165

Альшулер Л. Н., Николаева В. В. Обозначение одно. Сколько будет владельцев?// Патенты и лицензии. 1999. № 9. С.37.

166

Там же. С.38.

167

Корчагин А. К вопросу о возможности национализации российских товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 2000. № 10. С. 4–5.

168

Нормы ГК РФ, среди которых центральное место занимает ст. 54; отдельные нормативные правила Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; нормы Положения о фирме, утвержденного ЦИК и СНК СССР 22 июня 1927 г. (в части, не противоречащей ГК РФ и другим российским законам), и т. д.

169

См., напр.: Сергеев В. М. Фирменное наименование как объект правовой охраны // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1978. С. 63–68; Гукасян Л. Охрана интеллектуальной собственности // Закон. 1999. № 7. С.41.

170

Справочная система «Кодекс».

171

Хейфец И. Я. Промышленные права и их хозяйственное значение в Союзе ССР и на Западе. М., 1930. С. 177.

172

Следует отметить, что в дореволюционном законодательстве среди товарных знаков, помимо фигурных знаков, содержащих изображение какой-либо фигуры, выделялись фирменные знаки, которые включали в себя имя, отчество, фамилию предпринимателя, фирму и местонахождение предприятия. Таким образом, фирменные товарные знаки иногда полностью совпадали с фирменными наименованиями. При этом, если товарный знак состоял исключительно из наименования фирмы в соответствии с Законом о товарных знаках 1896 г., исключительное право на него возникало без специальной регистрации (см.: Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С. 181–182).

173

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 59.

174

Орлова В. Фирменное наименование и товарный знак: соотношение прав // Закон. 2000. № 4. С. 46.

175

См., напр.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 576.

176

См., напр.: Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). С. 336–337.

177

Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О. М. Козырь, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова. М., 1996. С. 560.

178

Комментарий части второй Гражданского кодекса РФ / Под. ред. В. Д. Карповича. М., 1996. С. 325.

179

Осокин А. А. Правовое содержание коммерческого обозначения // Патенты и лицензии. 2000. № 12. С. 34.

180

См., напр.: Горленко С. А.: 1) Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. М., 1994; 2) Реализация права пользования наименованием места происхождения товара // Патенты и лицензии. 1998. № 11. С.25–29; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С.107–610, и др.

181

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 607.

182

Горленко С. А. Решение задачи повышения качества продукции и охрана наименований мест происхождения товаров // Вопросы изобретательства. 1981. № 9. С.58.

183

Как защитить интеллектуальную собственность в России. С. 164.

184

См., напр.: Горленко С. А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. С. 9.

185

В настоящее время таким органом является Роспатент.

186

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. С. 33.

187

Подробнее о правовой охране географических указаний см.: Горленко С. А. Правовая охрана географических указаний // Патенты и лицензии. 1999. № 11. С. 29–34; Григорьев А. Правовая охрана указаний происхождения товаров // Вопросы изобретательства. 1993. № 3–4. С. 11.

188

Подробнее см.: Гаврилов Э. П. О разграничении промышленных образцов и товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1973. № 4. С. 18.

189

Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. С. 9.

190

Гаврилов Э. П. О разграничении промышленных образцов и товарных знаков. С. 18.

191

Адуев А. Н. Правовое регулирование товарных знаков. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1972. С. 14.

192

Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. С. 164.

193

Гаврилов Э. П. Некоторые вопросы охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1978. № 1. С. 37.

194

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. С. 113.

195

Сергеев А. П. Право на фирменное наименование и товарный знак. С.54.

196

См., напр.: Ротберг Г. Х., Фельман Я. Д. Товарный знак разработки – рычаг внедрения новой техники // Материалы третьей Прибалтийской конференции по патентным и лицензионным вопросам. Вып. 1. Рига, 1968. С. 76.

197

Санников А. Фирменный стиль как объект авторского права // Интеллектуальная собственность. 1995. № 7–8. С. 19–20.

198

Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст.1242; Собрание Законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2866.

199

Баршев В. «Обычный конкурент» // Российская газета. 1999. 6 авг.

200

Эпштейн М. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 2. С. 41.

201

Силонов И. Право на логотип // Бизнес-адвокат. 1999. № 5. С 17.

202

Эпштейн М. Товарный знак и авторское право. С. 41.

203

Силонов И. Право на логотип. С. 17.

204

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. (в ред. Федеральных законов от 25 дек. 1995, от 2 марта 1998, от 31 июля 1998) // Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 26. Ст. 966; Собрание законодательства РФ. 1998. № 10. Ст. 1143; № 31. Ст. 3832; Порядок выдачи, получения и использования бланков сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия и бланков лицензий на применение знака соответствия, утв. приказом Госстандарта России от 5 сентября 2001 г. № 290, с изменениями, внесенными приказом Госстандарта России от 2 апреля 2002 г. // Справочная система «Консультант», и др.

205

Подробнее см.: Пискулова Ю. В., Шокина Л. И. Товарный знак и экология // Патенты и лицензии. 1999. № 3. С. 30.

206

Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции, утвержденные постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. № 14, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Госстандарта России от 20 октября 1999 № 54; от 5 июля 2002 № 54 // Справочная система «Консультант».

207

Заметим, что в литературе нет единого подхода к названию указанного обозначения. Опираясь на терминологию, используемую в законодательстве по интеллектуальной собственности, а также учитывая, что термин «имя» в цивилистике традиционно употребляется по отношению к физическому лицу, наиболее оптимальным представляется использование термина «наименование домена».

208

www.internet-law.ru; www.vic.spb.ru.

209

Кравченко В. Домен – не адрес, а средство индивидуализации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 2. С. 66.

210

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2001 года № 1192/00 // Вестник ВАС РФ. 2001. № 5.

211

Условия регистрации и делегирования доменов см.: Регламент по регистрации доменов второго уровня в зоне. ru (п.1.6): http://www.ripn.net:8080/nic/dns/regl_ru.tht. С 10 апреля 2002 г. действует новая редакция Регламента: http://www.nic.ru.

Организацией, длительное время осуществляющей регистрацию доменов, распределение и поддержку адресного пространства в зоне RU, являлся РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей). В настоящее время эти полномочия РосНИИРОС передал Региональному сетевому информационному центру (РСИЦ).

212

Осокин А. Правовой статус наименований доменов: соотношение наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 7. С. 30.

213

См., напр.: Орлова В. В., Кирий Л. Л. Товарные знаки в Интернете // Патенты и лицензии. 1999. № 8. С. 19; Кравченко В. Домен – не адрес, а средство индивидуализации. С. 68.

214

См., напр.: Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). С. 377–391.

215

www.internet-law.ru.

216

Подробнее см.: Табастаева Ю., Крекель Я. Защита средств индивидуализации от незаконного использования в Интернете // Хозяйство и право. 2000. № 6. С.32.

217

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 605–606.

218

Российская газета. 2002. 21 февр.

219

В соответствии с п. 2.1 Правил по метрологии «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма» поверительные клейма представляют собой знак, нанесенный на средство измерений, дополнительные устройства и/или техническую документацию и удостоверяющий, что поверка средства измерений проведена с удовлетворительными результатами, а также для защиты, при необходимости, средств измерений от любого несанкционированного доступа.

220

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 27–29.

221

Гражданское право. Т. 1. Учебник / Под. ред. Е. А. Суханова. М., 1998. С. 626.

222

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 28.

223

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М., 1985. С. 17.

224

Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. Е. А. Васильева. М., 1993. С. 502.

225

Там же.

226

Правовая охрана интеллектуальной собственности. Учеб. пос. / Под ред. В. Н. Дементьева. М., 1995. С. 74.

227

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.97. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» (п. 1) // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С. 42.

228

В этой связи интересна дореволюционная судебная практика, связанная с рассмотрением случаев подделки незарегистрированных товарных знаков (подробнее см.: Энельмейер П. К. Руководство к привилегированию изобретений. СПб., 1911. С. 104–105).

229

См., напр.: Орлова В. В. Общеизвестные товарные знаки в России // Патенты и лицензии. 1995. № 9. С. 8, 11; Зайцева Е. А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 7; и др. – Указанный подход нашел отражение и в проекте Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках» (глава III).

230

Интеллектуальная собственность. 1998. № 3.

231

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999. С. 615–616.

232

Мельников В. Толкование статуса общеизвестного знака // Интеллектуальная собственность. 1998. № 4. С. 91.

233

Горленко С. А. Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков // Патенты и лицензии. 1997. № 5. С. 28–29.

234

Подробнее см.: Кулаков Ю. И. Международное сотрудничество и международная регистрация товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 4. С. 35–39; Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. Учеб. пос. М., 1999. С. 96–100.

235

Подробнее см.: Шахназаров А. М. Товарный знак и его охрана. М., 1923. С. 18–27.

236

Вместе с тем автор отмечал, что легальными ограничения называются «потому, что они вытекают единственно из воли законодателя, не будучи неизбежно связаны ни с природой самого знака или права на знак, ни с интересами государственными, общественными или потребительскими» (там же. С. 18).

237

Ариевич Е. А. Отказы экспертизы по заявкам на регистрацию товарных знаков: практика последних лет // Вопросы изобретательства. 1988. № 7. С. 40.

238

Полагаем, что к этой же группе обозначений должен относиться и олимпийский символ – пять сплетенных колец. Указанный символ охраняется от использования в коммерческих целях без разрешения Международного олимпийского комитета в соответствии с Найробским договором 1981 г. (ст. 1), участником которого является и Россия.

239

См., напр.: Григорьев А. Может ли географическое наименование стать товарным знаком? // Интеллектуальная собственность. 1994. № 7–8. С. 3; Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование / Под ред. А. Д. Корчагина. М., 1995. С. 152.

240

Ариевич Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. 2000. № 9. С. 23.

241

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 617–622.

242

Например, в отношении однородных услуг были зарегистрированы товарные знаки «До 1000 мелочей», «1000 мелочей» на имя организаций, не имевших ничего общего с известным магазином на Ленинградском проспекте г. Москвы (см.: Шитиков В. Н. О фирменном наименовании, или Как превратить Золушку в королеву бала // Патенты и лицензии. 1998. № 11. С. 30).

243

См., напр.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 600–601.

244

Томашев В. Целесообразность корректировки Закона о товарных знаках для повышения эффективности охраны фирменных наименований // Интеллектуальная собственность. 1999. № 2. С. 33.

245

Шестимиров А. А., Фролова Л. Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. Конспект лекций. М., 1989. С. 28.

246

Сергеев А. П. Право на фирменное наименование и товарный знак. СПб., 1995. С. 50–51.

247

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.97. № 19 (п. 6).

248

Подробнее см.: Сергеев В. М. Применение формулы дискламации при регистрации товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1973. № 3. С. 20.

249

Ефанов Б., Ермаков М. Известные имена в товарных знаках // Там же. 1993. № 3–4. С. 20.

250

Адуев А. Н., Белогорская Е. М. Товарный знак и его правовое значение. М.,1972. С. 36.

251

Ариевич Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. 2000. № 9. С.22.

252

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и НМПТ в капиталистических и развивающихся странах. М., 1985. С. 11.

253

Шестимиров А. А., Фролова Л. Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. М., 1989. С. 22.

254

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М., 1977. С. 137.

255

Ариевич Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность. 2000. № 9. С. 25.

256

Там же.

257

Подробнее см.: Алексеева О. Л. Когда товарный знак способен ввести в заблуждение? // Патенты и лицензии. 2001. № 12. С. 9.

258

Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М., 2000. С. 348.

259

Усков В. Охраноспособность товарного знака. Часть 2 // Образование и бизнес. 2000. № 41. С. 27.

260

Возможность применения оснований для отказа в регистрации, закрепленных в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, опирается на разные обстоятельства. Обозначения, указанные в абз. 2, п. 3 ст. 7 указанного документа, должны приниматься во внимание при исследовании товарного знака на новизну. В свою очередь обозначения, указанные в абз. 3, 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, должны подвергаться экспертной проверке, в том числе и на новизну, только при наличии согласия правообладателей, прилагаемого к заявке. Таким образом, относительные основания, регламентируемые абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, логичнее было бы отнести к основаниям, указанным в п. 1 ст. 7 этого нормативного акта.

261

Щербакова А. Продавец спиртного пользуется лазейкой в законодательстве // Интеллектуальная собственность. 2000. № 2. С. 5–6.

262

Григорьев А. Н. Соотношение товарного знака и географического указания // Патенты и лицензии. 1994. № 7–8. С. 20.

263

См.: Григорьев А. Европа: охрана географических указаний // Интеллектуальная собственность. 1994. № 1–2. С.17.

264

См., напр.: Григорьев А. Может ли географическое наименование стать товарным знаком? // Интеллектуальная собственность. 1994. № 7–8. С. 3–8; Горленко С. А. Правовая охрана географических указаний // Патенты и лицензии. 1999. № 11. С.30; Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. Учеб. пос. М., 1999. С. 83, и др.

265

Адуев А. Н. Вопросы практики регистрации товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1969. № 8. С. 29.

266

Гендлин В. Бизнес ждет нашествия двойников // Коммерсантъ-Daily. 1995. 27 дек. С. 10

267

В силу объективности возникновения географическое наименование в любом случае будет отвечать требованиям абз. 3 п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках.

268

Подробнее см.: Кренделева Е. В. Проблемы регистрации в качестве товарных знаков географических наименований // Проблемы права интеллектуальной собственности в современных условиях. Хабаровск, 2000. С. 54–56.

269

Ариевич Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность. С. 26.

270

Скорняков Э. П. Охрана товарных знаков с элементами географического характера // Патенты и лицензии. 2000. № 3. С. 27.

271

Там же.

272

Григорьев А. Может ли географическое наименование стать товарным знаком? С. 7.

273

Горленко С. А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. М.,1994. С. 22

274

Григорьев А. Н. Соотношение товарного знака и географического указания // Патенты и лицензии. 1994. № 7–8. С. 18.

275

Подробнее см.: Григорьев А. Может ли географическое наименование стать товарным знаком? С. 6–7.

276

Подробнее см.: Мэггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность М., 2000. С. 380–381.

277

Собрание законодательства РФ. 1997. № 21. Ст. 2487; № 38. Ст. 4395; 1998. № 43. Ст. 5352.

278

Российская газета. 1999. 1 апр.

279

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2001 г. по делу о проверке конституционности п. 2 ст. 16 Закона РФ «О сертификации продукции и услуг» в связи с жалобой гражданина В. П. Редекопа // Российская газета. 2001. 8 дек.

280

См., напр.: Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ и Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 19 апреля 2002 года № 107/109 об отмене Инструкции о порядке маркирования знаками соответствия с учетной информацией к ним, защищенными от подделок, товаров и продукции, реализуемых на территории РФ, и учете их движения // Российская газета. 2002. 29 мая. – Заметим, что в некоторых действующих документах в сфере сертификации приводятся формы знаков соответствия (см., напр.: Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях, утв. постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 28 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях» (приложение 1, 2) от 24 апреля 2002 г. // Российская газета. 2002. 13 авг.).

281

См.: Кононенко Ю. Об участии Апелляционной палаты Роспатента в судебных спорах по вопросам охраноспособности товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С.16.

282

Шитиков В. Н. О фирменном наименовании, или Как превратить Золушку в королеву бала. С. 31; Кононенко Ю. Об участии Апелляционной палаты Роспатента в судебных спорах по вопросам охраноспособности товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С. 15–16.

283

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 597–598.

284

При этом регистрация фирменных наименований не должна иметь правоустанавливающего значения, как убедительно было доказано в литературе (см.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 583–586).

285

Мэггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. М., 2000. С.386.

286

Российская газета. 2001. 10 августа.

287

При этом эксперты главным образом должны ориентироваться на Государственный реестр промышленных образцов.

288

Горленко С. Регистрация объектов прав третьих лиц в качестве товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С. 13.

289

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 622.

290

Скибневский А. Ю. Произведения изобразительного искусства и товарные знаки // Патенты и лицензии. 2000. № 7. С. 29–30.

291

Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2591.

292

Эпштейн Э. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 2. С.43.

293

Как правило, речь идет о названиях известных произведений, не отвечающих признакам объектов авторского права («Бег», «Стилист», «Цемент» и др.).

294

Эта проблема характерна для законодательства большинства стран (США, Канада, Швеция и др.). Вместе с тем в Японии, например, понятие «известные лица», под которыми понимаются личности, известные в профессиональных кругах, введено в Закон о товарных знаках (см.: Japan Patents and Trademarks. 1991. № 69.).

295

Мельников В. Охраноспособность товарных знаков, воспроизводящих фамилии // Интеллектуальная собственность. 1998. № 5–6. С. 55.

296

Горленко С. Регистрация объектов прав третьих лиц в качестве товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С. 14.

297

Подробнее см.: Гвинепадзе А. Д., Наумов Б. П. Автоматизация экспертизы товарных знаков // Патенты и лицензии. 2000. № 12. С.31–33.

298

Роспатент. Промышленная собственность. Товарные знаки // http://www.fips.ru/npdoc/index.htm.

299

Подчеркнем, что в соответствии с принятыми в последнее время нормативными актами можно выделить еще одного субъекта права на товарный знак – публично-правовое образование Российскую Федерацию (см.: Постановление Правительства РФ № 494 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию» от 4 июля 2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 27. Ст. 2706; Приказ Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства имущественных отношений РФ № 673/204 «Об утверждении Порядка пользования федеральным казенным предприятием “Союзплодимпорт” товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принадлежащими Российской Федерации» от 26 августа 2002 г. // Российская газета. 2002. 5 сент.). Полагаем, что такой подход полностью противоречит положениям Закона РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 2).

300

Процедура подачи заявки через патентного поверенного впервые достаточно подробно регламентируется Правилами (п. 2.7.3).

301

Кононенко Ю. В., Пелих А. Н. Высшая патентная палата Роспатента: дел хватает // Патенты и лицензии. 2000. № 12. С. 16–17.

302

Горленко С. А. Международные соглашения и правоотношения в области товарных знаков. С.19.

303

Прозоровская Е. В. Закон о товарных знаках: нужны перемены // Патенты и лицензии. 2000. № 12. С. 30.

304

Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков: Восьмая редакция. Общая часть. 1-е изд. М, 2001; Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков: Восьмая редакция. Ч. I: Перечень товаров и услуг, объединенных в классы. 1-е изд. М., 2001; Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков: Восьмая редакция. Ч. II: Алфавитный перечень товаров: В 2 т. 1-е изд. М., 2001; Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков: Восьмая редакция. Ч. III: Алфавитный перечень услуг. 1-е изд. М., 2001.

305

Самойлова Т. Canon и Tesco под ударом // Русский фокус. 2001. № 24. С. 32.

306

Например, концерн «Unilever» для своего комбинированного знака (крышки маргарина RAMA) назвал только один класс (масла и жиры пищевые, включая маргарин).

307

Так, компания «Дарья» зарегистрировала товарные знаки «Дарья» и «Красная Дарья» не только для пельменей и томатного соуса, но и в отношении алкоголя, табака, рекламы, обеспечения пищевыми продуктами и т. д.

308

Подробнее см.: Алексеева О. О требованиях, предъявляемым Патентным ведомством РФ к перечню товаров и услуг. С. 10–14.

309

См., напр.: Асламова В. Ф., Мурая Н. Д. Практика экспертизы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 4. С.21; Орлова В. В., Грешнева Н. П., Радченко Н. А. Как составить перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака // Патенты и лицензии. 1999. № 3. С.14; Смирнова Н. В., Эмиров Э. Х. Использование МКТУ: есть проблемы // Там же. С. 11.

310

Подробнее см.: Шестимиров А. А., Фролова Л. Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. С. 12.

311

Если товар или услуга имеет несколько различных наименований, то из них следует выбрать наименование, приведенное в алфавитном указателе МКТУ (например, такое наименование, как «консалтинг», можно заменить на «профессиональные консультации» с указанием области, к которой они относятся).

312

В Руководстве по применению МКТУ установлено, что наименования товаров и услуг в перечне классов товаров и услуг являются общими наименованиями (родовыми понятиями), указывающими на области, к которым относятся товары и услуги.

313

Справочная система «Кодекс».

314

Смирнова М. В., Эмиров Э. Х. Использование МКТУ: есть проблемы. С. 12.

315

Там же.

316

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.97. № 19 (п. 3) // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С. 43.

317

Заметим, что государственная пошлина взимается и за совершение иных юридически значимых действий (регистрацию обозначения и выдачу свидетельства на товарный знак, продление срока действия свидетельства и др.).

318

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1977. С. 82–86.

319

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 21.

320

Горленко С. А. Отвечаем на ваши вопросы // Патенты и лицензии. 2000. № 7. С. 33.

321

Патенты и лицензии. 2000. № 9. «Рынок лицензий». С. 5.

322

Сергеев В. М. Как совершенствуется экспертиза товарных знаков? // Патенты и лицензии. 2000. № 11. С. 30; Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Дис. … канд. юрид. наук. С. 84.

323

В отличие от проверочной, явочная система предполагает лишь проверку формальных признаков заявки (применяется в Алжире, Сирии, Марокко и др.).

324

Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. М., 1999. С. 87.

325

Подробнее см.: Радченко Н. А. Выделение заявки и разделение регистрации товарного знака // Патенты и лицензии. 2000. № 9. С. 19.

326

Однако при этом дополнительные материалы не должны изменять заявку по существу. В противном случае они не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

327

Необходимость в рассмотрении заявки подобным образом возникает для получения экспертизой более подробных разъяснений относительно заявленного обозначения, перечня товаров и услуг, а также для уяснения позиций экспертов и заявителя по вопросу соответствия заявленного обозначения условиям регистрации.

328

Асламова В. Ф., Мурая Н. Д. Практика экспертизы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 4. С. 15.

329

Сергеев В. М. Как совершенствуется экспертиза товарных знаков? С. 30.

330

Петрова Т. Экспертиза товарных знаков. Толкование Роспатентом некоторых терминов Закона при установлении охраноспособности товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 2000. № 3. С. 27.

331

См., напр.: Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование. С.156; Сергеев В. М. Экспертиза товарных знаков. Л., 1984. С. 9.

332

В соответствии с «Толковым словарем русского языка» однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию (см.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 759.).

333

Эпштейн М. Я. Каковы же критерии однородности товаров? // Патенты и лицензии. 2002. № 6. С. 26.

334

Подробнее см.: Петрова Т. Экспертиза товарных знаков. Толкование Роспатентом некоторых терминов Закона при установлении охраноспособности товарных знаков. С. 25.

335

С юбилеем, экспертиза! // Патенты и лицензии. 2000. № 7. С.6; Сергеев В. М. Как совершенствуется экспертиза товарных знаков? С. 30.

336

К сожалению, пока указанный законопроект не ограничивает второй этап экспертизы товарного знака какими-либо рамками. Однако подобное решение вопроса не соответствует интересам заявителей и ставит их в определенную зависимость от Патентного ведомства.

337

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 40.

338

За исключением п. 11 Правил аннулирования регистрации товарного знака при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака, согласно которому регистрация товарного знака считается аннулированной с даты внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков РФ, а также правил абз. 3 п. 1 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках, в соответствии с которым правовая охрана коллективного знака прекращается с момента вступления в законную силу решения суда.

339

Заметим, что момент возникновения права на товарный знак и начало срока действия регистрации товарного знака также по времени не совпадают (подробнее см.: параграф 1 гл. 4).

340

Сергеев В. М. Действие права на товарный знак во времени // Вопросы изобретательства. 1978. № 4. С. 44.

341

Кононенко Ю. В., Пелих А. Н. Высшая патентная палата Роспатента: дел хватает // Патенты и лицензии. 2000. № 12. С.17–18.

342

До создания Палаты по патентным спорам возражения, поступившие после вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”», рассматриваются Апелляционной палатой Роспатента с последующим обжалованием в Высшую патентную палату.

343

Кононенко Ю. В., Пелих А. Н. Указ. соч. С. 16.

344

См., напр.: Гражданское право. Учебник: Т. 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М., 1998. С. 92–93, 409; Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С. 154–168; и др.

345

Клык Н. Л. Содержание субъективного права // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву. Л., 1983. С. 13–16; Гражданское право. Учебник: Ч. 1 / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 1996. С. 241; Крашенинников Е. А. Структура субъективного права и право на защиту // Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль,1979. Вып. 4. С. 73–82, и др.

346

Клык Н. Л. Содержание субъективного гражданского права. С. 17.

347

Гражданское право. Учебник: Т. 1 / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 2001. С. 292 (Автор главы – А. П. Сергеев).

348

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999. С. 578.

349

Подобным образом определялось содержание права на товарный знак и в ранее действующем законодательстве (Положение о товарных знаках 1962 г. (п. 4), Положение о товарных знаках 1974 г. (п. 27)).

350

См., напр.: Саленко Л. П. Вопросы охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1981. № 9. С. 49; Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в европейских странах – членах СЭВ // Вопросы изобретательства. 1972. № 3. С.30, и др.

351

Еременко В. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) // Интеллектуальная собственность. 2000. № 4. С. 36.

352

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 518.

353

Пиленко А. Право изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и международном праве). Т. 1. СПб., 1902. С.368.

354

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.,1995. С.254.

355

Дозорцев В. А. Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 3. С. 9.

356

Еременко В. Содержание и природа исключительных прав. С. 36.

357

См., напр.: Гукасян Л. Охрана интеллектуальной собственности // Закон. 1999. № 7. С. 38; Еременко В. Содержание и природа исключительных прав. С. 38.

358

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. С. 254–255; Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 70–74.

359

Дозорцев В. А. Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 6. С. 32–33.

360

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 1. С.15.

361

В литературе указанный вопрос практически не рассмотрен. Например, дореволюционные цивилисты обращали внимание лишь на имущественный характер права пользования товарным знаком (см.: Пергамент О. О товарных знаках и исключительном праве пользования ими // Вестник виноделия. 1900. № 11. С. 678).

362

Творчество в литературе определяется как «деятельность человека, порождающая нечто качественно иное и отличающееся неповторимостью, оригинальностью, уникальностью» (Гаврилов Э. П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. С. 83).

363

Эпштейн М. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. 2000. № 2. С. 40.

364

Такой же вывод делает А. М. Шахназаров (см.: Шахназаров А. М. Товарный знак и его охрана. М., 1923. С. 33).

365

Гражданское право. Учебник: Т. 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М.,1998. С. 31.

366

Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. С. 7.

367

См., напр.: Гражданское право. Учебник: Т. 1 / Под. ред. Е. А. Суханова. М., 1998. С. 31.

368

Еременко В. Содержание и природа исключительных прав. С. 33.

369

Рассматривая вопрос о содержании и характере права на товарный знак, можно пойти по пути, предложенному А. А. Пиленко, который, исследуя права изобретателя, выделял право на патент и права, вытекающие из патента (см.: Пиленко А. А. Право изобретателя. М., 2001. С. 339–446). Опираясь на данный подход к рассматриваемой проблеме, к разряду личных неимущественных прав нужно отнести право на получение свидетельства на товарный знак. Однако в состав исключительного права на товарный знак указанное право входить не будет.

370

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. С. 254.

371

Дозорцев В. А. Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 3. C. 7.

372

Там же.

373

Там же. С. 9.

374

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. Дис… канд. юрид. наук. М., 1977. С.90.

375

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 32.

376

Следует подчеркнуть, что Законом РФ о товарных знаках впервые установлен конкретный срок первоначальной регистрации товарного знака, ибо Положение о товарных знаках 1974 г. (п. 31) оговаривало лишь максимальную величину такого периода (первоначальный период действия права на товарный знак был равен не более чем 10 годам). Практиковавшаяся ранее регистрация знака на срок до десяти лет не сопровождалась какими-либо льготами для заявителя и, как правило, не была обусловлена вескими причинами. Поэтому законодатель счел целесообразным установление единого максимального срока первоначальной регистрации знака (10 лет).

377

Сергеев В. М. Действие права на товарный знак во времени // Вопросы изобретательства. 1978. № 4. С.42.

378

Гаврилов Э. П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 2001. № 3. С.17.

379

Там же.

380

Подробнее см.: Дементьев В. Н. Временные границы действия права на товарный знак // Патенты и лицензии. 2002. № 7. С. 6–7.

381

Справочная система «Кодекс».

382

Заявление о продлении срока охраны (каждый раз на десять лет) должно быть подано обладателем права на товарный знак в течение последнего года действия свидетельства. Указанное заявление вместе с приложенными к нему документами (подлинник свидетельства, документ об уплате пошлины – 15 000 рублей за продление срока действия регистрации товарного знака) рассматривается в течение трех месяцев с даты поступления в Роспатент. Сведения о продлении срока действия регистрации товарного знака вносятся в Государственный реестр товарных знаков и свидетельство, а также публикуются для всеобщего сведения в официальном бюллетене Роспатента.

383

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. С. 96.

384

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 31.

385

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. С.101.

386

Сущность однородности товаров исследовалась в параграфе 1 гл. 2, параграфе 2 гл. 3 настоящей работы.

387

Заметим, что некоторые авторы применение знака в процессе осуществления производственной или коммерческой деятельности относят к правомочию распоряжения (см.: Саленко Л. П. Вопросы правовой охраны товарных знаков в СССР // Вопросы изобретательства. 1981. № 9. С.49). Это мнение с учетом специфики характера и содержания права на товарный знак представляется неверным.

388

См., напр.: Нефедова Л. Д. Товарные знаки и их роль в управлении качеством продукции. М.,1982; Адуев А. Н. Некоторые вопросы создания эффективных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1974. № 2; Сергеев В. М. О повышении эффективности использования товарных знаков // Проблемы правовой охраны товарных знаков и промышленных образцов. Минск, 1980; и др.

389

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С.635.

390

Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак // Патенты и лицензии. 2001. № 2. С. 42.

391

Иногда владельцы товарных знаков экспортируют свою продукцию по более низким ценам, чем в собственной стране, стремясь расширить рынки сбыта и закрепиться на них.

392

Печенкин М., Селиверстов А., Честной А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав, вытекающих из патента // Интеллектуальная собственность. 1995. № 11–12. С. 22.

393

Принцип обязательного использования обозначения как условие сохранения и защиты исключительного права на товарный знак зафиксирован в законодательстве большинства государств (США, Франция, Италия, ФРГ и др.). Между тем в ряде стран (Австрия, Турция, Тунис) действует факультативный принцип, в соответствии с которым владелец товарного знака имеет право использовать его или нет по собственному усмотрению. При этом неиспользование не влечет отрицательных правовых последствий (подробнее см.: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 37–39).

394

Горленко С. А. О принципе обязательного использования товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1973. № 9. С.34.

395

Кирий Л. Л. Интернет и товарные знаки // Патенты и лицензии. 2000. № 11. С. 26.

396

С другой стороны, товарный знак, использующийся в метатегах (специальных разделах документа, описывающего сайт на языке html), вообще невидим потребителям, хотя и служит для привлечения их на определенный сайт (подробнее см.: Калятин В. О. Особенности использования исключительных прав в Интернете // Юридический мир. 2000. № 11. С. 42–43).

397

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. С. 125–126.

398

Горленко С. А. О принципе обязательного использования товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1974. № 9. С.34.

399

Восканян Р. С. Товарный знак: использование и аннулирование регистрации // Патенты и лицензии. 1998. № 11. С.23.

400

Перова Т. Проблемы, связанные с рассмотрением заявлений о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 1. С.32.

401

Подробнее см.: Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. С.128–130.

402

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 637.

403

Прозоровская Е. В. Закон о товарных знаках: нужны перемены // Патенты и лицензии. 2000. № 12. С. 29.

404

В случае изменения отдельных элементов знака, не меняющих его существа, необходимо внести изменения в регистрацию товарного знака в соответствии с Правилами продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в РФ, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания.

405

Подробнее см.: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С.39.

406

Вопрос о территории использования знака тесно связан с таким параметром, как объем использования обозначения. Так, если владелец знака в течение трех лет выпускает один опытный экземпляр в небольшом населенном пункте, то вряд ли это будет считаться доказательством использования знака. Если же товары производились и реализовывались, хотя и в небольшом муниципальном образовании, но в приемлемом количестве, вопрос об использовании знака должен решаться положительно.

407

Интеллектуальная собственность. 1998. № 5–6; 1999. № 2.

408

Перова Т. Проблемы, связанные с рассмотрением заявлений о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака. С. 30.

409

Архив Арбитражного суда Приморского края.

410

Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. С. 144.

411

См., напр.: Адуев А. Н. Некоторые вопросы создания эффективных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1974. № 2; Сергеев В. М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР, и др.

412

См., напр.: Гаврилов Э. П. О правовой охране товарных знаков в СССР // Охрана изобретений и товарных знаков. Рига, 1975. С. 103–119.

413

Сергеев В. М. О повышении эффективности использования товарных знаков. С. 20–22.

414

Нефедова Л. Д. Товарные знаки и их роль в управлении качеством продукции. М., 1982. С. 13.

415

Данные Russian PR Group (расходы на прямую рекламу на телевидении, радио, в прессе, на наружную рекламу).

416

В настоящее время товарный знак «Довгань» прочно ассоциируется у потребителя с качественной водкой. Менее чем за год использования указанного товарного знака водка «Довгань» вытеснила по объему продаж водку «Smirnoff», «Абсолют» и «Финляндия» (см.: Рыкова И. В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры. М., 2000. С.33).

417

Сергеев В. М.: 1) Товарный знак как средство рекламы // Вопросы изобретательства. 1986. № 1. С. 38; 2) Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. С. 141–142.

418

См.: Рыкова И. В. Указ. соч. С. 41.

419

Ст. 180 УК РФ устанавливает санкции за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в РФ товарного знака.

420

Сергеев В. М. Предупредительная маркировка для товарных знаков // Патенты и лицензии. 1998. № 11. С. 24–25.

421

Например, наличие маркировки рядом с заявленным обозначением можно рассматривать как элемент обозначения, вводящий в заблуждение, что должно повлечь отказ в регистрации.

422

Заметим, что в новой редакции Закона РФ о товарных знаках речь идет о распоряжении исключительным правом на товарный знак (глава 5).

423

См. п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках.

424

См., напр.: Корчагин А. Д., Горленко С. А. Защита отечественных товаропроизводителей с помощью товарных знаков // Патенты и лицензии. 1999. № 5. С.10; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 639.

425

Орлова В. В Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак // Патенты и лицензии. 1999. № 11. С.26.

426

Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. № 23. Ст. 1239.

427

В отечественном законодательстве по товарным знакам принципиальная возможность передачи права на обозначение путем его переуступки, а кроме того, путем выдачи лицензий на использование знака другими организациями была закреплена в Положении о товарных знаках, утвержденном постановлением Комитета СССР по делам изобретений и открытий от 23 июня 1962 г. (п. 22, 23). В свою очередь в абз. 3 п. 29 Положения о товарных знаках, которое было утверждено Государственным комитетом СССР по изобретениям и открытиям 8 января 1974 г., также выделялись два вида договоров (о передаче права на товарный знак и о выдаче лицензии), хотя прямого упоминания об уступке права на знак, как это имело место в п. 22 Положения о товарных знаках 1962 г., в данном нормативном акте не было.

428

Подробнее см.: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э, Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 27–29.

429

Орлова В. В. Регистрация договоров о передаче прав на товарный знак // Патенты и лицензии. 1998. № 11. С.18.

430

Евдокимова В. Н. Рынок лицензий в России: состояние, проблемы, перспективы // Патенты и лицензии. 1997. № 5. С.3.

431

Смирнов В. II часть ГК РФ с точки зрения патентоведа //Интеллектуальная собственность. 1997. № 7–8. С. 30–31.

432

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй / Под ред. О. Н. Садикова. М., 1996. С. 614–615 (автор главы – Л. А. Трахтенгерц).

433

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части второй / Под ред. В. Д. Карповича. М., 1996. С. 326 (автор главы – Е. А. Суханов); Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О. М. Козырь, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова. М., 1996. С. 551–554 (автор главы – Г. Е. Авилов).

434

Смирнов В. II часть ГК РФ с точки зрения патентоведа. С.30.

435

См. п. 12 Положения о фирме, утв. ЦИК и СНК СССР 22 июня 1927 г. // Собрание законодательства СССР. 1927. № 40. Ст. 395.

436

Восканян Р. С., Волков С. И. Беседы о товарных знаках. Лицензирование // Патенты и лицензии. 1993. № 9–10. С. 6–7.

437

Евдокимова В. Н. Франшиза и договор коммерческой концессии // Патенты и лицензии. 1998. № 1. С.28.

438

Гражданское право. Учебник. Ч. 2 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1997. С. 637 (автор главы – А. А. Иванов).

439

Полагаем, что к лицензионному соглашению можно применять лишь некоторые правила главы 54 ГК РФ, если это не противоречит существу данного договора (например, ст. 1030, п. 1 ст. 1037 и др.).

440

Гражданское право. Учебник Ч. 2 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1997. С. 11–12 (автор главы – И. В. Елисеев).

441

В итоговом проекте четвертой части ГК РФ условие о выплачиваемом вознаграждении отнесено к существенным условиям договора об уступке прав, с чем в целом можно согласиться.

442

См., напр.: Гражданское право. Учебник. Т. II. Полутом 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М., 2000. С. 583–586 (автор главы – И. А. Зенин).

443

Гражданское право. Учебник. Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. С.479.

444

Поэтому в законодательстве многих развитых стран закреплен «связанный» способ отчуждения товарного знака.

445

Подробнее см.: Орлова В. В. Регистрация договоров о передаче прав на товарный знак // Патенты и лицензии. 1998. № 11.С. 19.

446

Постановление Президиума ВАС РФ № 2238/96 от 22.10.1996 г.; Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» от 29.07.1997 г. (п. 8) // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11–12. С. 44.

447

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С.640.

448

Чепелевецкий А. М. Продажа и покупка лицензий. М., 1967. С. 6.

449

Городисский М. Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972. С. 33.

450

См., напр.: Штумпф Г. Лицензионный договор / Под ред. и со вступительной статьей М. М. Богуславского. М., 1988. С. 9–12. – Заметим, что М. М. Богуславский в ряде исследований ставит знак равенства между «самим изобретением» и вытекающим из договора правом на его использование, что представляется неверным (см., напр.: Богуславский М. М. Продажа и покупка лицензий в СССР // Советское государство и право. 1968. № 5. С. 54).

451

В связи с указанным отметим, что Закон РФ о товарных знаках не допускает принудительного лицензирования обозначений, что соответствует ст. 21 Соглашения TRIPS. Это представляется оправданным, ибо иначе товарный знак не смог бы выполнять свои функции надлежащим образом.

452

Особое внимание при заключении лицензионного договора следует уделять идентификации как самого нематериального объекта, право на который передается, так и его материального носителя. Поэтому в соглашении должны оговариваться такие условия, как размер товарного знака, его цветовое решение, место расположения на изделии, этикетках. В договоре необходимо фиксировать положение о том, что лицензиат обязан использовать товарный знак лицензиара в том виде, в котором он был зарегистрирован. Изменять обозначение, право на использование которого передается по договору, не разрешается. Кроме того, в указанном соглашении должен быть зафиксирован приоритет обозначения, а также приведен номер свидетельства на товарный знак. Вместе с тем в рассматриваемом договоре необходимо указать перечень товаров и услуг, для обозначения которых знак будет использоваться. Как правило, лицензионные договоры заключаются в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак (полная лицензия). Если же лицензиар предоставляет право пользования знаком только для части товаров или услуг из всего перечня соответствующих товаров (услуг), для которых охраняется знак, такая лицензия называется частичной.

453

Верина О. В. Лицензионные договоры на объекты интеллектуальной собственности и информацию. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С.15.

454

См., напр.: Гражданское право. Т. II. Полутом 1 / Под ред. Е. А. Суханова. С.166.

455

Там же.

456

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 521.

457

Пиленко А. А. Право изобретателя. М., 2001. С.460; Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.

458

Подробнее см.: Штумпф Г. Указ. соч. С. 79–81.

459

Этот же вывод можно сделать и в отношении договора об уступке знака.

460

Нефедова Л. Д. Товарные знаки и их роль в управлении качеством продукции. М., 1982. С. 52–53.

461

Подчеркнем, что требование регистрации договоров о передаче права на товарный знак Патентным ведомством характерно для законодательства стран со «свободным» отчуждением товарных знаков.

462

В литературе высказано схожее мнение (см.: Рыкова И. В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры. С. 42).

463

В последнем случае возникнет вопрос об оформлении прав нового правообладателя на уступленный товарный знак. Полагаем, что необходимо будет внести изменения в регистрацию товарного знака и в свидетельство на товарный знак в соответствии с п. 2.1 Правил продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в РФ, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания, ибо перечень изменений, которые могут быть внесены в регистрацию обозначения, приведенный в указанном пункте, не является закрытым. К заявлению об изменении правообладателя должен прилагаться, помимо подлинника свидетельства и документа об уплате установленной пошлины, экземпляр договора продажи предприятия, на основании которого права на товарный знак переходят к покупателю.

464

Заметим, что Правила (п.3) не требуют от правообладателя представления свидетельства на обозначение вместе с заявлением о регистрации договора. Таким образом, представление этого документа зависит от желания обладателя права на товарный знак. На наш взгляд, в некоторых случаях наличие свидетельства является обязательным. В частности, при регистрации договоров об уступке обозначения в отношении всех товаров в свидетельстве должна быть сделана отметка об уступке обозначения, подтверждающая права нового владельца знака. Если же уступка товарного знака произведена в отношении части товаров, то на имя нового владельца оформляется другое свидетельство с указанием соответствующих товаров (п. 7 Правил).

465

Отметим, что для регистрации рассматриваемых сделок не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, например, договоров о передаче прав на имущество.

466

Необходимость этой процедуры обусловлена, главным образом, особенностями возникновения исключительного права на фирменное наименование.

467

Комментарий части второй ГК РФ / Под ред. В. Д. Карповича. М., 1996. С. 328–329 (автор главы – Е. А. Суханов); Евдокимова В. Н. Франшиза и договор коммерческой концессии // Патенты и лицензии. 1998. № 1. С. 27.

468

Прямое указание на необходимость регистрации договора коммерческой концессии на использование товарного знака в Патентном ведомстве предусмотрено в проекте Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках» (ст. 28).

469

См., напр., п. 12 Правил регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака.

470

Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Издание второе / Сост. А. П. Сергеев. М., 2000. С. 55.

471

Не менее одного года, согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утв. приказом Министерства финансов РФ 16 окт. 2000 г. (п.3) // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 4. С. 73–79.

472

Подробнее см.: Хурматуллин В. В. Интеллектуальная собственность как товар. М., 1999. С. 16–17.

473

Российская газета. 1998. 17 февр.

474

Заметим, что в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. (в ред. от 12 июля 2001 г.) при оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров с привлечением независимого оценщика (см.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672; Российская газета. 2001. 9 авг.).

475

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 17 июля 1998 г. // Российская газета. 1998. 7 авг.; Положение о лицензировании оценочной деятельности, утв. постановлением Правительства от 11 апреля 2001 г. // Российская газета. 2001. 18 апр.

476

Подробнее см.: Хурматуллин В. В. Интеллектуальная собственность как товар. С. 25–26.

477

Например, цена товарного знака – вклада российской многопрофильной фирмы в уставный капитал совместного предприятия в одной из стран СНГ, определенная по данной методике, составила 250 тыс. долл. (см.: Конов Ю. Оценка рыночной стоимости товарного знака // Интеллектуальная собственность. 1999. № 2. С. 35).

478

Рыкова И. В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры. С. 47; Конов Ю. Оценка рыночной стоимости товарного знака. С. 37; и др.

479

Обнаружив сравнимые сделки, находящиеся в широком диапазоне, можно определить показатель силы оцениваемого знака относительно конкурирующих товарных знаков. С учетом этих показателей, а также длительности оставшегося периода правовой охраны товарного знака устанавливается коэффициент роста доходов от оцениваемого товарного знака, а затем рассчитывается его стоимость (подробнее см.: Интеллектуальные активы: идентификация, оценка, управление // Интеллектуальная собственность. 2000. № 5. С. 43).

480

На наш взгляд, действующему законодательству не противоречит и передача рассматриваемого имущественного права по договору об уступке товарного знака, также подлежащему государственной регистрации. С этих позиций п. 17 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. заслуживает критики.

481

Вместе с тем автор отмечает, что юридическое лицо может быть и стороной такого договора (см.: Гражданское право. Учебник. Т. 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М., 1998. С. 521 (автор главы – Е. А. Суханов).

482

Такого же мнения придерживается В. В. Хурматуллин (см.: Хурматуллин В. В. Интеллектуальная собственность как товар. С. 16.).

483

Право на товарный знак может быть предметом залога только до истечения срока его действия.

484

В договоре о залоге прав может быть предусмотрено иное.

485

См., напр.: Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., 1999. С. 218–226.

486

Даринская Г. Г. Интеллектуальная собственность – гарант инвестиций // Патенты и лицензии. 1999. № 12. С. 22.

487

Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. С.231.

488

Подробнее см.: Калятин В. О. Залог исключительных прав // Патенты и лицензии. 2001. № 6. С.49.

489

Гражданское право. Учебник. Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. С. 573. (автор главы – Т. А. Фаддеева).

490

Патенты и лицензии. 1997. № 11. С. 45.

491

См. п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о залоге» от 15 января 1998 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. № 3.

492

Калятин В. О. Залог исключительных прав. С. 48.

493

Подробнее см.: Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. С. 175–196.

494

См., напр.: Комаров Л. О необходимости и новых возможностях защиты прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 2000. № 1. С. 23–25; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999. С. 642.

495

Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. СПб., 2001. С. 186.

496

К примеру, в протесте заместителя председателя ВАС РФ на решение суда первой инстанции, постановления апелляционной и кассационной инстанций по делу, связанному с наименованием домена «kodak.ru» (в качестве истца выступала корпорация «Истман Кодак Компани», а в качестве ответчика – предприниматель Грундул), было, в частности, отмечено, что отсутствие в п. 2 ст. 4 Закона РФ о товарных знаках (прежней редакции) прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий правонарушением. Ответчик в своем доменном имени «kodak.ru» без разрешения правообладателя применил чужой товарный знак (обозначение «Kodak»). Хотя чужой товарный знак не применялся на каком-либо товаре или при оказании услуг, очевидно, что предприниматель умышленно зарегистрировал доменное имя на территории РФ, которое содержало не его наименование, а товарный знак истца. Вследствие этого он получил возможность привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров с товарным знаком «Kodak», поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и рынок сбыта. Этим действиям судом оценки не дано. Вопрос о возможности квалифицировать их как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, судом не рассматривался (подробнее см.: Серго А. Интернет. Споры о доменных именах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 3. С. 49–61).

497

Рекомендации ВОИС по охране товарных знаков и других индивидуализирующих обозначений в Интернете изложены в итоговом отчете ВОИС от 30 апреля 1999 г. «Управление именами и адресами в Интернете: вопросы интеллектуальной собственности». В соответствии с данным документом использование обозначения в Интернете признается таковым, если оно произвело в конкретном государстве коммерческий эффект. При этом предполагается, что наличие коммерческого эффекта будет устанавливаться компетентным органом на основе анализа всех имеющих отношение к делу обстоятельств (подробнее см.: Орлова В. В., Кирий Л. Л. ВОИС: новое в охране товарных знаков // Патенты и лицензии. 2000. № 2. С. 12–13). Отметим, что предложенная в проекте Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках» норма не содержала термина «коммерческий эффект», ибо он не используется в российском законодательстве.

498

Подробнее см.: Серго А. Интернет. Споры о доменных именах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 4. С. 50–52.

499

Кравченко В. Домен – не адрес, а средство индивидуализации // Там же. № 2. С.67.

500

Для наступления ответственности лица, совершившего нарушение права на товарный знак, необходима совокупность определенных условий: факт неправомерного использования обозначения; причинение убытков владельцу знака; наличие причинной связи между наступившими вредоносными последствиями и совершенным нарушением; вина нарушителя.

501

Подробнее см: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М.,1985. С. 42–43.

502

Самойлова Т. «Балтика» возвращает украденное имя // Русский фокус. 2002. № 1. С. 39.

503

Магомаева А. Защита от пиратов XXI века // Наука и жизнь. 2001. № 7. С. 25.

504

См., напр., п. 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» от 29 июля 1997 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. Издание второе / Сост. А. П. Сергеев. М., 2000. С. 534.

505

В практике защиты права на товарный знак неюрисдикционная форма защиты встречается достаточно редко (например, в случае отказа от принятия ненадлежащего исполнения по лицензионному договору, в случае отказа от исполнения недействительного договора и т. д.).

506

О структуре права на защиту подробнее см.: Власова В. А. Структура субъективного гражданского права. Ярославль, 1998. С. 93–105.

507

В связи с принятием Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. и Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., закрепивших право граждан на обжалование в суд любых решений и действий органов исполнительной власти, нарушающих права и свободы граждан, а также ГК РФ (п. 2 ст. 11) споры, рассматриваемые ранее исключительно в административном порядке (рассмотрение возражений против регистрации товарного знака и против решений экспертизы об отказе в регистрации обозначения), в настоящее время подлежат рассмотрению в суде, если исчерпаны административные методы их разрешения. Поэтому административный порядок защиты права на товарный знак более точно можно обозначить как административно-судебный.

508

Подробнее см.: Алексеева О. Л. Когда товарный знак способен ввести в заблуждение? // Патенты и лицензии. 2001. № 12. С. 9.

509

Решение № 25 от 10 сент. 1998 г.

510

Ст. 33 Конституции РФ; Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» от 12 апреля 1968 г.

511

Основным документом является Типовая инструкция по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц в подразделениях Роспатента и подведомственных организациях, утв. приказом Роспатента в 1999 г. (подробнее см.: Алексеева О. О видах споров, подведомственных ФИПС, и административной процедуре их разрешения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 1. С. 22–23).

512

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.

513

Правила составления, подачи и рассмотрения возражений в Апелляционной палате Роспатента, утв. председателем Роспатента 1 апреля 1995 г. // Интеллектуальная собственность.1995. № 7–8; Правила подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрение в Высшей патентной палате Роспатента (в ред. приказа Роспатента от 4 декабря 1998 г.) // Интеллектуальная собственность. 1998. № 5–6; 1999. № 2.

514

Подробнее см.: Киневская Е. С. Роспатент – патентные поверенные: полезный диалог // Патенты и лицензии. 2001. № 1. С. 5–7.

515

Идея о создании Патентного суда нашла широкую поддержку в правовой литературе (см., напр.: Мещеряков В. Высшая патентная палата или патентный суд? // Российская юстиция. 1996. № 11. С. 39; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 458–460, и др.

516

В частности, подлежат запрету все действия, способные привести к смешению в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента (ст.10 bis (3) Конвенции).

517

Тотьев К. Ю. Конкурентное право. Учебник. М., 2000. С. 225.

518

Фонарева Н. Предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции // Закон. 1999. № 7. С.13.

519

Этого не требуется, если лицо использует гражданско-правовые средства и способы защиты права на товарный знак, минуя антимонопольное законодательство.

520

Подробнее см.: Кузнецова О. Недобросовестная конкуренция в рекламе: законодательство и практика его применения // Закон. 1999. № 7. С. 58–59.

521

Разина О. Из практики нарушения прав на промышленную собственность // Экономика и жизнь. 1999. № 41.

522

Ярким примером здесь является спор о товарном знаке «Paclan». Немецкой фирмой – владельцем знака активно использовался не только судебный, но и административный порядок защиты права на товарный знак, в частности путем обращения в ГАК РФ. Последний расценил действия Московского патентного бюро, зарегистрировавшего указанный товарный знак в РФ, как акт недобросовестной конкуренции с целью воспрепятствования деятельности зарубежной фирмы.

523

См.: Письмо ГТК РФ от 16 ноября 2000 г. № 01–06/33259 «О защите прав интеллектуальной собственности» // Справочная система «Гарант».

524

Таможенный кодекс РФ. М., 2000.

525

Собрание законодательства РФ. 1994. № 27. Ст. 2854; 1999. № 38. Ст. 4533.

526

Мероприятия, осуществляемые таможенными органами при обнаружении нарушений исключительных прав владельцев товарных знаков, предусмотрены в методических рекомендациях «О мерах по обеспечению сохранности объектов интеллектуальной собственности» (см.: Письмо ГТК РФ № 01–54/10565 от 13 июня 1996 г. // Справочная система «Консультант плюс»).

527

Завидов Б. И. Защита гражданских прав по законодательству России // Арбитражный и гражданский процесс. 2000. № 1. С. 6.

528

См., напр.: Красавчиков О. А. Ответственность, меры защиты и санкции в современном гражданском праве // Сборник ученых трудов. Вып. 39. Свердловск, 1975. С.11–12.

529

Гражданское право. Т. 1. Учебник / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 2001. С. 296.

530

Право на компенсацию морального вреда у владельца товарного знака отсутствует. Право на товарный знак носит имущественный характер, а за нарушение указанных имущественных прав законодательством подобной санкции не предусмотрено. Однако если в случае нарушения права на товарный знак одновременно были нарушены неимущественные права гражданина – владельца товарного знака (как правило, наносится ущерб деловой репутации, ибо низкое качество товара «нарушителя» может создавать у потребителя негативное отношение и к знаку, которым маркируются товары правообладателя), то он может в соответствии со ст. 151 ГК РФ потребовать возмещения морального вреда.

531

Подробнее см.: Вранцева Е., Герасимов А. Обзор адвокатской практики // Коммерсантъ-DAILY. 1996. № 81. С. 9.

532

См., напр.: Дело № 1814, рассмотренное Арбитражным судом Тверской обл., по иску ОАО «Жигулевское пиво», г. Самара, к ответчику ОАО «Ржевпиво», г. Ржев, о прекращении незаконного использования охраняемого элемента товарного знака «Жигулевское» // Российская газета. 2001. 7 апр.; дело по иску ОАО «Уральские самоцветы» к ОАО «Свобода» о защите исключительного права на товарный знак «Фтородент», рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 7. С. 39–41, и др.

533

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 645.

534

См., напр.: Сухова Г. О некоторых вопросах защиты права на товарный знак // Хозяйство и право. 1998. № 4. С.45.

535

Там же.

536

Принцип полной ответственности за причиненный вред предусматривает обязанность нарушителя возместить всю сумму причиненного ущерба, даже если извлеченная им в результате нарушения прибыль окажется меньше суммы ущерба.

537

Например, по оценке специалистов Межрегионального общества оценщиков промышленной собственности, более 2 млрд долл. за период с 1993 по 2000 г. составили убытки фирмы «Булгартабакхолдинг» на российском рынке сигарет и табака вследствие недобросовестной конкуренции со стороны фирмы «Селектинвест» (см.: Конов Ю. Масштабы и основные показатели оценки убытков от нарушения прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 2000. № 12. С. 11).

538

Козырев А. Н. Оценка интеллектуальной собственности. М., 1997. С.195.

539

См., напр.: Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 45.

540

Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. Издание второе. С. 227.

541

Это объясняется, в частности, тем, что зачастую продукция нарушителя производится без дополнительных затрат на рекламу и надлежащее оборудование, в результате чего она может быть дешевле оригинальной. Но качество данной продукции, как правило, является более низким.

542

Справочная система «Кодекс».

543

Козырев А. Н. Оценка интеллектуальной собственности. С. 195.

544

См., напр.: Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 218.

545

Печенкин М., Селиверстов А., Честной А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав, вытекающих из патента // Интеллектуальная собственность. 1995. № 11–12. С. 26.

546

Штумпф Г. Лицензионный договор. С. 217–218.

547

Петров И. А. Охрана товарных знаков в Российской Федерации. М., 2002. С. 119.

548

Справочная система «Кодекс».

549

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 646.

550

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; 1995. № 30. Ст. 2866.

551

Сухова Г. О некоторых вопросах защиты права на товарный знак. С.46.

552

См. п. 11 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак.

553

Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Указ. соч. С. 47–48.

554

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 645.

Content

Анна Рабец
Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы

Предисловие

Глава 1 Российское законодательство о товарных знаках: общая характеристика

1.1. Развитие отечественного законодательства о товарных знаках

1.2. Система российского законодательства о товарных знаках

Глава 2 Понятие и правовая сущность товарного знака

2.1. Понятие и признаки товарного знака

2.2. Виды товарных знаков

Словесные, изобразительные, объемные, комбинированные и иные товарные знаки

1. Словесные товарные знаки

2. Изобразительные товарные знаки

3. Объемные товарные знаки

4. Комбинированные товарные знаки

5. Особые виды товарных знаков

Обычные и общеизвестные товарные знаки

Индивидуальные и коллективные товарные знаки

2.3. Отличие товарных знаков от сходных объектов интеллектуальной собственности

1. Отличие товарных знаков от фирменных наименований

2. Отличие товарных знаков от наименований мест происхождения товаров

3. Отличие товарных знаков от промышленных образцов

4. Отличие товарных знаков от объектов авторского права

5. Отличие товарных знаков от знаков соответствия

6. Отличие товарных знаков от наименований доменов

7. Отличие товарных знаков от производственных марок и клейм

Глава 3 Возникновение и прекращение права на товарный знак

3.1. Основания возникновения права на товарный знак в РФ

3.2. Основания для отказа в регистрации товарного знака

3.3. Правовые аспекты процедуры регистрации товарных знаков

Подача правильно оформленной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Для того чтобы обозначение получило правовую охрану в качестве товарного знака, заявитель должен подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию в РФ товарного знака. В настоящее время заявка подается в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента (ФИПС). В качестве заявителя может выступать любой субъект, имеющий право на регистрацию на свое имя товарного знака. Как отмечалось, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 2) к субъектам права на товарный знак относятся юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Кроме того, заявка может быть подана через патентного поверенного, полномочия которого удостоверяются доверенностью (в простой письменной форме) заявителя.

Рассмотрение заявки в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Регистрация знака в Государственном реестре и выдача свидетельства на товарный знак

3.4. Прекращение правовой охраны товарного знака

Глава 4 Содержание права на товарный знак

4.1. Природа, содержание и пределы субъективного права на товарный знак

4.2. Правовые вопросы использования товарных знаков на современном этапе

4.3. Формы распоряжения товарным знаком

Глава 5 Защита права на товарный знак

5.1. Общие положения

5.2. Гражданско-правовые способы защиты прав владельцев товарных знаков

Заключение

Библиографический список использованной литературы

I. Нормативные материалы

II. Специальная литература

III. Материалы судебно-арбитражной практики и другие источники

Об авторе

Примечания